Fabricar en China: Minimizar los riesgos haciendo las cosas bien

Fabricación en China 101

La frase "Que vivas tiempos interesantes" se describe a menudo -e incorrectamente- como una "maldición" china. Aunque de hecho no existe una frase china equivalente, para las empresas que fabrican en China, estos son tiempos realmente interesantes.

Este larguísimo post pretende ofrecer una visión general de los retos de fabricar en China, así como de las estrategias para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. En él se describen los requisitos administrativos y normativos, los retos de los procesos y la producción, y los riesgos culturales y de mercado específicos.

Escribo este post después de recibir docenas de peticiones a lo largo de los años para "reunir en un solo lugar TODOS los aspectos básicos necesarios para fabricar en China con éxito". En este post, he tratado de incluir todo lo que es relevante cerca del 90 por ciento de las veces, mientras que no te atasques con las cosas que suceden el diez por ciento de las veces, o menos.

Sin embargo, cada negocio y cada empresa son diferentes, y la información y los consejos que aquí se ofrecen pretenden alertar a los directivos de las empresas sobre las consideraciones jurídicas específicas del entorno de la fabricación en China; no pretenden sustituir al asesoramiento jurídico personalizado. Puede que sea usted la empresa que realmente necesite ayuda jurídica con lo que he descrito anteriormente como cosas que ocurren un diez por ciento de las veces, o menos.

Pero sea cual sea su situación, le insto a que se ponga en contacto con nosotros si desea hablar de sus circunstancias específicas o cree que necesita ayuda para proteger a su empresa frente a sus fabricantes chinos.

Retos de la fabricación en China

Fabricar en un país extranjero puede ofrecer importantes ventajas -especialmente en términos de costes-, pero cuando las montañas son altas y el emperador (es decir, usted, el cliente) está lejos (山高皇帝远), pueden surgir problemas. La mejor manera de reducir la probabilidad de tener problemas con sus proveedores de productos chinos es reconocer que la mayoría de los problemas de fabricación en China se derivan de algo que el comprador del producto no hizo para evitar el problema. En otras palabras, depende sobre todo de usted reducir los riesgos.

Pero, ¿qué debe hacer exactamente para protegerse cuando fabrica en el extranjero? Empiece con estas seis medidas básicas:

1. Utilice un buen fabricante

Si no sabe cómo encontrar un buen fabricante, pague a alguien que sí sepa. Como mínimo, asegúrese de que la empresa a la que va a recurrir para fabricar sus productos existe realmente y tiene licencia para dedicarse a la actividad por la que le va a pagar. Si no puede permitirse hacer estas cosas, no debería fabricar en el extranjero. No es broma.

2. Utilizar acuerdos de buenas prácticas de fabricación

Los buenos contratos garantizan que su fabricante chino sepa lo que se le exige y lo que le ocurrirá si no cumple esos requisitos. Más de la mitad de los contratos de fabricación en el extranjero que ven nuestros abogados especializados en fabricación internacional carecen de valor porque han sido redactados por alguien que no sabe de fabricación o no conoce el derecho internacional, o ambas cosas. Muchos son peores que no utilizar ningún contrato.

3. Utilizar contratos detallados

Las fábricas extranjeras que se dedican a la fabricación por contrato tienden a hacer exactamente lo que usted les diga. Esto significa que debe transmitirles claramente qué es lo que quiere que hagan, y para ello sus instrucciones y especificaciones deben ser detalladas y estar en su idioma. Sea demasiado específico.

4. Visita a la fábrica

Su propio personal o una empresa externa de control de calidad deberían realizar visitas periódicas a su fábrica. Esto le permitirá asegurarse de que la fábrica entiende lo que usted quiere y le hará saber que usted se toma en serio su objetivo. También le humaniza a usted y les dice que realmente le importa y que no se limita a poner las cosas por escrito para quedar bien con sus propios compradores o para cumplir alguna normativa.

5. Inspeccione sus productos

Realice inspecciones periódicas del producto adecuadas al producto que está mandando fabricar.

6. Registre su propiedad intelectual

Si tiene propiedad intelectual (PI) que merezca la pena proteger (y casi todos los fabricantes la tienen), asegúrese de hacer todo lo que esté en su mano para protegerla dondequiera que fabrique sus productos y dondequiera que los venda. Esto significa marcas, patentes y/o derechos de autor.

Protección de los derechos de propiedad intelectual

Registrar marcas en China

El sistema chino de marcas es complicado: idiosincrásico, muy reglamentado y supervisado por examinadores caprichosos.

Entonces, ¿por qué no registrar las marcas de China a través del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas?

La solicitud única de Madrid hace que registrar una marca en China parezca fácil. Realmente fácil: todo lo que hay que hacer es marcar la casilla "China". Como resultado, los solicitantes de Madrid se dejan llevar por una sensación de complacencia, pero con demasiada frecuencia el resultado es un rechazo que podría haberse evitado con una solicitud nacional en China. Se supone que las solicitudes de Madrid son baratas y rápidas, pero solucionar los problemas de Madrid a posteriori no es ni lo uno ni lo otro.

La tramitación de marcas en China es muy mecánica; para la gran mayoría de las solicitudes, se presenta una solicitud, se espera 18 meses y, al cabo de ese tiempo, la marca se registra o se rechaza. (Una ligera simplificación, pero no mucho.) Por esta razón, el trabajo significativo para las solicitudes de marcas chinas se produce antes de presentar la solicitud.

En primer lugar, es esencial llevar a cabo una autorización de marca previa a la solicitud (también conocida como examen de marcas) para evaluar la posibilidad de registrar la marca. ¿Es la marca intrínsecamente distintiva? ¿Infringe las prohibiciones legales de China en materia de marcas? ¿Entra en conflicto con alguna marca preexistente?

A continuación, suponiendo que los resultados de la selección no le asusten, debe determinar en qué clase(s) presentar la solicitud y los productos o servicios específicos ("artículos") que abarcará la marca. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque la Oficina China de Marcas (CTMO) divide cada clasificación de Niza en un sistema único de subclases. A efectos de registro de marcas, cada subclase se trata de forma independiente: una marca para un artículo de una subclase determinada cubre todos los artículos de esa subclase, pero no es efectiva para los artículos de ninguna otra subclase.

Cuando presenta una solicitud nacional china, usted determina las subclases que desea que abarque su solicitud. Pero cuando presenta una solicitud en Madrid, su lista de artículos va directamente a un examinador de marcas de la CTMO, que decidirá a partir de su lista en qué subclases deben incluirse los artículos sin consultarle. Esta falta de consulta, combinada con el conocimiento a menudo tenue del inglés (o francés o español) por parte de los examinadores, significa que las descripciones imprecisas de los artículos pueden dar lugar a problemas tanto de inclusión excesiva como de inclusión insuficiente.

Es posible realizar un examen previo a la solicitud antes de presentar una solicitud en Madrid, y es posible elaborar una descripción de los elementos en una solicitud en Madrid que se ajuste al sistema chino de subclases. Pero para ello es necesario trabajar con un abogado o agente de marcas con experiencia en China, y costará casi lo mismo y llevará casi tanto tiempo como una solicitud nacional. En otras palabras, se pierden todas las ventajas del Sistema de Madrid, pero se mantienen todas las desventajas.

Por último, aunque su marca del Sistema de Madrid se registre en China sin problemas, es posible que tenga problemas para hacer valer sus derechos. Una vez registradas, el único certificado oficial para las marcas del Sistema de Madrid es el que expide la OMPI. China no expide su propio certificado de marca. En teoría, esto no debería ser un problema, ya que el certificado de la OMPI debería ser suficiente para hacer valer sus derechos de marca en virtud de la legislación china. En la práctica, a los burócratas chinos y a los representantes del servicio de atención al cliente de comercio electrónico les importan un bledo las obligaciones de China ante la OMC. La mayoría de las veces, antes de mover un dedo contra una fábrica o un sitio web infractores, exigirán una copia de un certificado de marca china expedido por la CTMO. Es bastante fácil solicitar un certificado de marca china basado en un registro de la OMPI, pero se tarda entre tres y cinco meses más en obtenerlo. Eso puede parecer una eternidad cuando tu marca está siendo anulada.

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Registro de patentes de diseño en China

Una patente de diseño en China es generalmente análoga a una patente de diseño en EE.UU. o a un diseño comunitario en la UE y cubre diseños de productos novedosos que (1) incorporan formas, patrones y/o colores, (2) son ricos en atractivo estético y (3) son aptos para su aplicación industrial. China registra las patentes de diseño sin realizar un examen sustantivo de la solicitud de patente de diseño, por lo que no cuesta mucho conseguir una. Los exámenes sustantivos sólo tienen lugar si un tercero impugna la validez de una patente después de su registro. El solicitante de una patente de diseño sólo tiene que presentar una solicitud a la SIPO que cumpla los requisitos de procedimiento, especialmente en lo que respecta al formato adecuado de los documentos y dibujos.

En consecuencia, en muchas circunstancias las empresas deben registrar una patente de diseño para sus productos. Si no lo hacen, lo hará otro y entonces se verán obligadas a impugnar esa patente en China (lo que es relativamente caro y lleva mucho tiempo) o simplemente a abandonar China.

A pesar de que muchas de las patentes de diseño en China no son más que ligeras modificaciones de diseños de productos existentes, pueden tener un valor sustancial porque sus propietarios pueden demandar por infracción de patente y registrar la(s) patente(s) en las aduanas chinas y hacer que los productos falsificados o imitados sean incautados en la frontera. Incluso si usted no cree que su diseño sea lo suficientemente novedoso como para ser patentado, tiene la ventaja de ser el primero en solicitar una patente de diseño china, simplemente porque su patente de diseño será válida hasta que sea impugnada con éxito por un tercero. Una patente china de diseño concede a su titular el uso exclusivo de las características estéticas de un producto, no de su parte funcional. En otras palabras, la patente se refiere al aspecto del producto, a su apariencia externa.

Pero, ¿qué significa realmente tener una patente de diseño en China?

Un caso típico de patente de diseño comienza con una llamada telefónica de una empresa occidental en la que se nos informa de que una empresa china (normalmente una empresa que ya conoce y que suele ser su fabricante o un competidor) acaba de ponerse en contacto con la empresa occidental (o con la empresa china que fabrica el producto de la empresa occidental) y le dice que el producto de la empresa occidental infringe la patente de diseño china de la empresa china. La empresa china amenaza entonces con demandar a la empresa occidental (y/o a su fabricante chino) por daños y perjuicios por infracción de patente y con impedir que cualquier producto "infractor" de la empresa occidental salga de China.

Aunque las aduanas chinas bloquean con frecuencia la salida de productos de China debido a reclamaciones de infracción de marcas, el bloqueo de productos debido a una reclamación de patente de diseño es considerablemente menos común. Por lo general, las aduanas chinas exigen a la parte que desea bloquear la salida de un producto de China que deposite una fianza considerable, que luego queda a disposición de la parte cuyo producto ha sido bloqueado por las aduanas. Muchas más empresas están dispuestas a asumir este riesgo para impedir que salgan de China productos que infringen una marca que las que están dispuestas a asumirlo por una reivindicación de patente de diseño.

¿Cuál es la mejor manera de evitar el secuestro de patentes de diseño? Registre primero su patente de diseño, antes de que nadie pueda hacerlo. Si quiere estar seguro de que sus productos no serán retenidos en la frontera china por una reclamación de PI, debería obtener tanto una marca como una patente de diseño.

Registro de la propiedad intelectual en las aduanas chinas

Las aduanas chinas bloquearán la entrada o salida de productos que infrinjan la propiedad intelectual china. La parte de "salir de China" es la razón por la que es 100% esencial que registre su PI en China, incluso si todo lo que hace en China es que sus productos se fabriquen allí. La parte de salir de China es también la razón por la que suele tener sentido que las empresas extranjeras que han registrado su propiedad intelectual en China la registren también en las aduanas chinas.

Aunque la fabricación en China está en declive, China sigue fabricando mucho más que cualquier otro país del mundo y sigue siendo, con diferencia, el centro mundial de falsificación de productos. Si registra su propiedad intelectual en China y la registra también en las aduanas chinas, estará en condiciones de impedir que las versiones falsificadas de sus productos salgan de China con destino a cualquier parte del mundo.

¿Debe registrar sus derechos de autor en China?

Los derechos de autor se protegen automáticamente en China en virtud del Convenio de Berna, pero para poder demandar rápidamente por una violación de los derechos de autor y tener una protección total de los derechos de autor en China, casi siempre tiene sentido presentar los derechos de autor allí. Al igual que en Estados Unidos y la UE, basta con presentar una pequeña parte del código del software para garantizar la protección de los derechos de autor de todo el programa.

Acuerdos NNN en China

Nos encantan los acuerdos NNN para China. Son rápidos, baratos, fáciles, reveladores y eficaces.

Si en el transcurso de sus negocios en China va a revelar algo (por ejemplo, a socios o proveedores) que no desea que se haga público, debería considerar la posibilidad de firmar un acuerdo NNN. Si va a mostrar sus productos, prototipos o diseños a una fábrica china, debería plantearse un acuerdo NNN. Si no quiere que el fabricante chino compita con sus productos, debería plantearse un NNN.

Pero lo más importante que hay que saber sobre los acuerdos NNN en China es que en realidad no deberían ser un acuerdo NDA; deberían ser acuerdos NNN específicos para China, porque los acuerdos NDA al estilo occidental no funcionan en China y, la mayoría de las veces, utilizar uno es peor que no tener ninguna protección.

Los acuerdos de confidencialidad prohíben a su contraparte china revelar sus secretos. No les impiden competir contra usted o hablar a sus espaldas con sus clientes o con cualquier otra persona. Para evitar estos comportamientos, necesita un acuerdo NNN (de no utilización, no divulgación y no elusión) chino.

1. Sin uso

La no utilización requiere que su fábrica se comprometa a no hacer uso de su idea/concepto/producto de forma competitiva con usted, la parte divulgadora. El punto crítico es que esta obligación surge por contrato. Esta protección no se basa en derechos de propiedad abstractos derivados de la legislación sobre propiedad intelectual. La prohibición le protege no porque su concepto esté clasificado como alguna forma de propiedad intelectual, como una marca comercial, un derecho de autor, una patente, una obra máscara o incluso un secreto comercial. La fábrica tiene prohibido utilizar su trabajo porque ha firmado un contrato que le prohíbe utilizarlo. Conseguir que una fábrica firme un contrato con una cláusula de no utilización significa que no hay necesidad de buscar fuera de ese contrato otros ámbitos del derecho para que usted (y los tribunales chinos) puedan controlar el comportamiento de la fábrica china.

2. No divulgación

El siguiente elemento de un acuerdo NNN es la confidencialidad. Este es el núcleo de un acuerdo de confidencialidad. Sorprendentemente, no tiene por qué preocuparle que su contraparte china revele la información que usted quiere mantener en secreto a un tercero no relacionado. Esto se debe a que las empresas chinas no suelen tener ningún interés en que otros se enteren de sus cosas buenas. Si quieren utilizar su concepto, quieren utilizarlo para sus propios fines, no para divulgarlo a otros.

Pero si usted prohíbe a una fábrica china hacer uso directo de su concepto, la fábrica china tiene ahora un problema. La astuta entidad china no infringirá directamente su prohibición de no utilización; simplemente revelará su información a alguien de su grupo empresarial y, a continuación, alegará con exactitud que no ha infringido la prohibición de no utilización porque no es ella la que hace uso de su información protegida.

Por esta razón, es importante que entienda el tipo de grupo con el que está tratando y debe dejar claro en su acuerdo NNN que la divulgación está específicamente prohibida dentro del grupo y que, si se produce alguna infracción por parte de cualquier miembro del grupo, la fábrica que firmó su acuerdo NNN e hizo la divulgación es plenamente responsable. A menudo, es necesario educar a su contraparte china sobre esta cuestión, ya que las empresas chinas no suelen considerar que la divulgación a un miembro de su propio grupo constituya una violación de la prohibición de divulgación.

3. No elusión

Por último, hay que tener en cuenta la no elusión. La fábrica china sabe que usted compra el producto al precio de China, le añade un margen y lo vende con beneficio en el mercado extranjero. En esta situación, es natural que la fábrica china se esfuerce por obtener una lista de clientes a los que vender el producto al precio chino. Después de revisar su lista de clientes, empiezan a comercializar "su" producto en el resto del mundo. ¿Qué harían sus clientes si les ofrecieran su producto por un 50% menos? En muchos sectores (especialmente en aquellos en los que la calidad y el servicio son fundamentales), la mayoría de los clientes dirían que no. Pero en muchas otras industrias -incluidos los productos de consumo- rápidamente y de manera casi uniforme dicen que sí.

Tenga en cuenta también que si no ha registrado su marca y/o logotipo como marca propia en China, nada impide que su fabricante chino ponga "su" marca y/o logotipo en esos mismos productos y los venda en cualquier país en el que usted no tenga la marca correspondiente.

Esto es elusión, y usted debe prohibir la elusión por contrato. No hay otra forma de hacerlo. Un buen acuerdo NNN es su única protección.

Por último, siempre redactamos nuestros Acuerdos NNN en chino e inglés. La versión china es la oficial y la inglesa es sólo una traducción para nuestros clientes anglófonos. Hacerlos en chino significa que los tribunales chinos podrán entenderlos mejor y ejecutarlos más rápidamente. También elimina el argumento de la otra parte de que no sabía lo que firmaba.

Redactar un contrato de fabricación

Un contrato de fabricación con su fabricante chino debe, entre otras cosas, darle instrucciones precisas para fabricar su producto a medida. Debe indicarle las especificaciones de su producto, los materiales que debe utilizar para fabricarlo, el embalaje y el envoltorio que debe utilizar (o su subcontratista) para cubrirlo e incluso enviarlo. Y lo que es más importante, debe protegerle de su fabricante estableciendo lo que éste no puede hacer y lo que ocurre si hace alguna de esas cosas. A modo de ejemplo, debe establecer que el fabricante no puede enviarle productos defectuosos, entregarle su producto con retraso, fabricar su producto para terceros o robarle su propiedad intelectual.

Algunas de las consideraciones, cuestiones y preguntas importantes que deben tenerse en cuenta al redactar un acuerdo de fabricación en China:

1. Decida si el acuerdo con sus fabricantes será exclusivo o no exclusivo.
2. Decidir las obligaciones de venta de los fabricantes. Existen básicamente dos alternativas.
   • Los fabricantes están obligados a producir el producto en virtud de cualquier orden de compra que usted presente, y el hecho de que no produzcan al precio acordado constituiría un incumplimiento. En ese caso, es casi seguro que se le exigirá que compre una cantidad mínima de producto durante un periodo de tiempo determinado. Este planteamiento es el mejor si quiere garantizar el suministro y que los fabricantes cumplan sus compromisos de precio.
   • O bien, obligue a sus fabricantes a producir productos sólo para los pedidos de compra que acepte. En otras palabras, tendrán derecho a no aceptar pedidos de compra, a su discreción. La ventaja para usted es que no estará obligado a comprar ninguna cantidad concreta de producto. La desventaja es que no hay garantía de suministro y no hay forma de obligar a los fabricantes a respetar ningún compromiso de precios.

3. Decida si desea o no identificar puertos de entrega específicos. Si va a tener varios puertos y lugares de entrega en algunos de los países en los que va a recibir el producto, el puerto/lugar de entrega debe especificarse en las órdenes de compra y no en los acuerdos de fabricación.
4. Decida las condiciones de pago, por ejemplo, pago 30 días después del envío o 30 días después de la inspección. Si prevé el pago 30 días después del envío, tendrá que determinar cuándo inspeccionará el producto. Lo mejor es realizar la inspección antes del pago, pero no siempre es posible.
5. Decide el periodo de garantía.
6. Decidir sobre las disposiciones de protección de secretos comerciales/IP, por ejemplo, una penalización monetaria por incumplimiento que podría ser tanto una penalización a tanto alzado como un porcentaje de las ventas. Estas sanciones deben ser lo suficientemente elevadas como para preocupar al fabricante, pero no tanto como para asustarle y hacer que no firme.
7. Decidir sobre las disposiciones relativas al utillaje, que pueden prever una serie de penalizaciones a tanto alzado. Los fabricantes suelen negarse a devolver los utillajes, y la forma más eficaz de controlar esta situación es establecer una penalización importante en forma de suma a tanto alzado en caso de negativa.

Otras consideraciones a tener en cuenta al redactar un contrato de fabricación son:

Pruebas de productos: ¿Dónde y cómo probará su producto? ¿Realizará usted las pruebas de forma independiente en China o esperará a recibir el producto en su país de origen? ¿Pedirá a la fábrica china que realice las pruebas y le facilite los resultados? Si va a realizar sus propias pruebas independientes en China, es importante que establezca el procedimiento de prueba por escrito.

Coste de preparación de la fabricacións:Es posible que su fábrica le pida que pague por adelantado algunos de los costes de preparación de la fabricación. Aunque esto es normal, es importante aclarar esos costes y obtenerlos por escrito.

Precios de los productos: Usted querrá fijar sus costes, especialmente teniendo en cuenta el comprensible deseo de su fábrica de protegerse de los aumentos en los costes de los materiales. La forma normal de fijar los precios de este tipo de artículos en China es la siguiente:

1. El precio del producto se fija durante un periodo determinado, por ejemplo, un año. El fabricante chino asume el riesgo de precio durante este tiempo, tanto por las variaciones en los precios de los componentes como por el riesgo de tipo de cambio RMB/USD.
2. Lo más fácil es que el fabricante incorpore el coste de los artículos de los proveedores homologados y asuma el riesgo de las variaciones de precios. A menudo, el fabricante calcula ese importe a coste+ para cubrir el riesgo y los costes de compra anticipada y almacenamiento.

Si tu fabricante no está dispuesto a hacer lo anterior, el precio que te da no es realmente un precio fijo y puede cambiar con el tiempo. El riesgo en esta situación depende de la integridad y la reputación del fabricante. Algunos fabricantes chinos duplican o triplican sus precios una vez iniciada la producción y después de que usted se haya visto obligado a utilizarlos como fabricantes. Los fabricantes reputados sólo suelen subir sus precios cuando se ha producido un cambio sustancial en los precios de los componentes.

Costes de embalaje del producto: Debe quedar claro quién es responsable del diseño, la producción y el pago del embalaje. También debe quedar claro cómo se incluirán los costes de envasado en el coste final del producto. Es importante acordar estos costes por escrito.

Duración del contrato de fabricación: ¿Cuál será la duración de este contrato?

Los tres tipos principales de contratos de fabricación

La mayoría de los contratos de fabricación implican uno de los tres tipos diferentes de acuerdos de fabricación: Fabricación de Equipo Original (OEM), Fabricación por Contrato (CM) y Fabricación de Diseño Original (ODM). Estos tres tipos de acuerdos influyen en diversas cuestiones jurídicas inherentes a la fabricación en el extranjero.

1. Fabricación de equipos originales (OEM)

En este acuerdo, el comprador adquiere de una fábrica un producto que ya está siendo fabricado por esa fábrica. A continuación, el comprador "empaqueta" el producto con su propia marca y logotipo. El comprador y la fábrica pueden acordar ciertos cambios cosméticos (color, forma, pequeñas características añadidas) que personalizan aún más el producto para el comprador.

En un acuerdo OEM, los derechos de propiedad intelectual (PI) suelen estar claros: el comprador es propietario de su marca (marcas, logotipos y envases) y la fábrica es propietaria del producto. Las dificultades surgen cuando el producto se personaliza. ¿A quién pertenece la propiedad intelectual una vez que el comprador ha introducido cambios en el producto? Un acuerdo OEM puede aportar claridad en este punto. Por lo general, el comprador trata de impedir que la fábrica utilice la personalización para vender el producto base a terceros.

2. Fabricación por contrato (CM)

Con la fabricación por encargo en China, el comprador dispone de un diseño de producto totalmente desarrollado. Tradicionalmente, este diseño era de un producto que había sido fabricado previamente por el comprador. Más recientemente, el producto es un nuevo diseño que se fabrica por primera vez en el extranjero. En un acuerdo de MMC, la propiedad puede parecer sencilla: el comprador extranjero posee toda la PI, tanto del diseño como de la marca, y la fábrica no posee nada. En la práctica, sin embargo, la división no siempre es tan clara. Por ejemplo, la fábrica puede cambiar el diseño de su producto y utilizar esos cambios de diseño para modificar sus propios productos que vende en competencia directa con los suyos. Las dificultades existen en todos los proyectos de fabricación por contrato, y pueden resolverse con un acuerdo claro y por escrito.

3. Fabricación de diseño original (ODM)

Como los fabricantes externos son cada vez más competentes desde el punto de vista técnico, los compradores extranjeros han empezado a llegar a acuerdos en los que sus fábricas en el extranjero realizan parte o todo el trabajo de diseño del producto. Hay muchas variantes de este planteamiento. En su forma más básica, el comprador extranjero proporciona planos y una hoja de especificaciones, y la fábrica en el extranjero realiza el resto del trabajo en consulta con el comprador.

En un acuerdo de ODM, la pregunta obvia es: ¿a quién pertenece el diseño del producto? Tanto el comprador extranjero como su fábrica en el extranjero pueden reclamar la propiedad del diseño utilizando argumentos contradictorios. La fábrica en el extranjero aceptará fabricar el producto en exclusiva para el comprador extranjero, pero éste no tiene derecho a que el producto lo fabrique una fábrica ajena. Esta posición puede ser una mala sorpresa para el comprador extranjero, sobre todo cuando su fábrica en el extranjero anuncia de repente que duplicará el precio de fabricación del producto.

Estas cuestiones pueden complicarse aún más cuando el producto incorpora o se basa en tecnología claramente propiedad de la fábrica extranjera. En este contexto, la fábrica suele afirmar que el comprador puede ir donde quiera para fabricar la parte del diseño del producto que le pertenece, pero que ninguna fábrica ajena puede hacer uso de la tecnología propiedad de la fábrica en el proceso de fabricación. Consideremos el caso de un comprador extranjero que ha invertido un tiempo y un esfuerzo considerables en desarrollar el diseño de un producto sólo para enterarse al cabo de un año de que su fábrica en el extranjero ha decidido rescindir el acuerdo de fabricación.

No existe una respuesta sencilla por defecto a estas difíciles cuestiones; la única forma de resolverlas es redactar por adelantado un acuerdo detallado por escrito sobre la ODM, en el que se establezca una vía de resolución que sea justa para ambas partes. En la mayoría de los países, la ley favorece la posición de la fábrica. A falta de un acuerdo claro sobre cómo proceder, el comprador extranjero perderá casi siempre.

Acuerdos de desarrollo deproductos en China

Las empresas extranjeras que subcontratan la fabricación de sus productos a China suelen codesarrollar sus productos con fabricantes chinos. En algunos casos, la empresa extranjera ha completado el desarrollo de su producto y la única participación del fabricante chino consiste en prepararse para fabricar el producto en grandes volúmenes. En otros casos, la empresa extranjera sólo tiene una "idea" general del producto y el fabricante chino se encarga de convertir los garabatos de la empresa extranjera en un producto comercial viable. A veces, tanto el fabricante chino como la empresa extranjera aportan tecnología y conocimientos técnicos, de modo que el producto final es una mezcla de las contribuciones de ambas partes.

La fase de desarrollo del producto es la de mayor riesgo para las empresas extranjeras que fabrican en China, pero también es la fase más descuidada por las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras utilizan acuerdos NNN en la fase de búsqueda de fábrica y acuerdos OEM en la fase de producción, pero rara vez utilizan acuerdos de desarrollo de productos.

Este es un gran error que a menudo conduce a uno de dos desastres para la empresa extranjera.

El primer desastre puede ocurrir cuando el fabricante chino no cobra nada a la empresa extranjera por el trabajo de desarrollo del producto. En estas situaciones, el fabricante chino suele alegar que la propiedad intelectual del producto desarrollado es suya y se ofrece generosamente a fabricar el producto en nombre de la empresa extranjera al precio, pago, cantidad, calidad y condiciones de entrega que elija el fabricante chino. Por escandalosos que sean los precios u otras exigencias del fabricante chino, poco puede hacer la empresa extranjera porque esperó a que terminara el desarrollo para plantearse quién se quedaría con "su" propiedad intelectual.

El segundo desastre se debe a que las empresas extranjeras no tienen en cuenta las cuestiones de procedimiento necesarias para desarrollar con éxito un producto. Con demasiada frecuencia, las empresas extranjeras asumen erróneamente que los fabricantes chinos pueden desarrollar cualquier producto dentro de los ajustados plazos y las estrechas tolerancias que exigen las empresas modernas. Esto suele llevar a lo siguiente:

• El producto nunca se completa o nunca funciona correctamente.
• El producto no se completa hasta que ha pasado la oportunidad de mercado.
• El coste del producto acaba siendo muy superior al previsto.

La única buena manera de abordar los riesgos de desarrollo de productos mencionados es con un acuerdo de desarrollo de productos aplicable en China. Un buen acuerdo de desarrollo de productos cubre el periodo entre la fase del acuerdo NNN, en la que se está decidiendo qué fabricante chino utilizar, y la fase del acuerdo OEM, en la que ya se ha seleccionado al fabricante chino y se sabe exactamente qué se va a fabricar.

Un buen acuerdo de desarrollo de productos suele incluir disposiciones que abordan los siguientes aspectos:

1. El producto a desarrollar.
2. Las tecnologías que aportarán la empresa extranjera y el fabricante chino.
3. Quién proporcionará las especificaciones del producto y de qué forma.
4. A quién pertenecerán los derechos de propiedad intelectual del producto resultante.
5. ¿Quién pagará los costes de desarrollo del producto?
6. ¿Quién pagará los moldes y el utillaje?
7. Fijación de hitos. A menudo, los fabricantes chinos aceptan realizar el trabajo de desarrollo, pero no lo hacen a tiempo. El acuerdo de desarrollo del producto debe ofrecer incentivos para que el fabricante chino cumpla los hitos y una penalización si no lo hace.

Los fabricantes chinos suelen preferir cubrir todos los costes de desarrollo del producto porque quieren ser propietarios del producto resultante, y las empresas extranjeras suelen aceptarlo con demasiada frecuencia, sin darse cuenta de que esto probablemente significa que el fabricante chino acabará quedándose con el producto y su correspondiente propiedad intelectual.

Gestión de riesgos en la fabricación en China

Lista de comprobación de la conformidad de la fabricación en China

Si se ha familiarizado con las leyes chinas aplicables y su empresa ha hecho todo lo posible por cumplirlas, las probabilidades de que su empresa se meta en un lío legal en China son bajas. Hemos ayudado a innumerables empresas extranjeras a hacer frente a incumplimientos de la normativa china, y muy pocas veces hemos llegado a la conclusión de que nuestro cliente fue señalado sin una buena razón. Incluso cuando nuestro cliente no había hecho nada malo, podíamos entender por qué el gobierno chino había pensado inicialmente lo contrario.

Además, las empresas extranjeras a las que representamos son ahora mucho más conscientes de la necesidad de cumplir la normativa. Realmente hace años que ninguno de nuestros clientes excusa su incumplimiento alegando que "todo el mundo lo hace". Y, sin embargo, seguimos recibiendo muchas llamadas de empresas que ponen esta excusa después de haber sido sorprendidas operando ilegalmente. Adivinen qué: en China, como en casi todo el mundo, no es excusa.

Pero, ¿qué debe hacer exactamente ahora para asegurarse de que cumple la legislación china?

Cumplimiento corporativo

¿Siguen estando las actividades de su empresa cubiertas por el ámbito de actividad utilizado durante su registro? Si se registró como empresa de importación y exportación y ahora posee una fábrica, debe hacer algunos cambios. ¿Su empresa se encuentra en un lugar distinto del que figura en su licencia de actividad? Eso también requiere un cambio. ¿La persona que figura como representante legal de su empresa sigue en su empresa y sigue siendo la persona que usted quiere en este puesto? ¿Y el director general? ¿El supervisor? ¿Ha habido algún cambio en la empresa matriz?

Cumplimiento de la normativa laboral en China

La legislación laboral china es complicada, localizada y favorable al empleado. Asegúrese de que tiene acuerdos de empleo por escrito con todos sus empleados en China, nacionales y extranjeros. Revise y actualice su manual del empleado (también conocido como Normas y Reglamentos del Empleador). Revise y actualice todos los demás documentos relacionados con el empleo, desde las cartas de oferta hasta los acuerdos de despido y todo lo demás. Asegúrese de que, por lo demás, cumple la normativa: ¿están actualizados los permisos de trabajo y residencia de todos sus empleados no chinos? ¿Ha obtenido la aprobación de la oficina de empleo local para los empleados con un horario de trabajo no estándar? ¿Ha obtenido todas las renovaciones necesarias para esos empleados? ¿Realiza los pagos correspondientes a la seguridad social de cada empleado?

Cumplimiento fiscal en China

A veces es necesario contratar a una empresa de contabilidad local competente. Por supuesto, sus contables deben entender la legislación fiscal china, pero también deben tener al menos un conocimiento rudimentario de la legislación fiscal de su país de origen. Por ejemplo: asegúrese de que sus precios de transferencia están actualizados y reflejados con precisión en sus contratos y de que sus márgenes de beneficio son lo suficientemente altos como para mantener a raya a las autoridades fiscales chinas.

Cumplimiento de las normas de PI en China

Con frecuencia recibimos llamadas de empresas extranjeras que hacen negocios en China y que han dejado que sus registros de PI en China se desordenen (o que nunca organizaron su PI en primer lugar). La mayoría de las veces, son los abogados especializados en propiedad intelectual en China de mi bufete los que detectan el problema. Incluso si registró todo adecuadamente cuando llegó por primera vez a China, ¿se ha mantenido al día con los nuevos productos/servicios o marcas? ¿Está registrando las patentes de diseño antes de lanzar sus productos al mercado? ¿Tiene suficientes pruebas del uso de la marca para evitar una cancelación por falta de uso? ¿Ha redactado y registrado correctamente los acuerdos de licencia de marca? ¿Está aprovechando al máximo el sistema de marcas de China para proteger su marca, eslóganes y logotipos?

Cumplimiento de contratos en China

Muchas empresas extranjeras hacen negocios en China de forma que les resulta casi imposible hacer valer sus derechos contractuales. ¿Tiene acuerdos por escrito con todas sus fuentes y clientes importantes? ¿Utiliza los servicios de un abogado para redactar sus acuerdos de diseño/fabricación/licencia/compra/etc.? ¿Están redactados en chino? ¿Se aplican conforme a la legislación china?

Dedique tiempo ahora a lo anterior para evitar tener que dedicar mucho más tiempo después.

¿Debe registrar sus derechos de autor en China?

Los derechos de autor se protegen automáticamente en China en virtud del Convenio de Berna, pero para poder demandar rápidamente por una violación de los derechos de autor y tener una protección total de los derechos de autor en China, casi siempre tiene sentido presentar los derechos de autor allí. Al igual que en Estados Unidos y la UE, basta con presentar una pequeña parte del código del software para garantizar la protección de los derechos de autor de todo el programa.

¿Y el seguro?

A las empresas que compran productos en China suele convenirles más contratar su propio seguro de productos que depender de sus proveedores. La mejor protección suele conseguirse recurriendo a un corredor de seguros que conozca su sector para obtener una póliza que cubra específicamente sus productos y riesgos. Aunque exigir a su fabricante chino que contrate su propio seguro puede parecer una solución fácil, contratar su propia cobertura de responsabilidad civil por productos defectuosos suele ser una mejor opción.

Protegerse de los estafadores

¿Qué puede hacer para evitar los problemas de las fábricas chinas? La respuesta rápida es conocer su fábrica antes de contratar con ella y, sobre todo, antes de enviarle dinero. La forma de conocer a su fábrica es realizar la diligencia debida sobre ella. El mínimo de diligencia debida en su potencial socio de fabricación en China debe incluir lo siguiente:

1. Obtenga el nombre real de la empresa china del fabricante chino. A continuación, puede verificarlo comparándolo con la licencia comercial de la empresa.
2. Compruebe en el registro oficial del gobierno chino si su fabricante chino está realmente registrado como empresa china.
3. Compruebe la capitalización de su fabricante chino para ver si es lo suficientemente grande y está bien financiado para hacer frente a su propuesta de acuerdo.
4. Compruebe si los directivos y accionistas de la empresa china tienen algún conflicto de intereses por ser propietarios de otras empresas. Esto es bastante habitual y suele explicar por qué insisten en que utilices determinados subproveedores.
5. Compruebe el estado operativo actual de la empresa china: Abierta, Operaciones irregulares o Revocada. Hemos descubierto que los posibles socios comerciales chinos de nuestros clientes habían sido incluidos en la lista de "operaciones irregulares" por las Oficinas de Supervisión y Administración del Mercado de sus distritos. Las razones por las que una empresa es señalada como tal suelen ser dificultades financieras y mala gestión. No conviene hacer negocios con una empresa así, porque las consecuencias de que una empresa sea señalada como de operaciones irregulares incluyen:
   • Cuentas y actividades bancarias restringidas o congeladas.
   • Se restringen o prohíben los servicios y licencias proporcionados por las administraciones públicas.
   • Se imponen sanciones administrativas. Por ejemplo, no notificar a la Oficina un cambio en la dirección registrada conlleva una multa de 10.000 a 100.000 RMB.
   • Los responsables de la empresa restringida. Además, si la empresa lleva tres años señalada, pasará a formar parte de la lista de empresas que han infringido gravemente la ley.
     Estamos viendo muchos más fabricantes chinos en la lista de operaciones irregulares que antes. Peor aún, también estamos viendo más fabricantes chinos que aparecen en la lista de "operaciones revocadas".
6. Asegúrese de que el gobierno chino ha autorizado a su fabricante chino (por su ámbito de negocio) a hacer el tipo de negocio que se propone hacer con usted. Las empresas chinas deben especificar en sus estatutos el ámbito de actividad previsto, que está sujeto a la aprobación de las autoridades gubernamentales de registro.
7. Compruebe el historial del fabricante chino con el que podría hacer negocios. La mayoría de las empresas falsas no se molestan en crear un historial comercial. Si una empresa no tiene un historial que usted pueda verificar, debería considerar seriamente alejarse de ella.
8. Averigüe qué propiedad y qué PI posee su fabricante chino. Las empresas que poseen propiedad y/o PI tienen muchas menos probabilidades de estafarte que las que no.
9. Compruebe el historial de litigios de su fabricante chino y si ha tenido problemas con el gobierno y con qué frecuencia. Una empresa que es multada constantemente por el gobierno y/o demandada constantemente por los compradores de sus productos no es una buena empresa con la que hacer negocios.
10. Tenga un buen contrato de fabricación centrado en China con sus fabricantes chinos. Si la empresa china se declara formalmente en quiebra (lo que ocurre) y si le quedan algunos activos (lo que también ocurre) y si tienes un contrato de fabricación centrado en China, al menos tienes una oportunidad de recuperar parte o la totalidad de tu dinero.
11. Pague lo menos posible hasta que el producto haya llegado y se haya comprobado su calidad. Una de las mejores cosas que puede hacer para reducir los riesgos de la compra de productos chinos es retrasar todo o casi todo el pago hasta que haya confirmado la entrega de un producto conforme. Pero pocos fabricantes chinos aceptarán esto, y menos aún lo harán los fabricantes chinos que pretendan estafarle.
12. Usa el sentido común. Si un fabricante parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Señales de alarma:
    • Precios propuestos increíblemente buenos
    • Plazos de entrega poco realistas
    • Algunas preguntas sobre los detalles del trabajo
    • No responden a sus preguntas

Su fabricante es su principal competidor

Si decide fabricar en China, estará enseñando a su fabricante chino a competir con usted. ¿Y adivina qué? Es perfectamente legal que su fábrica china copie sus productos, a menos que tenga un contrato que lo prohíba. También es perfectamente legal que utilicen su marca en China (o incluso que registren su marca como marca propia) si usted no ha registrado su marca como marca en China.

Hace años, era habitual hacer negocios en China sin contrato. Antes de que China contara con una legislación comercial moderna y tribunales capaces de resolver los conflictos comerciales, este enfoque informal tenía sentido porque no había alternativa.

Para presentar con éxito una demanda contra una empresa china, debe existir un contrato escrito entre las partes, ejecutado por ambas partes de acuerdo con los requisitos de la legislación china. A diferencia de lo que ocurre en EE.UU. o la UE, los tribunales chinos rara vez permiten probar la existencia de un contrato juntando piezas evidenciadas por POs dispersos, facturas, correos electrónicos y llamadas telefónicas desesperadas. El tribunal insistirá en un acuerdo por escrito que nombre sin ambigüedades a las partes y proporcione la base del acuerdo.

Además, el contrato debe ser ejecutable en China. En la práctica, los tribunales chinos rara vez ejecutan sentencias extranjeras, y puede ser bastante difícil conseguir que ejecuten un laudo arbitral extranjero. Un contrato ejecutable en China debe cumplir las siguientes normas básicas:

1. El contrato se rige por la legislación china. En virtud de la legislación china, está permitido estipular que el contrato se rija por una ley extranjera. Sin embargo, estipular que se rija por una ley extranjera prácticamente garantiza el fracaso ante un tribunal chino, porque los tribunales chinos exigen que la parte pruebe todos los elementos pertinentes de la ley extranjera. Esto es un desastre por varias razones. En primer lugar, probar el derecho extranjero es caro. En segundo lugar, probar el derecho extranjero conlleva retrasos. En tercer lugar, los demandados hábiles impugnarán la aplicación de la ley extranjera, haciendo que su caso e incluso cualquier sentencia que reciba sean inciertos.
2. La lengua que rige el contrato es el chino. Con arreglo a la legislación china, es permisible establecer que la lengua rectora del contrato sea una lengua extranjera, como el inglés. Sin embargo, hacerlo casi siempre conduce al desastre. Los tribunales chinos sólo aceptan documentos en chino, lo que significa que el contrato debe traducirse al chino. La traducción no la harán las partes, sino un traductor designado por el tribunal. A menudo, el traductor no está especialmente cualificado y la traducción resultante es simplemente errónea. Incluso cuando la traducción es correcta, el demandado suele impugnarla, lo que provoca retrasos y, en última instancia, incertidumbre en la decisión. Hacer que otra persona traduzca su contrato después de que usted lo haya demandado significa que usted ni siquiera sabe exactamente qué es lo que está demandando. También sabemos de tribunales chinos que simplemente se niegan a entender de casos que implican contratos en un idioma que no sea el chino.
3. El contrato debe ser ejecutable en un tribunal chino con jurisdicción sobre el demandado. Esto significa normalmente la jurisdicción de un tribunal del distrito donde el demandado tiene su sede principal. China cuenta con excelentes tribunales nacionales de arbitraje con amplia experiencia en la resolución de litigios extranjeros. Pero el litigio suele ser una alternativa mejor por varias razones. En primer lugar, en los litigios con empresas chinas más pequeñas, existe la preocupación de que la empresa disipe sus activos antes de que pueda obtenerse una sentencia. Los tribunales chinos pueden dictar una orden de embargo prejudicial para evitarlo. Además, una orden de embargo prejudicial suele convencer a las pequeñas empresas chinas de que resuelvan el asunto rápidamente. En segundo lugar, el demandante en un litigio con una empresa china a menudo querrá una orden que ordene al demandado tomar alguna medida, como dejar de infringir los derechos de PI, devolver moldes o utillaje, o nombrar a un gerente o directivo de una empresa. En otras palabras, lo que en un sistema de derecho anglosajón se denominaría medidas cautelares. Los tribunales chinos están facultados para dictar este tipo de órdenes, mientras que un panel arbitral no.
4. El lugar del litigio debe estar en el distrito donde el demandado chino tenga su establecimiento principal. Muchas partes extranjeras buscan un acuerdo de jurisdicción en algún distrito neutral como Pekín o Shanghai. Esto es un error. En primer lugar, los tribunales chinos simplemente ignorarán tales acuerdos. En segundo lugar, y lo que es más importante, los tribunales chinos son reacios a ejecutar sentencias de otros distritos y suelen ignorar las órdenes emitidas por tribunales chinos de otros distritos. Esto significa que si obtiene una sentencia en Pekín pero necesita ejecutarla en Chengdu contra su contraparte china, es posible que no pueda hacerlo.