1. Importancia de los acuerdos de fabricación
La redacción de un contrato de fabricación claro puede mitigar los diversos problemas jurídicos inherentes a la fabricación en el extranjero. Antes de analizar las cláusulas fundamentales de su contrato de fabricación, abordaremos brevemente por qué es tan importante contar con un contrato de este tipo, incluso en países con sistemas jurídicos poco sólidos. Hay tres razones por las que conviene firmar un contrato con su fabricante, y solo una de ellas es la posibilidad de hacer valer el contrato ante los tribunales:
1. Claridad. Contar con un contrato bien redactado en el idioma del país de fabricación garantizará que tu fabricante comprenda exactamente lo que quieres. Por ejemplo, incluir en el contrato una cláusula que imponga una multa al proveedor por cada día de retraso le dejará claro a este que te tomas muy en serio los plazos de fabricación. Al menos la mitad de los conflictos que observamos entre fabricantes extranjeros y sus compradores de distintos países se deben más a malentendidos culturales y lingüísticos que a una actitud hostil.
2. Prevención. Un contrato de fabricación bien redactado, con cláusulas de indemnización por daños y perjuicios bien definidas, convencerá a tu fabricante de que le conviene más cumplir el contrato que incumplirlo. Si tu contrato incluye plazos claros y estrictos por escrito, tu fabricante dará prioridad a tus productos frente a los de otros compradores que no cuenten con plazos claros y estrictos por escrito cuando se enfrente a un cuello de botella en la producción.
3. Ejecutabilidad. Nuestro bufete ha redactado cientos de contratos de fabricación y, sin embargo, nunca hemos tenido que llevar ninguno de ellos a los tribunales. Pero cuando los abogados litigantes internacionales de nuestro bufete han interpuesto demandas o amenazado con hacerlo, o han recurrido al arbitraje o amenazado con hacerlo, en relación con contratos de fabricación bien redactados por otros bufetes, hemos podido comprobar las ventajas de contar con un contrato de calidad, incluso en países que son conocidos por su deficiente aplicación de los contratos.
Si su fabricante extranjero cree que se hará cumplir su contrato de fabricación, es probable que actúe en consecuencia. Del mismo modo, si su fabricante extranjero cree que ningún tribunal hará cumplir su contrato de fabricación, es probable que actúe en consecuencia.
2. Acuerdos de fabricación por encargo (OEM), fabricación por contrato (CM) y diseño y fabricación por encargo (ODM) en el extranjero
La mayoría de los contratos de fabricación que redactamos se enmarcan en uno de estos tres tipos de acuerdos de fabricación: fabricación de equipos originales (OEM), fabricación por contrato (CM) y fabricación de diseño original (ODM). Estos tres tipos de acuerdos influyen en diversas cuestiones jurídicas inherentes a la fabricación en el extranjero.
Tipo 1: Fabricación de equipos originales (OEM).
En este modelo, el comprador extranjero adquiere un producto de una fábrica situada en el extranjero que ya está siendo fabricado por dicha fábrica. A continuación, el comprador del producto «envasará» dicho producto con su propia marca comercial y logotipo. El comprador y la fábrica pueden acordar ciertos cambios estéticos (color, forma, pequeñas características adicionales) que personalicen aún más el producto para el comprador.
En este tipo de acuerdos OEM, la propiedad intelectual (PI) suele estar clara: el comprador es propietario de su imagen de marca (marcas registradas, logotipos y embalaje) y la fábrica es propietaria del producto. Las dificultades surgen cuando el producto se personaliza. ¿Quién es el titular de la PI una vez que el comprador ha introducido cambios en el producto? Un acuerdo OEM puede aportar claridad al respecto. Por lo general, el comprador trata de impedir que la fábrica utilice la personalización para vender el producto básico a terceros.
Tipo 2: Fabricación por encargo (CM).
En este tipo de acuerdo, el comprador extranjero cuenta con un diseño de producto completamente desarrollado. Tradicionalmente, este diseño correspondía a un producto que el comprador ya había fabricado en su país de origen. Más recientemente, el producto es un nuevo diseño que se fabrica por primera vez en el extranjero. En un acuerdo de fabricación por contrato, la titularidad puede parecer sencilla: el comprador extranjero es propietario de toda la propiedad intelectual, tanto del diseño como de la marca, y la fábrica no posee nada. Sin embargo, en la práctica, la división no siempre es tan clara. Por ejemplo, su fábrica podría cambiar el diseño de su producto y utilizar esos cambios de diseño para modificar sus propios productos, que vende en competencia directa con los suyos. En todos los proyectos de fabricación por contrato existen dificultades, pero estas pueden resolverse con un acuerdo claro y por escrito.
Tipo 3: Fabricación de diseño original (ODM).
A medida que las fábricas subcontratadas van adquiriendo mayor competencia técnica, los compradores extranjeros han comenzado a establecer acuerdos en los que su fábrica en el extranjero se encarga de parte o de la totalidad del trabajo de diseño del producto. Existen muchas variantes de este enfoque ODM. En su forma más básica, el comprador extranjero proporciona los planos y una hoja de especificaciones, y la fábrica en el extranjero se encarga del resto del trabajo en colaboración con el comprador.
En este tipo de acuerdos, la pregunta obvia es: ¿quién es el propietario del diseño del producto? Tanto el comprador extranjero como su fábrica en el extranjero reclamarán la propiedad del diseño esgrimiendo argumentos contradictorios. La fábrica en el extranjero aceptará fabricar el producto en exclusiva para el comprador extranjero, pero este no tendrá derecho a que el producto sea fabricado por una fábrica de terceros. Esta postura puede suponer una desagradable sorpresa para el comprador extranjero, especialmente cuando su fábrica en el extranjero anuncia de repente que duplicará el precio de fabricación del producto. Estas cuestiones pueden volverse aún más complejas cuando el producto incorpora o se basa en tecnología que es claramente propiedad de la fábrica en el extranjero. En este contexto, la fábrica suele afirmar que el comprador puede acudir a donde quiera para fabricar la parte del diseño del producto que le corresponde, pero que ninguna fábrica de terceros puede hacer uso de la tecnología patentada de la fábrica en el proceso de fabricación. Consideremos el caso de un comprador extranjero que ha dedicado una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a desarrollar el diseño de un producto, solo para descubrir al cabo de un año que su fábrica en el extranjero ha decidido rescindir el acuerdo de fabricación.
Una vez más, la única forma de resolver estas cuestiones es abordarlas de antemano mediante un acuerdo ODM detallado por escrito que establezca una solución justa para ambas partes. No existe una respuesta jurídica predeterminada sencilla para ninguna de estas cuestiones complejas. O, mejor dicho, la normativa legal vigente en la mayoría de los países favorecerá la posición de la fábrica extranjera. A falta de un acuerdo claro sobre cómo proceder, el comprador extranjero saldrá perdiendo prácticamente siempre.
Asia se ha convertido en el principal destino para las empresas emergentes con un concepto de producto innovador pero sin instalaciones de fabricación. La forma más habitual de ODM para las empresas emergentes extranjeras en Asia es alguna variante del codesarrollo. En el antiguo modelo de codesarrollo, la titularidad de la propiedad intelectual estaba clara: la entidad extranjera pagaba los honorarios y obtenía la titularidad al 100 % del producto. El problema con el que se topan continuamente nuestros abogados especializados en fabricación es que la conciencia jurídica de las partes en estas transacciones sigue anclada en el antiguo modelo de desarrollo directo a cambio de una tarifa. Sin embargo, las cuestiones que surgen en el nuevo modelo de codesarrollo son bastante diferentes de las del antiguo modelo de desarrollo «directo».
3. Desarrollo de productos
Los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en un proyecto de codesarrollo en el extranjero son los siguientes:
1. ¿Se encargará su fábrica en el extranjero del trabajo de desarrollo corriendo con los gastos, o será usted quien lo financie?
2. ¿Cuál es el calendario previsto para el desarrollo del producto?
3. ¿Cuál es el precio final previsto para el producto?
4. ¿En qué consisten exactamente los «resultados esperados» y cuál es el proceso para determinar si estos resultados cumplen tus objetivos?
5. ¿Quién se encargará del diseño y la fabricación de los moldes y las herramientas?
Aunque estas cinco cuestiones suelen ser difíciles de resolver, en realidad son la parte más sencilla del proceso. La cuestión más complicada es quién es propietario de qué en lo que respecta a la propiedad intelectual del producto. Establecer que tu fábrica en el extranjero posee el 50 % y tú el otro 50 % puede ser relevante a la hora de repartir los ingresos derivados de la comercialización de la propiedad intelectual, pero no aporta ninguna información útil a nivel práctico para la fabricación del producto.
Un comprador extranjero que desee trasladar su producción a otra fábrica solo podrá hacerlo legalmente si es titular del 100 % de la propiedad intelectual; si la fábrica en el extranjero es titular de parte de la propiedad intelectual, el comprador extranjero no podrá trasladar legalmente su producción a una nueva fábrica sin una licencia o el permiso de dicha fábrica en el extranjero.
4. Protección de la propiedad intelectual
Las fábricas en el extranjero suelen adoptar las siguientes posturas en lo que respecta a la propiedad intelectual:
1. El comprador extranjero es titular del diseño exterior (patente de diseño) del producto. El cliente es titular de sus marcas y logotipos.
2. La fábrica en el extranjero es titular de los derechos de propiedad intelectual fundamentales del producto.
3. La fábrica en el extranjero se compromete a fabricar el producto para el comprador extranjero en régimen de exclusividad. No obstante, la fábrica en el extranjero es libre de seguir utilizando la propiedad intelectual fundamental tanto para su propia fabricación como para la fabricación de productos destinados a otros clientes. Esto incluye la fabricación por parte de la fábrica en el extranjero de productos que compitan directamente con el producto del comprador extranjero. La única restricción impuesta a la fábrica en el extranjero es que no puede utilizar su propiedad intelectual para fabricar un producto que utilice el diseño exterior, la marca comercial o el logotipo del cliente extranjero.
4. El comprador extranjero no puede encargar la fabricación de su producto a ninguna otra fábrica.
Si tu fábrica en el extranjero adopta la postura de «no tienes otra opción», deberás tener en cuenta los problemas críticos que surgen en la fase de producción. En concreto, deberás plantearte qué sucederá en las siguientes situaciones habituales:
- La fábrica en el extranjero ha subido sus precios hasta un nivel inaceptable.
- La fábrica en el extranjero no puede cumplir con sus requisitos de cantidad ni de plazo de entrega.
- La calidad del producto no es aceptable. Presenta demasiados defectos de forma sistemática.
- La fábrica en el extranjero decide dejar de fabricar para ti porque ha decidido fabricar un producto similar para sí misma o para una empresa más grande que genera pedidos más cuantiosos o más regulares.
Cuando se dan estas situaciones, la solución es cambiar a otra fábrica. Tu capacidad para cambiar a una nueva fábrica en el extranjero es lo que te permite mantener tu fábrica actual «bajo control». Ahora imagina una situación en la que no puedas trasladar tu producción a otra fábrica en el extranjero. Esto te deja a merced de la fábrica, y es una situación que debes evitar. Para saber más sobre por qué es tan importante evitar este tipo de situaciones, echa un vistazo a«China y el Internet de las cosas» y «Cómo destruir tu propia empresa», donde hablamos de empresas que han acudido a nuestro bufete demasiado tarde.
La norma internacional para abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en el ámbito de la fabricación mencionadas anteriormente es la siguiente:
- La fábrica en el extranjero debe seguir fabricando su producto mientras usted siga interesado en él. Si la fábrica decide dejar de fabricar su producto, deberá concederle una licencia libre de derechos sobre la tecnología necesaria para que usted pueda fabricarlo en otra fábrica. Si la fábrica desea evitar esta situación, deberá seguir fabricando su producto.
- La fábrica en el extranjero está obligada a mantener un precio concreto durante un periodo determinado. En el caso de un acuerdo de producción a largo plazo, es probable que existan motivos válidos para que la fábrica suba o baje el precio. Por ejemplo, las fluctuaciones del tipo de cambio pueden ser una buena razón para ajustar el precio en cualquier sentido. Para prever cambios razonables en los precios, el contrato debe incluir un mecanismo de ajustes anuales de precios. Este mecanismo puede ir desde un simple índice hasta una fórmula compleja que tenga en cuenta múltiples factores.
- Existen dos mecanismos principales para abordar la cuestión de la cantidad y el plazo. El primero consiste en elaborar un calendario de producción vinculante para ambas partes. El segundo consiste en estipular que, si su fábrica no puede cumplir con sus requisitos, estará obligada por contrato a subcontratar la producción en otra ubicación, en la cantidad necesaria para satisfacer el exceso de demanda.
- Su contrato de fabricación debe prever la situación en la que su fábrica en el extranjero incumpla sistemáticamente sus normas de calidad, otorgándole el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento. Su contrato debe estipular que, si rescinde el contrato de fabricación debido a un incumplimiento por parte de su fábrica en el extranjero, dicha fábrica le concede automáticamente una licencia para fabricar su producto en otra fábrica. Algunas fábricas en el extranjero alegarán que esta cláusula le permite invocar el incumplimiento simplemente para cambiar a una nueva fábrica. Si esto le preocupa de verdad, su acuerdo puede incluir una cláusula de resolución de controversias centrada exclusivamente en esta cuestión.
Aunque las disposiciones anteriores son justas y habituales en el ámbito del diseño y la fabricación por encargo a nivel internacional, muchos fabricantes extranjeros se niegan a abordar estas cuestiones o a aceptar una solución razonable. La fábrica extranjera sabe que su comprador extranjero se verá en un callejón sin salida, y eso es precisamente lo que quiere que le ocurra. Encontrarse en un callejón sin salida con una fábrica que se comporta de manera irrazonable es una experiencia desagradable y, por lo general, muy costosa. Deberías plantearte detenidamente si deseas seguir adelante en ese tipo de situación.
No querrás verte sorprendido por estos problemas críticos después de haber invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en desarrollar un producto con una fábrica que luego te tendrá a su merced en la fase de producción. Echa un vistazo a«China y el Internet de las cosas» y «Cómo destruir tu propia empresa»para hacerte una idea de cómo puede ser esto.
Es necesario que tengas claros desde el principio estos aspectos relacionados con el diseño, la fabricación, los precios, la producción y la propiedad intelectual. Esto significa que necesitas un contrato de ODM que establezca cómo se resolverán.
