A nuestros abogados especializados en fabricación internacional siempre les preguntan cómo estructurar las relaciones de desarrollo de productos con empresas chinas para que la empresa compradora extranjera acabe teniendo los derechos sobre el producto desarrollado. Este artículo aborda esta cuestión.
La clave está en centrarse en los derechos de fabricación, más que en los derechos de propiedad intelectual, especialmente cuando la fábrica de la RPC o Taiwán (o realmente cualquier otra extranjera) presenta al comprador extranjero un acuerdo de fabricación ya preparado. Los abogados de todo el mundo se han convertido en maestros en la redacción de complejas y sofisticadas disposiciones sobre propiedad intelectual para los acuerdos de desarrollo y fabricación de productos. Debido a que estas disposiciones sobre propiedad intelectual se redactan para cubrir todas las situaciones posibles, suelen estar escritas a un nivel tan alto de abstracción que a menudo tienen poco o ningún significado real sobre el terreno en Asia.
Nuestra solución en este punto no consiste en seguir perfeccionando o revisando el ya muy refinado lenguaje de la PI. En su lugar, recomendamos centrarse en la cuestión práctica de los derechos de fabricación. Al final del proceso de desarrollo, la fábrica china y su cliente extranjero (nuestro cliente) dispondrán de un conjunto de prototipos y, en ese momento, la única cuestión para la parte extranjera suele ser qué puede hacer con esos prototipos.
Si esta cuestión no se resuelve claramente en un contrato ejecutorio al inicio del proceso de desarrollola respuesta suele ser que la parte compradora extranjera no puede hacer nada con los prototipos más allá de lo que le permita la fábrica china. Para saber qué se necesita para que un contrato sea ejecutable, consulte China Contracts that Work.
Para evitar este resultado, al inicio del proceso de desarrollo la empresa compradora extranjera debe asegurarse un contrato escrito y ejecutable que incluya lo siguiente:
1. Una cláusula (o cláusulas) contractual que establezca claramente qué se va a hacer, cuándo y por quién. Debe incluir una descripción clara del producto que se va a diseñar y del trabajo que se va a realizar.
2. Una cláusula (o cláusulas) contractual que establezca claramente los costes, la asignación de costes, las fechas de pago de los costes y qué proporcionará exactamente el fabricante chino a cambio de los pagos. Esta cláusula debe incluir moldes, herramientas, software, diseño y un modelo de trabajo.
3. Una cláusula contractual que deje claro que, si el proyecto de diseño fracasa, todos los materiales tangibles e intangibles desarrollados durante el proyecto se transferirán a la empresa compradora extranjera, sin que la fábrica o el diseñador chinos conserven nada.
4. Una disposición (o disposiciones) del contrato que deje claro que si el proyecto de diseño tiene éxito y se desarrollan prototipos, la empresa compradora extranjera tendrá derecho a fabricar el producto en cualquier fábrica del mundo. Esta disposición debe establecer claramente que la empresa compradora extranjera será libre de determinar qué fábrica fabricará el producto prototipado. Normalmente, esto significará fabricarlo en la fábrica del codesarrollador, pero ¿qué ocurre si esa fábrica no puede fabricar el producto a un precio satisfactorio, o en cantidades satisfactorias, o con fechas de entrega o calidad satisfactorias? ¿Y si la fábrica china insiste en subir los precios seis meses después? Para que la empresa compradora extranjera pueda mantener el control sobre su producto, debe tener derecho a trasladar una parte o la totalidad de la fabricación de su producto a la instalación que elija, por el motivo que sea.
Esta cuestión del derecho de fabricación debe ser entendida claramente por ambas partes antes deque las partes empiecen a discutir las cuestiones más abstractas de los derechos de propiedad intelectual. Todos los propietarios de fábricas y todas las partes extranjeras entienden la cuestión de los derechos de fabricación y, si se negocia desde el principio, la situación real se revelará de una forma que ambas partes entiendan. Cuando las partes llegan a un acuerdo claro sobre los derechos de fabricación, las disposiciones sobre propiedad intelectual resultan relativamente fáciles de redactar para nuestros abogados especializados en PI en China.
Si espera a llegar a un acuerdo sobre los derechos de fabricación con su fábrica china hasta que haya concluido el desarrollo del producto, habrá renunciado a su influencia. Si espera a que su fábrica china termine el prototipo, puede negarle cualquier derecho de fabricación y puede subir sus precios de fabricación impunemente. Necesita un contrato apropiado para China en el que quede claro que usted (y no su fábrica china) es el propietario de los derechos de fabricación, porque sin él su fabricante chino probablemente podrá impedir que su producto sea fabricado por otras fábricas en China o que salga de China si lo hace.
Cuando comience el proceso de desarrollo de productos en China, debería saltarse las discusiones abstractas sobre derechos de propiedad intelectual y centrarse en la cuestión práctica clave que ambas partes puedan entender: cuando los prototipos estén terminados, ¿qué se puede hacer con ellos? Para saber qué debe incluir un contrato de desarrollo de productos en China, consulte Acuerdos de desarrollo de productos en China.
