Propiedad intelectual y aduanas de Estados Unidos
1. Las marcas y las aduanas estadounidenses
Las marcas comerciales se definen en la legislación estadounidense como una palabra, nombre, símbolo, dispositivo, color o combinación de los mismos que se utiliza para identificar y distinguir productos de los fabricados o vendidos por otros y para indicar el origen y la procedencia de los productos, aunque dicha procedencia sea desconocida. En la práctica estadounidense, las marcas se establecen mediante el uso de la marca; el registro no es obligatorio pero está disponible tanto a nivel federal como estatal a través, respectivamente, de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y de las agencias equivalentes a nivel estatal. Los registros federales de marcas corresponden a una clase específica (o clases específicas) de productos y/o servicios y son renovables cada 10 años. No hay más que pensar en marcas como Apple, Microsoft o Bluetooth para apreciar su importancia fundamental para la identidad, el fondo de comercio y el éxito de una empresa.
Las marcas son una de las formas de derechos de propiedad intelectual (DPI) más fáciles de crear. No es necesario, en términos relativos, desarrollar una sofisticada patente o escribir una obra magna. Por la misma razón, son una de las formas de DPI más fáciles de robar, infringir, falsificar, falsificar o imitar. Esta realidad caracteriza tanto al comercio nacional como al extranjero.
La dimensión de comercio internacional de la observación anterior se confirma en las estadísticas que mantiene el Centro Nacional de Coordinación de los Derechos de Propiedad Intelectual del gobierno federal. Impulsado por la llegada de las nuevas tecnologías y la dinámica de deslocalización impulsada por el arbitraje laboral y el acceso al mercado de las últimas décadas (y, más recientemente, el aumento del comercio electrónico a escala de minimis), el valor del MSRP del robo de derechos de propiedad intelectual (DPI) ha aumentado, según los datos de aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), de 1.200 millones de dólares en 2017 a 3.300 millones de dólares en 2021. Este aumento del 175% -aproximadamente el 90% del cual se deriva de envíos internacionales de correo y expresos de alto volumen y bajo valor- se ha concentrado principalmente en un pequeño conjunto de países (China, Hong Kong, Turquía, Vietnam, Singapur y Corea del Sur) y un conjunto específico de productos (bolsos, relojes, prendas de vestir, joyas, electrónica de consumo, artículos deportivos y productos farmacéuticos). Este robo es problemático en la medida en que menoscaba la salud y la seguridad públicas, pone en peligro el bienestar de los consumidores, reduce la prosperidad económica, diluye la integridad y el fondo de comercio de las marcas, desincentiva la innovación y debilita la seguridad nacional. A la luz de lo anterior, no debería sorprender que el CBP haya identificado la protección y la aplicación de los DPI como una "Cuestión comercial prioritaria".
A. Infracción de marca y acciones de observancia de la costumbre
Mediante una combinación de herramientas de registro, técnicas interinstitucionales de evaluación de riesgos, denuncias electrónicas, informes de denunciantes, auditorías, operaciones de colaboración público-privada y análisis de datos, el CBP trabaja para hacer retroceder la oleada de robos de DPI centrándose en los siguientes niveles de infracción de marcas:
1. Falsificación
El primer nivel de infracción reconocido por el CBP se refiere a las mercancías que llevan marcas falsificadas. Una marca falsificada se define en 15 USC 1127 como una marca espuria que es idéntica o sustancialmente indistinguible de una marca registrada y registrada a nivel federal. Éstas nunca se consideran auténticas debido a que las marcas falsificadas se adhieren a la mercancía sin el consentimiento del titular legítimo del derecho. Un ejemplo a este respecto sería el uso de las palabras "Ray-Ban" en relación con una línea de productos ópticos, sin la autorización del titular de la marca Ray-Ban (Luxottica Group S.p.A.).
Las mercancías sobre las que el CBP tenga una "sospecha razonable" de que llevan una marca falsificada serán retenidas (o, si ya han sido liberadas, serán objeto de una orden de devolución). Durante el periodo de retención, el importador tendrá la oportunidad de solicitar imágenes de la marca supuestamente infractora y presentar información que demuestre que no se trata de una falsificación. El titular de la marca recibirá simultáneamente información (incluidas, en determinadas circunstancias, muestras) relativa a la mercancía o, si procede, a su embalaje para la venta al por menor. La contratación de un abogado en esta coyuntura es crucial, dado el breve periodo de tiempo de que disponen los funcionarios del CBP en virtud de la normativa para tomar decisiones. En caso de que un importador no responda a la notificación de detención del CBP o no facilite información suficiente para demostrar que la marca no es una falsificación, el CBP revelará al titular de los derechos la información establecida en 19 CFR 133.21(d).
Las mercancías que lleven falsificaciones de una marca registrada a nivel federal que hayan sido registradas en el CBP serán, concomitantemente con lo anterior, incautadas y, a falta del oportuno consentimiento por escrito del titular del derecho (es decir, autorizando la importación o, en su caso, la exportación), decomisadas. Tras el decomiso, el CBP puede destruir las mercancías infractoras o, siempre que se cumplan determinadas circunstancias (incluida, por ejemplo, la obliteración de la marca falsificada), utilizar, donar o vender las mercancías decomisadas.
Por otra parte, la mercancía con falsificaciones de una marca registrada a nivel federal que no haya sido registrada en el CBP recibirá un nivel de protección menor. En esta circunstancia específica, el CBP puede, cuando sea "administrativamente factible y apropiado", confiscar la mercancía de acuerdo con las leyes que prohíben el tráfico intencionado de bienes y servicios falsificados.
En caso de que se incaute y decomise mercancía con marcas falsificadas (una vez perfeccionado el decomiso), el CBP puede, en cualquiera de las circunstancias mencionadas, imponer una sanción civil. La determinación de la cuantía de la sanción depende de los antecedentes de infracción del importador, del valor de la mercancía (como si hubiera sido auténtica, sobre la base del valor MSRP de la mercancía auténtica en el momento de la incautación) y de la discrecionalidad del funcionario encargado de las multas, sanciones y decomisos (que tiene margen para desviarse de las directrices publicadas en las que se basan dichos análisis, como se explica con más detalle a continuación).
2. Confusamente similares
El segundo nivel de infracción reconocido por el CBP se refiere a las mercancías que llevan marcas o nombres comerciales que inducen a confusión. Este nivel puede implicar casos especiales, por ejemplo, los relacionados con réplicas, modelos, juguetes, etc. Una marca o un nombre comercial confusamente similares son tan parecidos a una marca o un nombre comercial auténticos y registrados que pueden causar confusión en la mente del público en cuanto al origen de la titularidad. Este tipo/nivel de infracción también se denomina "copia" o "simulación". El uso de las palabras "Ray Bane" o "Ray Van" en gafas de sol podría, como ejemplo a este respecto, considerarse confusamente similar a la marca genuina Ray-Ban.
Las mercancías sospechosas de llevar una marca que copia o simula una marca o nombre comercial registrados serán retenidas (o, si ya han sido despachadas, serán objeto de una orden de devolución). La emisión de un aviso de retención abre un plazo de 30 días durante el cual el importador puede solicitar imágenes de la marca que supuestamente simula la marca, eliminar o borrar la marca objetable como condición previa al levante, o satisfacer de otro modo una de las circunstancias establecidas en 19 CFR 133.22(c). También da lugar a la obligación por parte del CBP de revelar la información especificada en 19 CFR 133.25 al titular del derecho. Los importadores que cumplan una de las circunstancias establecidas en el 19 CFR 133.22(c) verán liberada su mercancía. En cambio, a los que no la cumplan, se les confiscará la mercancía y posiblemente se les decomisará. La incautación de una mercancía que lleve una marca o un nombre comercial que induzca a confusión no obliga al CBP, a diferencia de lo que ocurre con las marcas falsificadas, a revelar información adicional al titular del derecho.
Por último, y en lo que constituye un nuevo contraste con la práctica del CBP en relación con las marcas falsificadas, la mercancía que lleva una marca o nombre comercial confusamente similar que está registrada en la USPTO pero no registrada en el CBP no está sujeta ni a detención ni a incautación. El trato diferenciado que se da a las marcas registradas y no registradas subraya la importancia de registrar las marcas en el CBP.
3. Mercancías del mercado gris
El tercer y último nivel de infracción de marcas reconocido por el CBP se centra en lo que se conoce como artículos del "mercado gris", "importaciones paralelas" o "mercancías desviadas". Este tipo de infracción implica productos manufacturados en el extranjero que llevan una marca o nombre comercial genuinos idénticos o sustancialmente indistinguibles de uno que es propiedad y está registrado por un ciudadano o empresa estadounidense y que se importa sin la autorización del titular de los derechos. Las mercancías del mercado gris son, en otras palabras, productos genuinos que llevan una marca o nombre comercial que se ha aplicado con la aprobación del titular del derecho para su uso en un país distinto de Estados Unidos.
Un ejemplo de mercado gris de bienes, tomado de uno de los casos seminales sobre el tema, consiste en los chocolates Perugina fabricados en Venezuela. Estos chocolates se fabricaban bajo licencia de la Société des Produits Nestlé, S.A. (Nestlé S.P.N.), propietaria legítima de la marca Perugina en Estados Unidos. Sin embargo, la importación de estos chocolates fabricados en Venezuela a Estados Unidos no estaba autorizada por Nestlé S.P.N, que prefería vender productos fabricados en Italia en el mercado estadounidense. En palabras de un tribunal de apelación estadounidense, esto convirtió "un producto por lo demás "auténtico" en "falsificado"".
Las marcas y nombres comerciales registrados en el CBP gozarán de protección en el mercado gris siempre que (i) los derechos de propiedad intelectual estadounidenses y extranjeros no pertenezcan a la misma persona/entidad y (ii) los titulares de los derechos estadounidenses y extranjeros no sean matrices o filiales entre sí ni estén sujetos a propiedad/control común. Una excepción al segundo elemento (es decir, que no haya relación de matriz o filial ni propiedad o control comunes) puede aplicarse, mediante la regla de Lever, a productos genuinos producidos por una entidad extranjera relacionada que, en ausencia de notificación al consumidor, sean física y materialmente diferentes de los autorizados para su importación y comercialización en EE.UU. Todas las solicitudes de protección de la regla de Lever deben describirse de forma particular y estar respaldadas por pruebas competentes.
Las mercancías importadas que lleven marcas y nombres comerciales que, en virtud de su registro previo en el CBP, tengan derecho a la protección del mercado gris serán, a falta del establecimiento de una exención en virtud del 19 CFR 133.23(e), retenidas (o se ordenará su nueva entrega, si ya han sido liberadas) y estarán sujetas a posible incautación y decomiso. En contraste con lo anterior, las marcas y nombres comerciales no registrados no tienen derecho a la protección del mercado gris.
B. Alivio aduanero y marcas registradas
Suponiendo que la gravedad de una infracción de marca no alcance el nivel de una remisión penal, es posible, caso por caso, aplicar medidas de remisión y mitigación/cancelación. La autoridad para estas medidas se encuentra en 19 USC 1618 y 19 CFR 171.
1. Recursos tras la incautación
Una incautación basada en una marca presenta al importador varias vías procesales para proceder. Entre ellas se incluyen: (i) solicitar un procedimiento administrativo de confiscación; (ii) presentar una reclamación y una fianza y solicitar la remisión del asunto al Departamento de Justicia de EE.UU. (para una posterior acción judicial); (iii) presentar una oferta de compromiso al director del puerto (con vistas a llegar a un acuerdo); y (iv) presentar una petición de reparación administrativa ante el funcionario de multas, sanciones y confiscaciones del puerto de confiscación. Las peticiones de reparación de una incautación suelen presentar alegaciones relativas a las características distintivas y no infractoras de la mercancía, la obtención del consentimiento o autorización del titular del derecho, la disponibilidad de una exención y/o la naturaleza controladora del interés de un importador en el DPI. La decisión del funcionario encargado de las multas, sanciones y confiscaciones se tomará con referencia a los parámetros establecidos en las directrices publicadas por el CBP y no está sujeta a protesta administrativa.
2. Atenuación/anulación de sanciones
Los importadores pueden solicitar una exención de cualquier multa civil emitida por el CBP con posterioridad al perfeccionamiento de un decomiso mediante la presentación de una petición de mitigación o cancelación de la sanción. Al examinar dichas peticiones, el funcionario encargado de las multas, sanciones y decomisos en los puertos evaluará, de conformidad con las directrices antes mencionadas, los antecedentes de infracción del importador en relación con una serie de factores atenuantes y agravantes.
Los factores atenuantes incluyen:
- Desconocimiento del carácter falsificado de la marca
- Buen historial previo del importador
- Falta de experiencia de los importadores
- Pruebas de cooperación
- Pruebas de medidas correctoras
- Incapacidad de pago demostrada
Los factores agravantes, por el contrario, incluyen:
- Más de dos embargos anteriores
- Infracción penal asociada a la importación
- Presentación de documentación falsificada u otras prácticas engañosas
Cuando se concede una exención en virtud de una petición de remisión y/o mitigación, los funcionarios encargados de las multas, sanciones y decomisos suelen exigir a los importadores que sufraguen todos los gastos derivados de una incautación (sobrestadía, almacenamiento, etc.) y que firmen un acuerdo de exención de responsabilidad. Las decisiones sobre peticiones de sanciones no están sujetas, en su forma definitiva, a impugnación administrativa.
C. Buenas prácticas para la gestión de marcas en el comercio internacional
Hay varias medidas que los titulares de derechos y los importadores pueden tomar para, respectivamente, proteger sus derechos de propiedad intelectual y evitar un escrutinio no deseado.
1. Titulares de derechos y marcas
La medida más importante que pueden y deben tomar los titulares de derechos (aparte de registrarse en la PTO de EE.UU.) es registrar sus DPI en el sistema de registro de derechos de propiedad intelectual (IPRR) del CBP. A diferencia de la USPTO, que sólo permite el registro de marcas, los titulares de derechos pueden registrar tanto marcas como nombres comerciales en el CBP. El proceso es sencillo, rápido y barato (190 dólares por clase internacional de productos (IC), por registro de marca). El acto de registrar tiene el efecto beneficioso de poner al CBP en alerta sobre la entrada de productos con marcas infractoras. También sirve como medio eficaz para garantizar que el CBP dispone de información actualizada sobre el punto de contacto. Esto puede utilizarse para comunicarse rápidamente con los titulares de los derechos en caso de que la mercancía importada sea retenida porque el CBP tenga una sospecha razonable de infracción de marca. En caso de que se confirme la presencia de marcas infractoras en la mercancía importada, el registro abre la puerta, como se desprende del cuadro anterior, a opciones de aplicación que de otro modo no estarían disponibles para la mercancía que lleve marcas que no estén registradas en el CBP.
Los titulares de derechos pueden mejorar la eficacia de la protección que ofrece el registro de la CBP poniéndose en contacto posteriormente con los funcionarios de operaciones sobre el terreno en todos los puertos de entrada de EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico, con el fin de educarles sobre las características distintivas de las marcas y nombres comerciales registrados. Compartir una guía de información sobre el producto o impartir un seminario web de información sobre el producto de este modo permite al CBP supervisar mejor las importaciones y, si procede, tomar medidas para impedir la entrada de artículos infractores.
Por último, los titulares de derechos pueden maximizar la protección de sus DPI ejerciendo una vigilancia activa sobre los mercados virtuales y físicos en los que se producen y/o comercializan sus mercancías. Si este tipo de vigilancia da lugar a la detección de mercancías infractoras, los titulares de derechos estarán en condiciones de utilizar los instrumentos administrativos y/o judiciales disponibles para poner fin a la infracción (por ejemplo, mediante la presentación de una alegación electrónica al CBP, la presentación de una denuncia de robo de DPI al Centro Nacional de Coordinación de los Derechos de Propiedad Intelectual, la incoación de un procedimiento de nulidad, la solicitud de una orden de cese y desistimiento, etc.).
Las anteriores medidas de mejores prácticas en materia de marcas orientadas a los titulares de derechos pueden resumirse del siguiente modo:
- Registrar (o, en su caso, mantener/renovar) las marcas en la USPTO.
- Registrar marcas y nombres comerciales en el DPI del CBP
- Educar a los oficiales de operaciones de campo de la CBP en todos los puertos de entrada de EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico sobre las características y atributos distintivos de las marcas registradas y los nombres comerciales.
- Supervisar de forma proactiva los mercados en los que se producen y comercializan mercancías sensibles desde el punto de vista de las marcas.
- Adoptar a tiempo medidas administrativas o judiciales contra las violaciones de los DPI
Vale la pena observar que las medidas sugeridas anteriormente siguen, casi exactamente, las recomendaciones que hacemos cuando se trata de proteger marcas en China (o en otros países, para el caso).
2. Importadores y marcas
Del mismo modo, existen varias medidas que los importadores pueden adoptar para evitar el escrutinio no deseado de la CBP o de los titulares de derechos. Por ejemplo, los importadores pueden, antes de realizar una importación, aclarar los derechos de propiedad intelectual asociados a la mercancía que se va a enviar mediante una búsqueda gratuita en el sistema de búsqueda de derechos de propiedad intelectual (IPRS) del CBP. La realización de este paso facilita, con carácter previo a la importación, la identificación de derechos de propiedad intelectual previamente desconocidos que han sido registrados con fines de protección ante el CBP, permitiendo así a los importadores obtener a tiempo el consentimiento o la autorización del titular de un derecho y, por extensión, evitar problemas de cumplimiento posteriores.
Cuando un importador obtiene el consentimiento o la autorización para importar mercancías que llevan la marca de un titular de derechos, el riesgo de una detención o incautación indebidas puede reducirse al mínimo mediante la notificación anticipada y proactiva de este hecho a los funcionarios de la CBP en todos los puertos de entrada a EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico. Esta acción evita sorpresas potencialmente perjudiciales y costosas al mismo tiempo que fomenta la confianza entre los importadores y la CBP. No obstante, asegúrese de obtener la autorización de la parte adecuada. Por ejemplo, un proveedor chino puede tener licencia para utilizar una marca comercial propiedad de una empresa europea en China, pero no en Estados Unidos.
La última medida de buenas prácticas que puede adoptar un importador con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento relacionado con los DPI consiste en obtener, también antes de la importación, garantías por escrito de los proveedores y productores extranjeros de que las piezas y componentes que se incorporan a la mercancía que van a exportar no infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Las anteriores medidas de mejores prácticas en materia de marcas orientadas a los importadores pueden resumirse del siguiente modo:
- Borrar los derechos de propiedad intelectual asociados a las mercancías entrantes en el sistema IPRS de CBP.
- Conseguir todos los consentimientos o autorizaciones necesarios de los titulares de derechos antes de introducir la mercancía.
- Proporcionar a los funcionarios de operaciones de campo de la CBP un aviso previo a la importación de la próxima entrada de mercancías para las que se ha obtenido previamente el consentimiento/autorización de un titular de derechos.
- Insertar disposiciones en los documentos de transacción pertinentes, como órdenes de compra o acuerdos de fabricación con proveedores en China (o en cualquier otro lugar), que prohíban el uso de piezas o componentes que violen los derechos de propiedad intelectual de terceros en mercancías producidas en el extranjero para su posterior importación a Estados Unidos.
D. Marcas y comercio Conclusión
Navegar por cuestiones de marcas en el entorno del comercio internacional puede ser, como se destaca en esta entrada de blog, complicado y complejo. Este es especialmente el caso de las pequeñas y medianas empresas que carecen de los recursos jurídicos de las grandes corporaciones. Comprender los conceptos y seguir los consejos de buenas prácticas expuestos en esta entrada del blog contribuirá en gran medida a garantizar que los titulares de derechos protejan los activos intangibles que tanto les ha costado conseguir y que los importadores eviten los retrasos y gastos que puede ocasionar el incumplimiento de las dimensiones de la legislación estadounidense en materia de marcas relacionadas con el comercio.
Derechos de autor y aduanas estadounidenses
Los derechos de autor protegen las obras originales contra la copia no autorizada. Las obras originales de autor incluyen obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas, pictóricas, gráficas, escultóricas y arquitectónicas, películas y otras obras audiovisuales y grabaciones sonoras. En Estados Unidos, los derechos de autor se protegen desde el momento en que una obra se fija en un medio de expresión tangible. Las ideas que no están ancladas en un medio tangible de expresión no pueden recibir protección de los derechos de autor. Una vez establecidos y mientras sean válidos, los derechos de autor aíslan a los titulares de los derechos contra la copia ilegal de una obra protegida en cualquier medio. Para las personas físicas, la protección de los derechos de autor dura toda la vida del autor más 70 años. Por otra parte, las obras realizadas por encargo o anónimas tienen derecho a un plazo de protección de los derechos de autor que dura 95 años a partir de la primera publicación o 120 años a partir de la fecha de creación, lo que expire primero. Al expirar el plazo de protección de un derecho de autor, la obra pasa al "dominio público" y puede ser utilizada libremente por cualquiera.
La piratería de derechos de autor, es decir, la copia ilegal y no autorizada de una obra protegida, es un problema importante en todo el mundo. A escala comercial, está dominada por organizaciones delictivas, aunque también se sabe que grupos terroristas se dedican a la piratería para recaudar fondos. Aunque las redes de estos grupos se extienden por todo el mundo, la mayor parte de su actividad de piratería de derechos de autor se centra en China, el Sudeste Asiático y Rusia. A un nivel más pedestre, la disponibilidad generalizada de dispositivos, aplicaciones y plataformas para hacer, obtener o distribuir copias no autorizadas de obras protegidas hace posible que casi cualquier persona, con el más mínimo esfuerzo, participe o facilite involuntariamente la piratería de derechos de autor. Esta dinámica es problemática en la medida en que puede privar a los titulares de derechos de los frutos de su trabajo, desalentar la creatividad, obstaculizar la realización de obras derivadas, destruir puestos de trabajo, aumentar los costes de producción y distribución, crear riesgos de ciberseguridad y socavar la seguridad nacional.
A. Niveles de infracción y medidas coercitivas
La realidad descrita anteriormente, considerada junto con el hecho de que la piratería de derechos de autor a menudo implica el movimiento de mercancías a través de canales legítimos de importación y exportación, ha dado lugar a que la Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP) haga de la protección y aplicación de los derechos de autor una "Cuestión Comercial Prioritaria". Con este fin, el CBP, en colaboración con el Centro Nacional de Coordinación de los Derechos de Propiedad Intelectual, utiliza una combinación de herramientas de registro, técnicas de evaluación de riesgos interinstitucionales, denuncias electrónicas, informes de denunciantes, auditorías, operaciones de colaboración público-privada y análisis de datos para reducir el flujo de artículos piratas. Estos esfuerzos se centran en las dos formas siguientes de infracción de los derechos de autor:
B. Claramente pirático
La primera forma de infracción de los derechos de autor reconocida por el CBP se refiere a las obras que son "claramente piratas". Las copias claramente piratas son, según las Directivas aduaneras, aquellas en las que existe una similitud abrumadora y sustancial entre los elementos protegidos por derechos de autor de la obra protegida y un artículo importado. Estas similitudes son evidentes y no dejan lugar a dudas de que una obra se basa en la otra. La determinación de lo que constituye un artículo claramente pirata puede basarse en las características comparativas de los artículos protegidos e importados, las resoluciones del CBP o, en determinados casos, las decisiones de los tribunales estadounidenses.
Las copias claramente piratas de obras registradas en la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (USCO) y registradas en el CBP están sujetas a detención, incautación y decomiso (con notificación posterior al titular de los derechos de autor). Por el contrario, las obras registradas en la USCO pero no inscritas en el CBP están sujetas a un menor grado de seguridad. Mientras que las copias claramente piratas que infrinjan el artículo 17 USC 506, independientemente de la situación de registro de la obra subyacente en el CBP, serán objeto de incautación y decomiso, la voluntad del CBP de adoptar medidas de ejecución contra obras claramente piratas en otros contextos dependerá de si la agencia considera que dicha acción es administrativamente viable y apropiada. El nivel superior de aplicación de la ley que se ofrece en apoyo de las obras registradas subraya el beneficio de registrar los derechos de autor registrados en la USCO ante el CBP.
C. Posiblemente pirata
La segunda forma de infracción de los derechos de autor reconocida por el CBP se centra en las obras "posiblemente piratas". A este respecto, las mercancías se considerarán posiblemente piratas si el CBP se forma una "sospecha razonable" de que los artículos importados infringen un derecho de autor registrado.
Debido a la falta de certeza del CBP en esta circunstancia, la mercancía posiblemente pirata es retenida de forma que las partes potencialmente interesadas tengan la oportunidad de hacer valer y defender sus intereses. Los importadores que se comprometan y sean capaces de demostrar la ausencia de infracción verán sus mercancías liberadas por el CBP. A los importadores que no puedan demostrar la naturaleza no infractora de las obras que intentan introducir se les podrá incautar la mercancía y someterla a decomiso por parte del CBP.
Contrariamente a lo anterior, el CBP no adopta medidas coercitivas contra las copias posiblemente piratas de una obra no registrada. A pesar de ello, los titulares de derechos que no se sometan al proceso de registro administrativo siempre tienen la opción de proteger sus obras protegidas por derechos de autor mediante la obtención de una orden judicial que el CBP, a su vez, ejecutará contra la mercancía posiblemente pirata. Como en el caso anterior, la conclusión fundamental es que el registro proporciona a los titulares de derechos una protección considerablemente mayor contra la piratería de los derechos de autor.
D. Medidas de ejecución
Suponiendo que la gravedad de una infracción de los derechos de autor no alcance el nivel de una remisión penal, se puede recurrir tanto a la remisión como a la mitigación/cancelación. La autoridad para estas medidas se encuentra en 19 USC 1618 y 19 CFR 171.
E. Recursos tras el embargo
Un embargo basado en los derechos de autor ofrece al importador varias vías procesales. Entre ellas se incluyen: (i) solicitar un procedimiento administrativo de confiscación; (ii) presentar una reclamación y una fianza y solicitar la remisión del asunto al Departamento de Justicia de EE.UU. (para una posterior acción judicial); (iii) presentar una oferta de compromiso al director del puerto (con vistas a llegar a un acuerdo); y (iv) presentar una petición de reparación administrativa ante el funcionario de multas, sanciones y confiscaciones (FPFO) del puerto de confiscación. Las peticiones de exención de una incautación suelen presentar alegaciones relativas a las características distintivas y no infractoras de la mercancía, la obtención del consentimiento del titular del derecho, la disponibilidad de una exención (no para beneficio privado, dominio público, uso cualificado, etc.), y/o la naturaleza controladora del interés de un importador en el DPI. La decisión de exención de la FPFO se tomará con referencia a los parámetros establecidos en las directrices publicadas por el CBP y no está sujeta a protesta administrativa.
F. Atenuación/anulación de sanciones
Los importadores pueden solicitar una exención de las sanciones impuestas por el CBP presentando una petición para su mitigación o cancelación. Al examinar dichas peticiones, la FPFO, de conformidad con las directrices sobre sanciones publicadas, evaluará el historial de infracciones previas del importador en relación con una serie de factores atenuantes y agravantes.
Los factores atenuantes incluyen:
- Buen historial previo del importador
- Falta de experiencia de los importadores
- Pruebas de cooperación extraordinaria
- Pruebas de las medidas correctoras
Los factores agravantes, por el contrario, incluyen:
- Condena penal relacionada con la transacción en cuestión
- Infracciones repetidas de la misma restricción a la importación objeto de la sanción
- Múltiples infracciones en la misma transacción
- Circunstancias que sugieren una importación intencionada contraria a la ley
- Patrón de incumplimiento por parte del importador de sus responsabilidades en virtud de las leyes y reglamentos de EE.UU.
Cuando se concede una exención en virtud de una petición de atenuación de una sanción, las FPFO suelen exigir a los importadores que sufraguen todos los gastos derivados de una incautación (sobrestadía, almacenamiento, etc.) y que firmen un acuerdo de exención de responsabilidad. Las decisiones sobre las peticiones de atenuación de las sanciones no están sujetas, en su forma definitiva, a protestas administrativas.
G. Consejos de buenas prácticas para gestionar los derechos de autor en el entorno normativo aduanero de EE.UU.
Hay varias medidas que los titulares de derechos y los importadores pueden adoptar para proteger sus derechos de propiedad intelectual y evitar un escrutinio no deseado.
H. Titulares de derechos
La medida más importante de que disponen los titulares de derechos (aparte de registrarse en la USCO) es registrar sus DPI en el sistema de registro de derechos de propiedad intelectual (IPRR) del CBP. El proceso es sencillo, rápido y barato (190 dólares por registro de derechos de propiedad intelectual). El acto de registrar tiene el efecto beneficioso de poner al CBP en alerta sobre productos entrantes con derechos de autor infringidos. También sirve como medio eficaz para garantizar que el CBP dispone de información actualizada sobre el punto de contacto. Esto puede utilizarse para comunicarse rápidamente con los titulares de los derechos en caso de que la mercancía importada sea retenida. En caso de que se detecten copias piratas, el registro abre la puerta a opciones de aplicación que de otro modo no estarían disponibles para obras cuyos derechos de autor no se hayan registrado en el CBP.
Los titulares de derechos pueden mejorar la protección que ofrece el registro CBP poniéndose en contacto posteriormente con los funcionarios de operaciones sobre el terreno en todos los puertos de entrada de EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico con el fin de educarles sobre las características distintivas de las obras protegidas. Compartir una guía de información sobre el producto o impartir un seminario web de información sobre el producto puede, en este sentido, permitir a la CBP supervisar mejor las importaciones y, si procede, tomar medidas para impedir la entrada de artículos infractores.
Por último, los titulares de derechos pueden maximizar la protección de sus DPI ejerciendo una vigilancia activa sobre los mercados digitales y físicos en los que se producen y/o comercializan sus mercancías. Si este tipo de vigilancia da lugar a la detección de mercancías infractoras, los titulares de derechos estarán en condiciones de utilizar las herramientas administrativas y/o judiciales disponibles para poner fin a la infracción (por ejemplo, mediante la presentación de una denuncia electrónica ante el CBP, la presentación de una denuncia de robo de DPI ante el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, la obtención de una orden judicial de cesación, etc.).
Las anteriores medidas de buenas prácticas en materia de derechos de autor orientadas a los titulares de derechos pueden resumirse del siguiente modo:
- Registrar los derechos de autor en la USCO
- Registrar los derechos de autor con el DPI del CBP
- Educar a los oficiales de operaciones de campo de la CBP en todos los puertos de entrada de EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico sobre las características y atributos distintivos del trabajo protegido y registrado.
- Supervisar de forma proactiva los mercados en los que se produce y comercializa la obra protegida.
- Adoptar a tiempo medidas administrativas o judiciales contra las violaciones de los DPI
I. Importadores
Existen, como alternativa, varias medidas que los importadores pueden adoptar para evitar el escrutinio no deseado de la CBP o de los titulares de derechos. Por ejemplo, los importadores pueden, antes de realizar una importación, aclarar los derechos de propiedad intelectual asociados a la mercancía que se va a enviar mediante una búsqueda gratuita en el sistema de búsqueda de derechos de propiedad intelectual (IPRS) del CBP. La realización de este paso facilita, con carácter previo a la importación, la identificación de derechos de propiedad intelectual previamente desconocidos que han sido registrados con fines de protección ante el CBP, permitiendo así a los importadores obtener a tiempo el consentimiento del titular de un derecho y, por extensión, evitar problemas de cumplimiento posteriores.
Cuando un importador obtiene el consentimiento del titular de los derechos para importar una obra protegida, el riesgo de una detención o incautación indebida puede reducirse al mínimo mediante la notificación anticipada de este hecho a los funcionarios de la CBP en todos los puertos de entrada a EE.UU. relevantes desde el punto de vista logístico. Esta acción evita sorpresas potencialmente perjudiciales y costosas, fomenta la confianza entre los importadores y la CBP y facilita el comercio legítimo.
La última medida de buenas prácticas que puede adoptar un importador para minimizar el riesgo de incumplimiento aduanero relacionado con los DPI consiste en obtener, también antes de la importación, garantías por escrito de los proveedores y productores extranjeros de que la mercancía que van a exportar no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Las anteriores medidas de mejores prácticas en materia de derechos de autor orientadas a los importadores pueden resumirse del siguiente modo:
- Borrar los derechos de propiedad intelectual asociados a las mercancías entrantes en el sistema IPRS de CBP.
- Obtenga todas las autorizaciones necesarias de los titulares de derechos antes de introducir la mercancía
- Proporcionar a los funcionarios de operaciones de campo de la CBP un aviso previo a la importación de la próxima entrada de mercancías para las que se ha obtenido previamente la autorización de un titular de derechos.
- Insertar disposiciones en los documentos de transacción pertinentes (acuerdos de fabricación por contrato, por ejemplo) que prohíban las obras piratas en mercancías producidas en el extranjero para su posterior importación a Estados Unidos.
K. Derechos de autor y comercio Conclusión
Navegar por cuestiones de derechos de autor en el comercio internacional puede ser, como se pone de relieve en esta entrada del blog, difícil y complejo. Este es especialmente el caso de las pequeñas y medianas entidades que carecen de los recursos jurídicos de las grandes empresas. Comprender los conceptos y seguir los consejos de buenas prácticas expuestos en este artículo contribuirá en gran medida a garantizar que los titulares de derechos protejan los activos intangibles que tanto les ha costado conseguir y que los importadores eviten los retrasos y gastos que puede ocasionar el incumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a los derechos de propiedad intelectual en el entorno normativo aduanero estadounidense.
Patentes y aduanas estadounidenses
El último tema de esta serie de entradas de blog que exploran los vínculos entre el comercio internacional y la propiedad intelectual se refiere a las patentes. Aunque hay relativamente pocos estudios que intenten estimar el impacto del robo de patentes (un fenómeno que a veces se denomina "infracción eficiente"), se puede obtener una visión indirecta del alcance del problema a partir del hecho de que las acciones judiciales por infracción sólo en Estados Unidos han dado lugar, entre 1996 y 2008, a la concesión de más de 4.000 millones de dólares en daños y perjuicios. En este contexto, no es de extrañar que la protección y la observancia de los derechos de patente sea una cuestión comercial prioritaria para el CBP.
A. Protección y observancia de las patentes en el comercio de EE.UU.
La protección administrativa y la observancia de los derechos de patente en el entorno comercial de Estados Unidos se llevan a cabo mediante los esfuerzos combinados de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) y la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP). Los puntos clave que caracterizan este enfoque conjunto se entienden mejor en referencia a las dos etapas discretas implicadas:
Etapa 1: Crear una base para el cumplimiento de la normativa
Durante la primera etapa, la ITC, un organismo independiente y bipartidista con sede en Washington, DC, recibe (o inicia), revisa, investiga y emite resoluciones con respecto a las reclamaciones relativas a la importación de artículos que infringen patentes de diseño o de utilidad válidas y exigibles. En el desempeño de esta labor, los jueces de derecho administrativo (ALJ) llevan a cabo procedimientos de tipo judicial que culminan con la adopción de una resolución inicial (ID). Estos procedimientos, basados en la Ley de Procedimientos Administrativos, son rápidos (la carga de trabajo de la ITC se conoce comúnmente como "rocket docket") y económicos (en comparación con el coste de emprender una acción civil por infracción ante los tribunales). En caso de que se determine que se han infringido los derechos del titular de una patente y, además, suponiendo que no se llegue a un acuerdo o a una orden de consentimiento, la ITC puede, dependiendo de las circunstancias y de la reparación solicitada, emitir: (i) una orden de exclusión general o limitada; (ii) una orden de incautación; (iii) una orden de cese y desistimiento; y/o (iv) una sanción. Las partes que no estén satisfechas con una resolución/orden de la ITC pueden recurrir el asunto ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos.
Fase 2: Adopción de medidas coercitivas
En la segunda fase, la responsabilidad de proteger y hacer cumplir las patentes en el contexto del comercio internacional pasa al CBP. Si, transcurridos 60 días, las conclusiones/acciones de la ITC no han sido desaprobadas por el USTR, las órdenes de la Comisión pasarán a ser definitivas y plenamente ejecutables. Esto significa, en efecto, poner fin a la práctica del periodo de revisión de permitir la entrada de artículos excluibles bajo una fianza de entrada única, denegar la entrada (de forma que se permita la exportación) a artículos incluidos en una orden de exclusión o, en los casos en que haya habido un intento previo de importación, confiscar la mercancía. No existe ninguna medida paliativa en relación con la incautación por parte del CBP de artículos que entran en el ámbito de aplicación de una orden de la ITC.
En cuanto a las otras formas de protección de patentes mencionadas anteriormente, es decir, las órdenes de cese y desistimiento y las sanciones que pueden derivarse de su incumplimiento, es importante reconocer que el CBP no desempeña ningún papel en la aplicación de estas cuestiones. La aplicación de estos recursos sigue siendo competencia de la ITC.
En términos generales, el CBP no mantiene un nivel tan elevado de actividad de ejecución en materia de patentes como en el caso de las marcas y los derechos de autor. Esta observación se ve confirmada por las estadísticas que muestran que, en los últimos 5 años, la agencia ha ejecutado una media anual de 123 órdenes de exclusión y ha llevado a cabo una media anual de 169 incautaciones (con un MSRP medio anual correspondiente de 4.134.173 dólares). La escasa importancia de estas cifras en relación con los volúmenes y valores asociados a las marcas registradas y los derechos de autor sugiere que los DPI no reciben la misma prioridad y los mismos recursos en lo que respecta a la protección y aplicación de la CBP.
B. Consejos para la gestión de patentes en el entorno normativo aduanero de EE.UU.
Existen varias medidas que los titulares de derechos y los importadores pueden adoptar para proteger sus derechos de propiedad intelectual y evitar un escrutinio no deseado en el ámbito del comercio internacional.
C. Titulares de derechos
A falta de la posibilidad de registrar las patentes, como en el caso de las marcas y los derechos de autor, con el sistema IPRR del CBP, la mejor medida proactiva que puede adoptar un titular de derechos para contrarrestar las infracciones relacionadas con el comercio consiste en vigilar a los competidores del sector y buscar preventivamente pruebas de uso ilícito.
En caso de que se detecte una infracción, la medida reactiva más importante que puede adoptar el titular de una patente consiste en presentar una denuncia en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930. Como se ha expuesto anteriormente, esta medida, cuando tiene éxito, pone al CBP en alerta sobre los productos infractores, facilita las subsiguientes exclusiones e incautaciones del CBP y, por parte de la ITC, abre la puerta a órdenes de cese y desistimiento respaldadas por sanciones. Aunque los demandantes más habituales en las acciones 337 son grandes empresas con grandes recursos, la Oficina de Asistencia en Recursos Comerciales (TRAO) de la ITC está disponible para ayudar gratuitamente a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Este recurso garantiza que las PYME puedan proteger sus patentes contra las infracciones relacionadas con el comercio del mismo modo que sus homólogas de mayor tamaño.
La última medida que pueden tomar los titulares de derechos para proteger las patentes en el entorno comercial de EE.UU. consiste en ofrecerse a reunirse con los funcionarios de campo de la CBP en todos los puertos relevantes desde el punto de vista logístico, con vistas a proporcionar orientación sobre las características y atributos distintivos que acompañan a una patente concreta. Esta información, cuando se facilita, puede mejorar las capacidades de control y aplicación de la CBP.
D. Importadores
Por su parte, los importadores pueden evitar el escrutinio indeseado de los titulares de derechos y/o de la CBP adoptando y aplicando las siguientes buenas prácticas.
La primera consiste en compensar los derechos de patente sensibles al comercio. Aunque no existe una base de datos centralizada y con capacidad de búsqueda similar a la que mantiene el CBP para las marcas y los derechos de autor (es decir, el portal IPRS), los importadores deberían, antes de introducir la mercancía, examinar las listas de investigaciones en curso y órdenes pendientes de la ITC. Esto proporcionará a los importadores información útil sobre si la mercancía que pretenden importar es o podría ser objeto de una acción de observancia de patentes.
Si un importador encuentra información que le hace dudar, la segunda mejor práctica consiste en acceder al portal EDIS del ITC con el fin de profundizar en la cuestión. Los importadores pueden registrarse para obtener una cuenta EDIS aquí.
Si la medida anterior no resuelve adecuadamente la duda de un importador, la mejor práctica final consiste en solicitar al CBP que emita una resolución que aclare si la mercancía que se va a importar entra en el ámbito de aplicación de una orden de la ITC. Las solicitudes de resolución pueden prepararse y presentarse aquí. Una resolución favorable proporciona a los importadores seguridad en las transacciones al garantizar que las mercancías que se ajustan a los hechos y circunstancias expuestos en una solicitud subyacente recibirán, en el momento de la entrada, un trato coherente con la conclusión a la que se llegue.
E. Patentes y conclusión comercial
Navegar por cuestiones de patentes en el comercio internacional puede ser, como se destaca en esta entrada del blog, difícil y complejo. Este es especialmente el caso de las pequeñas y medianas entidades que carecen de los recursos jurídicos de las grandes empresas. Comprender los conceptos y seguir los consejos de buenas prácticas expuestos en este artículo contribuirá en gran medida a garantizar que los titulares de derechos protejan los activos intangibles que tanto les ha costado conseguir y que los importadores eviten los retrasos y gastos que puede ocasionar el incumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a los DPI en el entorno normativo aduanero estadounidense.
