Si te parece que últimamente hemos estado escribiendo mucho sobre los acuerdos NNN en China, tienes razón. Lo hacemos porque hemos observado un preocupante aumento en el número de empresas que acuden a nosotros tras haber perdido su propiedad intelectual a manos de su contraparte china (normalmente su fabricante chino) debido a que los acuerdos NNN que utilizaron eran inútiles o, lo que es peor, perjudiciales. Véase «Estafas en la redacción de contratos en China: de mal en peor » y «Acuerdos NNN en China: hazlo bien o aléjate».
En un nuevo intento por evitar que China se apropie indebidamente de la propiedad intelectual, adjunto a continuación un correo electrónico enviado por uno de nuestros abogados especializados en derecho industrial internacional a un cliente habitual, en el que se recogen algunas de las preguntas iniciales que planteamos a los clientes que nos han contratado para redactar un acuerdo NNN que sea realmente exigible y proteja su propiedad intelectual:
Me alegro de volver a trabajar contigo. En cuanto a la NNN, estas son las preguntas básicas:
1. Normalmente redactamos un acuerdo NNN unilateral, ya que no nos corresponde a nosotros proteger la propiedad intelectual de la parte receptora china frente a usted. Sin embargo, si considera que el proceso implicará un intercambio de información entre usted y [Empresa china], sin duda podemos contemplarlo en un NNN recíproco. Un NNN recíproco es más complejo de gestionar que uno unilateral, lo que debilita su aplicación. No obstante, usted ha indicado en su borrador:«El acuerdo también debería redactarse de tal forma que resulte beneficioso para [Empresa china]». Esto parece indicar que desea un NNN recíproco.
¿Podría indicarme si se trata de: a) unilateral o b) mutuo?
2. En los acuerdos NNN comerciales habituales, establecemos que la protección de la propiedad intelectual se mantenga vigente hasta que usted exima por escrito a la parte receptora. Dado que nuestro acuerdo NNN no se basa en conceptos de secreto comercial, es razonable estipular que la parte receptora no pueda hacer uso en ningún momento de su información confidencial. Sin embargo, las empresas chinas, acostumbradas a utilizar acuerdos de confidencialidad (NDA), a veces se quejan y solicitan un plazo muy corto; un año se ha convertido en lo habitual. Para evitar negociaciones a menudo prolongadas sobre esta cuestión, podemos estipular que su NNN tenga una vigencia de 5 años a partir de la divulgación final. Tenga en cuenta también que, si el NNN es recíproco, el plazo se aplica en ambos sentidos.
Indique cuál de las siguientes opciones es la correcta: a) vigente hasta su rescisión por escrito, o b) con una vigencia de cinco (o más) años a partir de la fecha de la divulgación definitiva. Tenga en cuenta que la opción b) es probablemente la más adecuada para un acuerdo NNN recíproco con una empresa china.
3. Si es probable que [la empresa china] lleve a cabo trabajos de desarrollo que den lugar a un nuevo producto o a una innovación, abordamos esa cuestión mediante una cláusula de «nuevo trabajo». El problema con una cláusula de «nuevo trabajo» es que sugiere que [la empresa china] está autorizada a utilizar la información que usted le facilite para desarrollar un nuevo producto sin su aprobación previa ni consulta con usted. A menudo, eso es precisamente lo que usted, como parte reveladora, desea evitar. En ese caso, establecemos de hecho que el nuevo trabajo constituye un incumplimiento del acuerdo. Todo esto depende de lo amistoso y colaborativo que desee que el NNN parezca a [la empresa china] en esta fase.
Indique cuál de las siguientes opciones prefiere: a) una cláusula sobre «nuevas obras» que prohíba la creación de nuevas obras por considerarla un incumplimiento del NNN, con una disposición que establezca que usted será el titular de las obras resultantes de dicho incumplimiento; b) una cláusula estándar sobre «nuevas obras» que establezca que usted es el titular de todas las nuevas obras; o c) una cláusula sobre «nuevas obras» redactada a medida que establezca que las partes acordarán la atribución de la titularidad y la explotación de las nuevas obras.
4. ¿Desea hacer referencia al programa básico previsto por la NNN en el propio acuerdo de la NNN? Es una buena práctica habitual que el acuerdo de la NNN no mencione el proyecto base, partiendo de la base de que incluso esa información es confidencial y no debe revelarse en un documento «público». Sin embargo, ya ha compartido el borrador del esquema con [Empresa china], por lo que todas las partes conocerían perfectamente el proyecto concreto.
In this case the options are: a) provide for a general statement of the program in the body of the NNN, with something like “Development of the _____ device” b) provide for a non-confidential statement of the project/program in an exhibit to the NNN. Please advise on which option you want to use.<
5. Necesitaremos el nombre en chino, la dirección, etc., de [Empresa china]. Veo su nombre en inglés en el borrador del contrato de distribución que te han facilitado, pero es fundamental que el nombre en chino sea totalmente exacto, ya que los tribunales chinos solo reconocerán la parte redactada en chino del contrato NNN.
6. Cualquier información confidencial que se facilite a [Empresa china] también se facilitará a [Empresa china B]. En la práctica, esto significa que dicha información también estará a disposición de [Empresa china C]. Le rogamos que tenga en cuenta el riesgo que esto conlleva.
Teniendo en cuenta este riesgo, ¿desea que elaboremos también acuerdos de confidencialidad NNN por separado para [la empresa china B y la empresa china C]? ¿O basta con a) establecer que [las empresas chinas B y C] son partes a las que se permite la divulgación? ¿Desea que [los empleados clave chinos A, B y C] firmen también individualmente este acuerdo de confidencialidad NNN? Estas cuestiones ponen de manifiesto una de las razones por las que resulta difícil un acuerdo NNN recíproco: si solicita estas protecciones adicionales, [la empresa china] puede entonces pedir lo mismo a su empresa, involucrando a las distintas filiales de su empresa e incluso a investigadores e ingenieros a título individual. En realidad, todo esto es bastante razonable en un acuerdo NNN recíproco, pero puede complicarse rápidamente. Además, es posible que personas de ambas partes se resistan a firmar acuerdos NNN que les hagan personalmente responsables. Le rogamos que nos asesore sobre esta cuestión.
Si tienes más preguntas sobre los acuerdos NNN en China —en esta ocasión, de nuestros clientes a nuestros abogados—, echa un vistazo a «Acuerdos NNN en China: las preguntas que nos hacen».
