Si le parece que hemos estado escribiendo a menudo sobre los Acuerdos NNN con China, estaría en lo cierto. Lo hacemos porque hemos tenido un aumento preocupante de empresas que acuden a nosotros después de haber perdido su PI a manos de su contraparte china (normalmente su fabricante chino) porque los Acuerdos NNN que utilizaron carecían de valor o incluso eran peores. Véase China Contract Drafting Scams: De lo malo a lo mucho peor y Acuerdos NNN en China: Hágalos bien o váyase.
En un nuevo esfuerzo por evitar que la propiedad intelectual sea usurpada por China, facilito el siguiente correo electrónico, enviado por uno de nuestros abogados especializados en fabricación internacional a un cliente habitual, en el que se exponen algunas de las preguntas iniciales que formulamos a nuestros clientes que nos han contratado para elaborar un acuerdo NNN que sea realmente aplicable y proteja su propiedad intelectual:
Me alegro de volver a trabajar con usted. Para el NNN, aquí están las preguntas básicas:
1. Normalmente redactamos un NNN unilateral porque no nos incumbe proteger de usted la propiedad intelectual de la parte china receptora. Sin embargo, si cree que el proceso incluirá el intercambio de información entre usted y [la empresa china], sin duda podemos cubrirlo con un NNN mutuo. Un NNN mutuo es más complejo de gestionar que un NNN unilateral, lo que debilita su aplicación. Sin embargo, usted ha declarado en su proyecto de esquema: "El acuerdo también debe redactarse de manera que sea beneficioso para [la empresa china]". Esto suena a que quiere hacer un NNN mutuo.
Por favor, indique: a) ¿unilateral o b) mutuo?
2. En asuntos comerciales normales de NNN, establecemos que la protección de la PI se aplique hasta que usted autorice por escrito a la parte receptora. Dado que nuestros NNN no se basan en conceptos de secreto comercial, es razonable establecer que la parte receptora nunca pueda hacer uso de su información confidencial. Sin embargo, las empresas chinas que están acostumbradas a utilizar acuerdos NDA a veces se quejan y buscan un límite temporal muy corto; un año se ha convertido en algo habitual. Para evitar negociaciones a menudo prolongadas sobre esta cuestión, podemos establecer que su NNN sea efectivo durante 5 años después de la divulgación final. Tenga en cuenta también que si el NNN es mutuo, el plazo corre en ambos sentidos.
Por favor, indique si: a) es efectivo hasta que se comunique por escrito o b) el plazo es de cinco (o más) años a partir de la fecha de la comunicación final. Tenga en cuenta que b) es probablemente mejor para un acuerdo NNN mutuo con una empresa china.
3. Si es probable que [la empresa china] realice trabajos de desarrollo que den lugar a un nuevo producto o innovación, cubrimos esa cuestión con una cláusula de Nuevo Trabajo. El problema de una cláusula de Nuevo Trabajo es que sugiere que [la empresa china] está autorizada a utilizar la información que usted le proporciona para desarrollar un nuevo producto sin su aprobación o sin consultarle primero. A menudo, eso es exactamente lo que usted, como parte divulgadora, quiere evitar. En ese caso, proporcionamos en efecto que el nuevo trabajo es una violación del acuerdo. Todo depende de lo amistosa y colaboradora que quiera que le parezca la NNN a [empresa china] en esta fase.
Por favor, indique: a) Nuevo trabajo prohibido como incumplimiento del NNN, con una disposición que establezca que usted será el propietario del trabajo resultante de dicho incumplimiento o b) una disposición estándar de nuevo trabajo que establezca que usted es el propietario de todo el nuevo trabajo o c) una disposición de nuevo trabajo redactada a medida que establezca que las partes acordarán una asignación de la propiedad y explotación del nuevo trabajo.
4. ¿Quiere hacer referencia al programa básico contemplado por el NNN en el propio NNN? Lo normal es que en el Acuerdo NNN no se mencione el proyecto básico, partiendo de la base de que incluso esa información es confidencial y no debe divulgarse en un documento "público". Sin embargo, usted ya ha compartido el borrador del anteproyecto con [empresa china], por lo que todas las partes conocen perfectamente el proyecto específico.
In this case the options are: a) provide for a general statement of the program in the body of the NNN, with something like “Development of the _____ device” b) provide for a non-confidential statement of the project/program in an exhibit to the NNN. Please advise on which option you want to use.<
5. Necesitaremos el nombre en chino, la dirección, etc. de [empresa china]. Veo su nombre en inglés en el borrador del Contrato de Distribución que le han facilitado, pero es crucial que obtengamos su nombre en chino con total exactitud porque los tribunales chinos solo reconocerán la parte china del Contrato NNN.
6. Cualquier información confidencial que llegue a [empresa china] también llegará a [empresa china B]. En la práctica, esto significa que esta información también estará disponible para [empresa china C]. Tenga en cuenta el riesgo que esto supone.
Teniendo en cuenta este riesgo, ¿quieren que hagamos también acuerdos NNN separados para [la empresa china B y la empresa china C]? ¿O es suficiente con a) establecer que [las empresas chinas B y C] son partes a las que se permite la divulgación? ¿Desea que [los empleados clave chinos A y B C] firmen también individualmente este acuerdo NNN? Estas cuestiones muestran una razón por la que un NNN mutuo es difícil: si usted pide estas protecciones adicionales, [la empresa china] puede pedir lo mismo a su empresa, implicando a las distintas filiales de su empresa e incluso a investigadores e ingenieros individuales. En realidad, todo esto es bastante razonable en una NNN mutua, pero puede complicarse rápidamente. Además, las personas de ambas partes pueden resistirse a firmar acuerdos de NNN que les hagan personalmente responsables. Le rogamos que nos asesore al respecto.
Para más preguntas sobre NNN en China, esta vez de nuestros clientes a nuestros abogados, consulte Acuerdos NNN en China: Las preguntas que nos hacen.
