Cuando trabajamos en complejos acuerdos de fabricación por contrato, la mayoría de nuestros clientes nos dicen que su principal objetivo es proteger su propiedad intelectual. Esto es especialmente cierto en el caso de los diseñadores de productos de nueva creación, en los que gran parte de su propiedad intelectual consiste en secretos comerciales y conocimientos técnicos que requieren un acuerdo formal con el fabricante. Sin embargo, a medida que trabajamos con el cliente, a menudo nos enteramos de que ya ha regalado su propiedad intelectual al fabricante chino. Hacer un regalo a la familia o a un amigo es un bonito gesto. Pero ningún diseñador extranjero de un producto tiene la intención de hacer un regalo al propietario de una fábrica china. El regalo no es intencionado, y las consecuencias prácticamente nunca son buenas.
Esto es lo que suele ocurrir. Empezamos a redactar el contrato de fabricación. En nuestra serie de preguntas estándar, preguntamos por el estado de los moldes. El cliente nos dice algo parecido a lo siguiente "Ya hemos proporcionado los diseños de nuestros moldes a nuestro fabricante chino y el fabricante ya ha fabricado los moldes. El problema actual se centra en el pago de los moldes".
A continuación, preguntamos a nuestro cliente sobre sus planes para comercializar su idea de producto y fabricar prototipos de producción. El cliente nos informa: "Llevamos meses trabajando con el fabricante para fabricar un prototipo de producción. El fabricante aceptó contratar a sus propios ingenieros y diseñadores para este proceso. Ya tenemos dos prototipos y estamos listos para empezar la producción. El único problema ahora es cómo pagar el trabajo de los prototipos".
En ambos casos, nos planteamos el siguiente tipo de preguntas:
- ¿Qué tipo de documentación utilizó para facilitar su información confidencial sobre el diseño al fabricante?
- ¿Qué hizo para proteger formalmente su propiedad intelectual?
- ¿Qué hizo para dejar claro que es el propietario de todo el diseño de los moldes?
- ¿Qué hizo para asegurarse de que le pertenecía todo el trabajo de diseño y fabricación del prototipo?
Con demasiada frecuencia, nuestro cliente responde con algo como esto "La única documentación que tenemos es una simple orden de compra de los moldes. No hay ninguna documentación relativa al prototipo. Nos dijeron que utilizar órdenes de compra en esta fase es lo habitual, así que no pensamos en ello".
El escenario anterior, con ligeras variaciones, es casi habitual para las empresas de nueva creación que hacen su primera incursión en el mercado manufacturero chino. Entonces tenemos que decirle a nuestro cliente algo como lo siguiente: "Usted ha indicado que su principal objetivo es proteger su propiedad intelectual. Pero, al proporcionar sus datos de diseño a su fabricante chino sin documentación y al permitir que la parte china diseñe y fabrique moldes y prototipos, ha cedido efectivamente su propiedad intelectual al fabricante chino. La cuestión que se nos plantea ahora es determinar si el fabricante aceptará o no devolver este regalo. A veces sí, pero normalmente no.
En esta situación, es posible que el fabricante chino se apropie del producto y empiece a fabricarlo en su propio nombre. Cuando el diseñador extranjero protesta, el fabricante chino señala que él hizo el diseño y la fabricación de los moldes y también todo el trabajo de diseño y fabricación del prototipo del producto. Y como hizo todo ese trabajo, es el propietario del diseño. Y aquí está la cuestión: legalmente, mientras el fabricante chino no infrinja la marca registrada de la parte extranjera, suele ser libre de fabricar el producto y venderlo donde quiera.
A falta de acuerdos formales por escrito, en la mayoría de los países los litigios para determinar a quién pertenece cada cosa en relación con el producto son intensivos en hechos y el resultado final no suele estar claro. La falta de claridad simplemente acaba con las posibilidades de que la mayoría de las empresas de nueva creación comercialicen su producto con eficacia. Así que cuando esta situación le ocurre a una start-up extranjera, puede significar la muerte comercial. La parte china cuenta con ello. Una empresa muerta no puede soportar los litigios necesarios para resolver el problema. Incluso para las empresas bien establecidas, esta situación puede causar daños económicos sustanciales, ya que se dificulta mucho la comercialización efectiva de un nuevo producto.
En la mayoría de los casos, sin embargo, al fabricante chino no le interesa vender el producto con su propio nombre; lo que suele querer es crear una situación en la que el comprador extranjero no tenga la opción de que su producto sea fabricado por ningún otro fabricante. El fabricante chino quiere asegurarse de que será la única entidad con derecho a fabricar el producto. Al conseguir esto, tiene esencialmente el poder de fijación de precios de un monopolio en la fabricación del producto.
Así es como funciona sobre el terreno. En un momento dado, el comprador extranjero decide que quiere cambiar de fabricante porque a) el fabricante sube sustancialmente su precio, b) el producto es sistemáticamente defectuoso o c) el fabricante no puede mantener el volumen de producción requerido. La empresa extranjera que quiere cambiar de fabricante solicita a su fabricante actual que transfiera sus moldes y el prototipo del producto a la nueva fábrica.
El fabricante se niega a acceder a esta petición. El fabricante dice: "somos propietarios del diseño de los moldes y del diseño del prototipo del producto. Nos comprometemos a no fabricar el producto ni para nosotros ni para terceros. Por otra parte, usted no es libre de llevar los moldes y prototipos a ninguna otra fábrica. Sólo podrá fabricar el producto si utiliza nuestros servicios de fabricación para ello. En términos jurídicos, el fabricante chino está diciendo que concederá una licencia exclusiva a la empresa extranjera para fabricar un producto cuyo diseño es propiedad de la parte china.
Si el comprador extranjero insiste en que quiere trasladar su fabricación a otro lugar, algunos fabricantes chinos dirán que el comprador extranjero es libre de empezar de cero con una nueva fábrica. Otros fabricantes chinos adoptarán una postura más dura y declararán que fabricar el producto en cualquier otra instalación constituye una infracción de su PI y tomarán medidas para impedirla. En los últimos dos años, cada vez más fabricantes chinos están haciendo todo lo posible (normalmente mediante cartas de cese y desistimiento y litigios) para imposibilitar la fabricación por parte de otros. En cualquier caso, si el producto es complejo de algún modo, el comprador extranjero se encuentra en una situación en la que está obligado a trabajar con el fabricante chino original. Esto significa que el comprador extranjero no puede tomar ninguna medida práctica para resolver los diversos problemas que le llevaron a querer cambiar de fabricante. En particular, el comprador extranjero no puede hacer nada ante un aumento de precios.
Muchos clientes se muestran escépticos cuando les explicamos esta situación. Simplemente no pueden creer que hayan regalado su activo más valioso a otra empresa. Algunos nos dicen que su fabricante chino es una empresa honesta y honrada que nunca actuaría de la forma expuesta. Otros dicen que, puesto que han pagado por el trabajo, la fábrica china reconocerá que la parte extranjera es propietaria del diseño y es libre de llevar los moldes y prototipos a cualquier otra fábrica para su fabricación.
Según nuestra experiencia, la situación es muy distinta. En la última década, en todos los casos en los que ha trabajado alguno de nuestros abogados especializados en China, la fábrica china adoptó una de las posturas descritas anteriormente y se negó a dar marcha atrás. En otras palabras, una vez que usted ha regalado su PI, no debe esperar que la parte china le devuelva amablemente el regalo. Una vez hecho el regalo, la parte china se lo quedará y hará uso de él en su propio beneficio.
¿Qué les dice a sus inversores el director de la empresa de nueva creación después de haber cedido la propiedad intelectual que constituye el núcleo de su producto y de su negocio? Nuestros abogados de China han tenido que ayudar en este tipo de conversaciones y probablemente las odiamos casi tanto como los propios directivos.
Así que, en un esfuerzo por facilitar la vida a las empresas que empiezan a fabricar productos, les proponemos fervientemente que utilicen los siguientes acuerdos cuando trabajen con fabricantes chinos:
- Un acuerdo NNN
- Un Acuerdo de Desarrollo de Producto (también conocido como Acuerdo de Diseño de Producto)
- Un acuerdo de fabricación por contrato
Estos acuerdos deben firmarse antes de transferir la información de diseño al fabricante chino. Las órdenes de compra llegan al final del proceso, no al principio. A menos que quiera regalar su PI al fabricante chino sin darse cuenta. Ah, y ya que está, debería registrar sus marcas en China y estudiar la posibilidad de registrar sus patentes de diseño (y quizá otras patentes) también en China.
