En China, quien registra una marca no está obligado a utilizarla, pero eso podría cambiar pronto. Si se aprueba un proyecto de revisión de la Ley de Marcas china, podría exigirse a los solicitantes de registro que certifiquen el uso de su marca cada cinco años tras el registro. Hemos cubierto otros aspectos de la ley propuesta en Proyecto de revisión de la Ley de Marcas china y Solicitantes de marca de mala fe, malas noticias.
Según el artículo 61 del proyecto de revisión,
El titular de la marca deberá, en el plazo de doce meses después de cada cinco años a partir de la fecha de aprobación del registro de la marca, explicar al departamento administrativo de propiedad intelectual dependiente del Consejo de Estado el uso de la marca en los productos aprobados o las razones justificables para la no utilización.
Con arreglo a la versión actual de la Ley de Marcas china, el solicitante de un registro no necesita demostrar proactivamente el uso de la marca en ningún momento (aunque puede tener que hacerlo si el registro es impugnado por falta de uso por otra parte). Sin embargo, si finalmente se aprueba, el proyecto de revisión cambiará esta situación y obligará a los titulares de marcas a certificar su uso cada cinco años. Esto representa un avance significativo de China hacia la vinculación de los derechos de marca con el uso de la marca en cuestión, y no sólo con el registro de la marca en la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA).
El marco del proyecto de revisión guarda cierto parecido con los requisitos de mantenimiento de marcas posteriores al registro en Estados Unidos. Los solicitantes de registro de marcas en Estados Unidos deben presentar una declaración de uso (también conocida como declaración de la Sección 8) entre el quinto y el sexto aniversario del registro de su marca, y después cada vez que se renueve la marca cada diez años. Los requisitos propuestos por China son más exigentes que los de Estados Unidos, al menos en cuanto a la frecuencia. Aunque en Estados Unidos el requisito de presentar una declaración de la sección 8 se reduce a una vez cada diez años tras la primera renovación, en China los intervalos de cinco años continuarán indefinidamente, al menos según el actual proyecto de revisión.
Los solicitantes seguirán teniendo la posibilidad de registrar marcas en China aunque no se utilice la marca en el país. Esto contrasta notablemente con Estados Unidos, donde la marca ya debe estar en uso en el comercio para que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) la registre. Sin embargo, según el proyecto de revisión de la Ley de Marcas de China, ya no será posible mantener indefinidamente un registro de marca sin que haya habido nunca uso de la misma. En la práctica, el nuevo artículo 61 exigirá que el uso de la marca comience a más tardar seis años después del registro.
Si el proyecto de revisión se convierte en ley, no certificar el uso de la marca supondrá el abandono del registro. Esto significa que los solicitantes de registro de marcas en China tendrán que protegerse contra un escollo al que ya se enfrentan los solicitantes de Estados Unidos y otros países, como Filipinas. Los titulares de marcas registradas en China deberán estar atentos a las futuras orientaciones de la CNIPA.
El artículo 61 también ordena a la CNIPA "realizar inspecciones aleatorias de la autenticidad de las declaraciones y, en caso necesario, podrá exigir al solicitante del registro de marca que añada las pruebas pertinentes". Si ya ha registrado una marca en China, debe asegurarse de documentar adecuadamente el uso de la marca y de poder proporcionar fácilmente la documentación pertinente a la CNIPA en caso de inspección. Ni que decir tiene que no será buena idea alegar falsamente el uso de la marca en caso de inspección.
Los cambios en el artículo 61 podrían ser positivos o negativos para las empresas internacionales, dependiendo de su situación. Por un lado, ya no será posible que una marca mantenga vivos los registros de marca por si decide utilizarla. Esta flexibilidad es especialmente útil para las marcas que están en proceso de establecer una presencia en China o que aún no han desplegado toda la gama de sus productos en el mercado chino. Los nuevos requisitos del proyecto de revisión sobre el uso de marcas también dificultarán el uso de registros defensivos, diseñados para impedir que otros registren y utilicen la marca en cuestión.
Al mismo tiempo, las disposiciones del proyecto de revisión ayudarán a la CNIPA a eliminar algunas de sus marcas muertas, que a menudo impiden que una marca registre una marca debido a conflictos con marcas que no se están utilizando y, en algunos casos, están registradas a nombre de empresas que ya no están en funcionamiento. Los nuevos requisitos del artículo 61 también complicarán las cosas a los actores de mala fe, como los ocupantes ilegales de marcas, ya que habrá un límite de tiempo para que puedan mantener un registro de marca con fines nefastos.
La conclusión para los actuales o futuros titulares de marcas chinas es la siguiente: Use la marca o piérdala.
