Nuestros abogados especializados en la resolución de litigios en China se han ocupado de muchos más litigios de lo habitual entre fábricas chinas y sus compradores extranjeros de productos. En muchos de estos casos, las empresas extranjeras han acudido a nuestro bufete después de que su fábrica china les reclamara dinero por un producto defectuoso. En ninguno de estos casos nuestro cliente tenía un buen acuerdo de fabricación en vigor, por lo que las empresas chinas casi siempre tienen al menos alguna base para sus reclamaciones.
1. Su propiedad intelectual en China corre el riesgo de ser confiscada
Sea como fuere, las empresas chinas (prácticamente sin excepción) amenazaron con demandar a nuestros clientes y las más inteligentes también amenazaron con congelar las marcas, los derechos de autor y/o las patentes chinas de nuestros clientes y quedarse con esa propiedad intelectual una vez que se impusieran. En muchos casos, los únicos activos de nuestros clientes en China eran su propiedad intelectual registrada, por lo que la amenaza de confiscar esa propiedad intelectual era muy real.
En un conocido caso judicial chino de 2011, el tribunal chino permitió a un demandante chino "congelar" una marca china perteneciente a una empresa extranjera, Castel. En francés ¿Castel (卡斯代尔) empresa congelada fuera de China? El blog Re:Marks on Copyright and Trademark escribió sobre este caso y señaló los riesgos que se derivan del mismo:
[La decisión es especialmente importante para las entidades extranjeras que no tienen activos significativos en China. Normalmente, dichas entidades pueden haberse considerado aisladas del riesgo de litigio en China debido a la falta de activos en China. Sin embargo, incluso las entidades extranjeras sin activos significativos en China suelen tener marcas registradas en China. Esas marcas están ahora en la línea de fuego si la entidad extranjera es demandada, ya sea por infracción de marca o por otras causas de acción, especialmente cuando la entidad extranjera tiene activos limitados en China. Por supuesto, esto también se aplica a los demandantes extranjeros que pretenden obtener una indemnización por daños y perjuicios contra demandados chinos.
Nuestro bufete ha tratado docenas de casos en los que la compañía china de seguros de exportación, Sinosure, amenaza agresivamente (siempre) a nuestros clientes para que paguen a una fábrica china el dinero que supuestamente le deben. En esos casos, una de las primeras cosas que hacen nuestros abogados especializados en resolución de litigios es tratar de encontrar la mejor manera de proteger los activos de nuestro cliente en China frente al embargo, incluida, en particular, su propiedad intelectual. Esto es mucho más complicado de lo que puede parecer y el siguiente es uno de mis ejemplos favoritos al respecto:
La empresa X acude a nuestro bufete con un problema de Sinosure y le preguntamos si ha registrado su marca como marca china. Nos responden que no, por lo que inmediatamente les decimos que deben hacerlo porque, de lo contrario, es muy probable que la fábrica china con la que mantienen la disputa lo haga rápidamente y utilice el registro de la marca como palanca en su contra*.
La empresa X decide entonces no contratar a nuestro bufete, sino negociar por su cuenta con su fábrica china y con Sinosure. Suponemos que esto será lo último que sepamos de ellos, pero unos dos años más tarde (y sin recordar que se habían puesto en contacto con nosotros cuando tuvieron su problema inicial con Sinosure) esta misma empresa vuelve a ponerse en contacto con nosotros con un importante problema de marcas en China. Resulta que esta empresa siguió nuestro consejo sobre la necesidad de proteger su marca con una marca china, pero como nunca nos contrató, nunca tuvo la ventaja de que discutiéramos el beneficio -en su caso, la necesidad- de asegurar la propiedad de esas marcas chinas a nombre de una empresa que no fuera la que estaba en medio de una disputa con una fábrica china y con Sinosure.
En fin, para resumir la historia (o, al menos, hacerla relativamente corta), la empresa X había registrado sus marcas en China con el nombre de la empresa X y la fábrica china con la que mantenía un litigio demandó a la empresa X en China, se impuso y se apoderó de sus marcas chinas como parte del botín de la victoria. Si la empresa X hubiera registrado sus marcas en China a nombre de otra empresa, es casi seguro que esto no habría ocurrido. Nuestro consejo a la empresa X para hacer frente a la pérdida de sus marcas chinas fue intentar recomprarlas o empezar a fabricar sus productos fuera de China, donde no serían demandados por infringir las marcas chinas que ahora eran propiedad de su antigua fábrica.
2. Cómo evitar que le quiten su IP china.
Probablemente la mejor manera sea poner su propiedad intelectual china a nombre de una empresa que no no haga negocios en China o con China. Debería pensar en crear una nueva empresa (puede tener su sede en Estados Unidos o en la UE, en cualquier otro lugar) para que posea "su" PI en China. A su vez, esta nueva empresa con fines especiales puede conceder licencias de su PI en China a su empresa que hace negocios en o con China. De este modo, una de sus empresas seguirá siendo propietaria de la propiedad intelectual en China, pero si la empresa que hace negocios en China o con China tiene problemas legales con una empresa china, la empresa china no podrá simplemente confiscar la propiedad intelectual de esa empresa en China, siempre y cuando usted mantenga el acuerdo de licencia en secreto para China, lo que es relativamente fácil de hacer.
Si su P.I. ya está a nombre de una empresa que hace negocios en China o con China, debería considerar la posibilidad de ceder esa P.I. a otra empresa y luego volver a licenciarla o no. Hacer esto no va a estar exento de complicaciones y costes, pero es mejor que perder su PI en China.
* De hecho, la legislación china establece que si una fábrica china registra una marca utilizada por uno de sus compradores de productos, no puede aferrarse a esa marca. China instituyó esta ley porque se avergonzaba de la frecuencia con que las empresas chinas hacían esto para ganar ventaja frente a sus compradores de productos, sobre todo para impedirles que eligieran que sus productos fueran fabricados por otra empresa. El problema es que todas las empresas chinas conocen esta ley, por lo que ya no registran estas marcas a su nombre, sino que encargan a otra persona (quizá un empleado o un familiar) que vuelva a registrar la marca para que no se aplique la ley. Véase Robo de marcas en China. Vuelve a lo grande
