谁应该拥有你的中国知识产权?也许不是你

我们的中国纠纷解决律师所处理的中国工厂与外国产品买家之间的纠纷案件远远超过了通常的数量。在许多此类案件中,外国公司都是在其中国工厂声称因产品不合格而欠款后才找到我们律师事务所的。在这些案件中,我们的客户都没有签订良好的《生产协议》,因此中国公司的索赔几乎无一例外都至少有一定的依据。

1.你在中国的知识产权面临被查封的风险

尽管如此,中国公司(几乎无一例外)仍威胁要起诉我们的客户,更聪明的中国公司还威胁要冻结我们客户的中国商标、中国版权和/或中国专利,一旦他们胜诉,就夺走这些知识产权。在许多情况下,我们的客户在中国的唯一资产就是其注册的知识产权,因此没收知识产权的威胁是非常真实的。

在 2011 年中国法院审理的一起著名案件中,中国法院允许中国原告 "冻结 "一家外国公司卡斯代尔的中国商标。法国《CASTEL(卡斯代尔)公司被冻结在中国?Re:Marks on Copyright and Trademark 博客对此案进行了报道,并指出了由此产生的风险:

[对于在中国没有大量资产的外国实体而言,该判决尤其值得注意。通常情况下,这些实体可能会认为自己由于在中国没有资产而不会面临在中国诉讼的风险。 然而,即使在中国没有大量资产的外国实体也往往在中国拥有商标。如果外国实体被起诉,无论是商标侵权还是其他诉讼原因,尤其是在外国实体在中国的资产有限的情况下,这些商标就会成为被告。当然,这同样适用于寻求对中国被告进行损害赔偿的外国原告。

我们律师事务所处理过数十起中国出口保险公司--Sinosure--(总是)咄咄逼人地威胁我们的客户,让他们偿还中国工厂所谓欠款的案件。在这些案件中,我们的争议解决律师首先要做的事情之一就是设法找出保护客户在中国的资产不被扣押的最佳方法,尤其是包括知识产权在内的资产。这比看上去要复杂得多,下面是我最喜欢的一个例子:

X 公司因 Sinosure 问题来到我们律师事务所,我们询问他们是否已将其品牌名称注册为中国商标。他们告诉我们还没有,于是我们立即告诉他们必须注册,因为如果他们不注册,与之发生争议的中国工厂很有可能很快就会注册,然后利用商标注册作为对付他们的筹码。

X 公司随后选择不再聘用我们公司,而是独自与中国工厂和 Sinosure 公司进行谈判。我们以为这将是我们最后一次听到他们的消息,但大约两年后(他们不记得在最初与 Sinosure 发生问题时曾联系过我们),这家公司再次联系我们,提出了一个重大的中国商标问题。原来,这家公司接受了我们的建议,需要用中国商标来保护其品牌名称,但由于他们从未聘请过我们,也就没有从我们的讨论中获益--在他们的案例中,就是需要--以一家公司的名义来确保这些中国商标的所有权,而不是以一家正与中国工厂和 Sinosure 陷入打打闹闹纠纷中的公司的名义。

总之,长话短说(或至少相对简短),X 公司以 X 公司的名义注册了其在中国的商标,与之有争议的中国工厂在中国起诉 X 公司并胜诉,然后没收了其在中国的商标作为其胜利战利品的一部分。如果 X 公司以另一家公司的名义注册其中国商标,几乎肯定不会发生这种情况。对于如何处理失去中国商标的问题,我们给 X 公司的建议是,设法买回中国商标,或者在中国境外生产产品,这样就不会因侵犯前工厂现在拥有的中国商标而被起诉。

2.如何防止您的中国 IP 被盗用。

最好的办法可能是把你的中国知识产权放在一家公司的名下,而这家公司不会 的公司名下。你应该考虑成立一家新公司(可以设在美国或欧盟的任何地方),在中国拥有 "你的 "知识产权。反过来,这家新的特殊目的公司可以将其在中国的知识产权许可给你在中国或与中国有业务往来的公司。这样,你的其中一家公司仍将拥有在中国的知识产权,但如果你在中国或与中国有业务往来的公司与中国公司发生法律问题,只要你对中国保密许可协议,中国公司将无法直接没收该公司在中国的知识产权,而这一点相对容易做到。

如果你的知识产权已经在一家在中国或与中国有业务往来的公司名下,你应该考虑将该知识产权转让给另一家公司,然后再授权或不授权。这样做不会没有麻烦和成本,但总比失去你的中国知识产权要好。

 

* 中国法律实际上规定,如果一家中国工厂注册了其产品买方使用的商标,则不能继续使用该商标。中国之所以制定这项法律,是因为中国企业经常通过这种方式来对付其产品买方,主要是为了防止买方选择让其他公司生产其产品,这让中国感到很尴尬。但问题是,每家中国公司都知道这条法律,因此他们不再以自己的名义去注册这些商标,而是让其他人(可能是员工或亲戚)重新注册商标,这样这条法律就不适用了。参见《中国商标盗窃。大行其道