Introducción
Como subrayamos regularmente en estas páginas, las marcas (y otros tipos de propiedad intelectual) suelen ser los activos más valiosos de una marca. De ahí que la protección internacional de las marcas deba ser una prioridad clave para las marcas que realizan negocios internacionales.
Globalización y realidad de las marcas
En esta era de creciente globalización, en la que los teléfonos y las tarjetas de cajero automático de su país de origen funcionan sin problemas cuando usted viaja, podría ser razonable suponer que las protecciones de las marcas también le siguen. Sin embargo, no es así: El registro de una marca en Estados Unidos deja de ser válido en el momento en que se sale de sus fronteras. Lo mismo ocurre en casi todos los países.
Los peligros de no registrar las marcas internacionalmente
Hay casos en los que hacer negocios en un país extranjero sin un registro de marca puede no plantear grandes riesgos. Las economías muy desarrolladas suelen contar con sólidas protecciones de la propiedad intelectual, y puede que no haya mucho margen para que prosperen las falsificaciones, incluso en el caso de marcas cuyas marcas no estén registradas. En algunos países, sin embargo, hacer negocios sin una marca registrada puede ser fatal.
En países como China, hacer negocios sin registrar sus marcas es una invitación al desastre. Por un lado, los falsificadores podrán copiar sus productos sin trabas. Además, los falsificadores y otros agentes malintencionados podrían registrar su marca (una práctica conocida como usurpación de marca), privándole de sus derechos y posiblemente restringiendo sus actividades legítimas.
Un incidente de usurpación de marca
A menudo cuento una historia de guerra porque ilustra muy bien el riesgo. Mientras trabajaba en Hong Kong, me contactó una marca europea que no había sido diligente con la protección internacional de su marca. Descubrió -demasiado tarde- que alguien en algún remoto pueblo de Heilongjiang había registrado su marca. El cliente se quedó atónito cuando se enteró de que el ocupante quería 200.000 dólares por transferir la marca. Pero aquí está el problema: la propiedad de la marca era absolutamente necesaria para los planes de negocio de nuestro cliente. No tenían más remedio que pagar, y pagaron.
Parte de la consternación de nuestro cliente provenía de su incredulidad ante la falta de recursos. Seguro que debe haber alguna ley contra semejante extorsión, ¿no? Por desgracia, las acciones del okupa eran legales. A diferencia de Estados Unidos, donde lo que realmente cuenta es el primer uso de la marca, en China se da mucha importancia a quién presenta primero la solicitud de marca.
Desde entonces, China está tomando medidas un poco más enérgicas contra la usurpación de marcas y prácticas similares, por lo que, dependiendo de las circunstancias, puede haber algunas vías legales para obtener reparación. Pero no siempre es así, y mi cliente no ha sido ni mucho menos la única marca extranjera a la que se ha sacudido de esta manera.
El mito de "demasiado pequeño para notarlo"
Quizá piense, mi marca no es lo suficientemente grande como para estar en el radar de los ocupantes ilegales: ¿por qué debería preocuparme por la protección internacional de marcas? Bien, permítame ser claro: ninguna marca es demasiado pequeña para no llamar la atención. Hay gente en China (y en otros lugares) que vigila constantemente las solicitudes de marcas estadounidenses. A menudo, después de presentar una solicitud de marca estadounidense, recibo un correo electrónico "amistoso" de un abogado de marcas de China, preguntándome si quiero presentar una solicitud en China. Otros actores van directamente a registrar la marca en China, con la esperanza de cobrar algún día. Y lo hacen incluso cuando el solicitante de la marca estadounidense es una pequeña empresa. Primero agacharse, luego preguntar. Es evidente que se puede ganar dinero con esto, de lo contrario no sería tan frecuente.
Estrategias para pequeñas empresas
Las pequeñas empresas, en particular, deben ser proactivas y estratégicas en la protección internacional de sus marcas. Sus recursos son limitados, por lo que la clave está en elegir bien las batallas. He aquí algunos consejos:
- Dé prioridad a las solicitudes en sus principales mercados de exportación y en los países donde fabrica. Perder derechos en estos países puede afectar gravemente a su negocio.
- Supervise su marca para detectar amenazas de infracción o actividades sospechosas en el extranjero mediante servicios de vigilancia. La detección precoz ayuda a minimizar los daños.
- Si no puede registrarla en todos los países, considere la posibilidad de realizar registros defensivos de errores ortográficos/variaciones de su marca para bloquear a los ocupantes ilegales.
- Si no puede registrar su marca en todos los países de inmediato, piense constantemente en los siguientes. Por ejemplo, si sus ventas en España son bajas en este momento, quizá pueda prescindir de registrar una marca allí. Pero debería asegurarse de solicitar una marca en España antes de lanzar allí su gran campaña de marketing.
- Trabaje con un abogado de marcas con experiencia en derecho internacional de marcas para sortear las diferencias entre países.
- Aproveche recursos como el Sistema de Madrid para ampliar la protección a varios países a través de una única aplicación.
- Haga valer sus derechos denunciando las infracciones a las autoridades y llevando a cabo acciones de retirada. No permitas que las infracciones queden sin control.
Sistemas globales de marcas
Sin embargo, hay buenas noticias para las marcas que buscan una amplia protección internacional. Las marcas que operan en varios países de la Unión Europea pueden solicitar marcas para toda la UE. Por su parte, el Sistema de Madrid permite a los solicitantes de los Estados miembros (incluido Estados Unidos) solicitar protección en hasta 130 países. Las tasas aumentan en función del número de países designados, pero si se solicita en más de un puñado de países, resultará más rentable que presentar solicitudes por separado a nivel nacional. Pero consulte Marcas en China: ¿Registrar a través de Madrid o en China?
Del mismo modo que a menudo hay trabajo que hacer después de presentar un registro en los Estados Unidos (o en cualquier otro país), las solicitudes de Madrid a menudo se encuentran con problemas en uno o más de los países designados. Y, como ya se ha mencionado, las tasas aumentan con el número de países designados. Todo esto viene a decir que las marcas deben seguir siendo prudentes a la hora de presentar solicitudes.
Protección internacional de marcas
Al asesorar a los clientes sobre la protección internacional de marcas, nuestros abogados especializados en marcas internacionales suelen empezar por averiguar dónde tiene lugar la mayor actividad de nuestro cliente, especialmente en términos de ventas. Una falsificación desenfrenada en un país concreto puede no ser un gran problema para la marca. Y, por supuesto, es fundamental tener en cuenta dónde tiene lugar la fabricación. Si una marca no está interesada en el mercado chino y no se abastece en ese país, los tejemanejes de los okupas chinos pueden no importarle mucho. Pero si se abastece en China, lo último que quiere es que un okupa bloquee las exportaciones (cosa que puede hacer).
La mayoría de las marcas no tienen los bolsillos llenos para presentar solicitudes en todos los países del mundo en los que hacen o podrían hacer negocios. En consecuencia, la protección internacional de las marcas exige casi siempre identificar los países que presentan mayores riesgos y priorizar la protección en ellos.
La perspectiva de asegurar la protección en el extranjero (especialmente cuando implica a varios países) puede parecer desalentadora, pero no suele ser difícil identificar los pasos más urgentes y priorizar en consecuencia los pasos relativamente menos urgentes.
