Siempre que los clientes me preguntan sobre la presentación de una solicitud de marca en China a través del Sistema de Madrid, mi respuesta es sencilla: es mejor presentar una solicitud nacional directamente ante la propia Oficina de Marcas de China.
El proceso único de Madrid hace que registrar una marca en China parezca fácil. Realmente fácil: todo lo que hay que hacer es marcar la casilla "China". Sin embargo, aunque se supone que las solicitudes de Madrid son baratas y rápidas, solucionar los problemas de Madrid a posteriori no es ni lo uno ni lo otro. Este problema se ve agravado por los abogados estadounidenses que se sienten cómodos presentando solicitudes en Madrid, pero no tienen experiencia presentando solicitudes en China.
La tramitación de marcas en China es muy mecánica; para la inmensa mayoría de las solicitudes, se presenta una solicitud, se espera 18 meses y, al cabo de ese tiempo, la marca se registra o se rechaza. (Una ligera simplificación, pero no mucho.) No hay nada equivalente a una acción de oficina de la USPTO, no hay intercambios con los examinadores de marcas y no hay posibilidad de modificar una solicitud que se ha presentado.
Por esta razón, el trabajo significativo para las solicitudes de marcas chinas tiene lugar antes de que se presente la solicitud.
En primer lugar, es esencial realizar un examen de la marca antes de presentar la solicitud para evaluar la probabilidad de que la marca se registre en su forma actual. ¿Es intrínsecamente distintiva? ¿Infringe las prohibiciones legales de China en materia de marcas (como la inclusión de nombres de países)? ¿Entra en conflicto con otras marcas por motivos de similitud?
A continuación, debe determinar en qué clase(s) presentar la solicitud y los productos o servicios específicos ("artículos") que abarcará la marca. Esto es mucho más complicado de lo que parece, porque China divide cada clase de Niza en un sistema único de subclases. A efectos del registro de marcas, cada subclase se trata de forma independiente: una marca para un artículo de una subclase determinada cubre todos los artículos de esa subclase, pero no es efectiva para los artículos de ninguna otra subclase.
Cuando presenta una solicitud nacional en China, usted determina las subclases que desea que abarque su solicitud. Pero cuando presenta una solicitud en Madrid, su lista de elementos va directamente a un examinador de marcas en China, que decidirá a partir de su lista a qué subclases deben pertenecer los elementos sin consultarle. Esta falta de consulta, combinada con el escaso dominio del inglés (o francés o español) por parte de los examinadores, significa que las descripciones imprecisas de los artículos pueden dar lugar a problemas de inclusión excesiva o insuficiente.
Es posible realizar un examen previo a la solicitud antes de presentar una solicitud en Madrid, y es posible elaborar una descripción de los elementos en una solicitud en Madrid que se ajuste al sistema chino de subclases. Pero para ello es necesario trabajar con un abogado o agente de marcas con experiencia en China, y costará casi lo mismo y llevará casi tanto tiempo como una solicitud nacional. En otras palabras, se pierden todas las ventajas del Sistema de Madrid, pero se mantienen todas las desventajas.
Por último, aunque su marca del Sistema de Madrid se registre en China sin problemas, es posible que tenga problemas para hacer valer sus derechos. Tras el registro, el único certificado oficial para las marcas del Sistema de Madrid es el que expide la OMPI. China no expide su propio certificado de marca. En teoría, esto no debería ser un problema, ya que el certificado de la OMPI debería ser suficiente para hacer valer sus derechos de marca en virtud de la legislación china. En la mayoría de los casos, antes de mover un dedo contra una fábrica o un sitio web infractores, las autoridades chinas exigirán una copia del certificado de marca china. Es bastante fácil solicitar un certificado de marca china basado en un registro de la OMPI, pero se tarda unos meses en obtenerlo. Eso puede parecer una eternidad cuando tu marca está siendo anulada.
Si un cliente tiene una lista extremadamente precisa y limitada de elementos y ya está presentando una solicitud de Madrid para varios países, entonces podría considerar la posibilidad de añadir China a esa lista. Pero para la mayoría de los clientes, optaría por una solicitud china. La Oficina de Marcas de China ya es bastante caprichosa con las solicitudes nacionales: ¿Por qué complicar las cosas presentando una solicitud del Sistema de Madrid?
