Escribí el siguiente artículo hace muchos años con Gregory Buyoff, un buen amigo, un brillante abogado internacional especializado en propiedad intelectual y la persona que más sabe de la historia de Vietnam.
Intellectual Property Magazine publicó este artículo, pero ya no aparece en su sitio web, por lo que lo publico aquí (con algunas actualizaciones), para honrar la memoria de Greg (lamentablemente, Greg murió de COVID-19 a finales de 2020) y porque su tema e información siguen siendo relevantes y universales. Por "universal" me refiero a que casi toda la información que aparece a continuación puede utilizarse como marco para proteger su marca en todo el mundo.
1. Consejos para los propietarios de marcas que entran en Vietnam
Los principales propietarios de marcas mundiales ven en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluido Vietnam, un mercado en rápido crecimiento para sus bienes y servicios, así como un lugar donde fabricar sus productos. Vietnam se ha convertido en un país de "renta media" con casi 100 millones de habitantes, un gran porcentaje de los cuales son menores de 40 años y cada vez más conocedores de las marcas. Con la llegada de los aranceles a China y el aumento de los riesgos geopolíticos, la externalización de la fabricación a Vietnam ha despegado.
Los propietarios de marcas extranjeras entran en el mercado vietnamita de diferentes maneras. Algunos venden sus productos y/o servicios al mercado vietnamita en virtud de un contrato de venta, un acuerdo de distribución u otra transacción transfronteriza. Algunos establecen una relación de fabricación por contrato con una fábrica local para fabricar los productos del propietario de la marca para la exportación. Otras firman un contrato de franquicia con un franquiciado local o un acuerdo de licencia de marca con un licenciatario local. Otros establecen una presencia corporativa en Vietnam mediante la creación de una nueva empresa vietnamita o la adquisición de una empresa vietnamita existente y, a continuación, conceden la licencia de la marca del propietario de la marca extranjera y otros derechos de propiedad intelectual a su propia entidad local. Sea cual sea el modelo de negocio que utilice, a continuación se exponen algunas cuestiones clave que usted, como propietario de una marca, debe tener en cuenta a la hora de introducirse en el mercado vietnamita.
2. Proteger sus derechos de propiedad intelectual
Vietnam ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2007. Como miembro de la OMC, Vietnam está obligado a proteger derechos de propiedad intelectual como marcas, nombres comerciales, derechos de autor, patentes, diseños industriales y secretos comerciales. Para ello, Vietnam debe cumplir las normas establecidas en convenios internacionales tan importantes como los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna). Sin embargo, como propietario de una marca extranjera también debe conocer las características especiales del marco jurídico nacional de Vietnam para la protección de los derechos de propiedad intelectual y tener en cuenta determinadas consideraciones corporativas y normativas a la hora de introducirse en el mercado vietnamita.
3. Protección de marcas
A diferencia de algunos países (como Estados Unidos) en los que los derechos de marca pueden crearse simplemente por el uso de una marca, en Vietnam los derechos de marca sólo surgen tras el registro de una marca en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Vietnam (NOIP). Vietnam es una jurisdicción de "primer solicitante", lo que significa que la primera parte que presente una solicitud de marca en Vietnam será normalmente aquella a la que la NOIP expedirá un registro de marca. Por este motivo (y al igual que ocurre con las marcas de China), debe hacer todo lo posible por registrar y mantener sus marcas en Vietnam.
Aunque cualquier empresa extranjera que haga negocios en Vietnam debe registrar sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en Vietnam, hay que tener en cuenta que las importaciones paralelas y otras mercancías del "mercado gris" no son ilegales en Vietnam. Por lo tanto, sus acuerdos de distribución, fabricación por contrato, franquicia y otros acuerdos de licencia deben especificar el territorio en el que se pueden vender los productos y qué se puede hacer con los excedentes y la producción defectuosa. De este modo, tendrá al menos una solución contractual si descubre que en Vietnam se venden productos del mercado gris procedentes de sus operaciones de fabricación en otros países, o si el exceso de producción de su fábrica de Vietnam acaba vendiéndose en el mercado local.
4. Protección de los derechos de autor
Al igual que otros miembros de la OMC, Vietnam reconoce que los derechos de autor surgen automáticamente en el momento en que se crea una obra. Dado que los derechos de autor pueden servir de base para proteger los componentes gráficos del esquema de marca de una empresa, puede utilizar los derechos de autor como base complementaria para proteger su marca en Vietnam, al igual que en otros países. Aunque no es necesario registrar los derechos de autor en Vietnam para que estén protegidos en el país, le recomendamos que los registre, ya que le resultará mucho más fácil demostrar la titularidad de los derechos de autor en caso de que tenga que emprender acciones legales contra un infractor de sus derechos de autor sobre una obra determinada.
5. Registrar sus derechos de propiedad intelectual en las aduanas de Vietnam
Al norte, Vietnam comparte una frontera con China que es bien conocida (en ambas direcciones) por su activo comercio de falsificaciones y de mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual de empresas extranjeras. Lo mismo ocurre con las fronteras de Vietnam con Camboya y Laos. Por lo tanto, a menudo tiene sentido que no sólo registre sus marcas, derechos de autor y patentes en Vietnam, sino que también los registre en cada uno de estos tres países vecinos, especialmente en China. El registro de su propiedad intelectual en los tres países mejorará sus opciones de aplicación, ya que le proporcionará una base jurídica para perseguir a los falsificadores a ambos lados de la frontera. Registrar sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en las aduanas de Vietnam es una medida adicional que puede adoptar para impedir que los productos infractores entren o salgan de Vietnam.
6. Entrar en el mercado vietnamita - Consideraciones sobre los umbrales
Una vez que haya determinado que sus productos o servicios pueden venderse en Vietnam y haya identificado a un posible cliente, distribuidor, fabricante por contrato, franquiciado o licenciatario con sede en Vietnam, deberá firmar un acuerdo de no divulgación, no utilización y no elusión (NNN") con la parte local. Su acuerdo NNN debe prohibir a la parte local revelar o utilizar, directa o indirectamente, cualquier información confidencial, incluidos los secretos comerciales, que usted pueda tener que revelar a la parte local durante la negociación de la posible relación comercial. Dichas obligaciones deben redactarse de modo que sobrevivan a la finalización de las negociaciones y reafirmarse en un acuerdo formal (preferiblemente en vietnamita) que resulte de las negociaciones entre las partes.
7. Licencias y franquicias
Varios propietarios de marcas mundiales conceden licencias de sus marcas a entidades de Vietnam. Por ejemplo, varios de los principales hoteles y establecimientos minoristas de Vietnam operan en virtud de regímenes de licencia con empresas extranjeras. Varios propietarios de marcas internacionales prominentes venden sus productos en Vietnam en virtud de acuerdos de franquicia con entidades locales.
Los propietarios de marcas extranjeras que deseen suscribir acuerdos de franquicia deben cumplir la legislación vietnamita sobre franquicias en todos los aspectos, lo que incluye la emisión de un documento de divulgación de la franquicia adecuado y el cumplimiento de diversos requisitos de registro.
Tanto si el propietario de una marca extranjera participa en un acuerdo de franquicia como si simplemente licencia sus marcas a una entidad vietnamita, sus marcas deben estar registradas en la NOIP, como se ha indicado anteriormente. Además, un acuerdo de licencia de marca debe estar registrado en la NOIP para ser eficaz frente a terceros en Vietnam.
8. Establecer una presencia empresarial en Vietnam
Algunos propietarios de marcas extranjeras pueden desear establecer una presencia corporativa en Vietnam mediante, por ejemplo, la creación de una entidad de propiedad totalmente extranjera o una entidad de empresa conjunta. La entidad extranjera debe decidir cuáles de sus marcas quiere licenciar a la entidad vietnamita y, a continuación, asegurarse de registrar cada una de estas marcas y el acuerdo de licencia en la NOIP.
El idioma vietnamita utiliza un alfabeto latino, por lo que muchos vietnamitas están familiarizados con la versión inglesa de las marcas extranjeras. Por eso, registrar una marca en el idioma local es menos habitual en Vietnam que, por ejemplo, en China. No obstante, si una marca tiene un significado traducible al vietnamita, o si el propietario de la marca descubre que una "versión vietnamita" fonéticamente similar de su marca está calando entre los consumidores vietnamitas, el propietario de la marca debería plantearse registrar una traducción al vietnamita o la "versión vietnamita" fonéticamente similar de su marca en la NOIP.
En algunos casos, el propietario de una marca extranjera puede tratar de adquirir la totalidad o parte de una entidad vietnamita ya existente. Durante el proceso de diligencia debida, entre otras cosas, la entidad extranjera debe determinar qué marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual afirma poseer la entidad objetivo, y cuáles de esos derechos posee realmente. Pueden surgir problemas especiales en los casos en que la operación de fusión y adquisición dé lugar a una entidad corporativa vietnamita propiedad conjunta de una parte extranjera y una parte vietnamita, y ambas partes tengan marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual que la empresa conjunta pueda desear utilizar. En tales casos, la parte extranjera debe considerar cuáles de sus marcas registradas se licenciarán a la entidad vietnamita, cuáles de las marcas del socio vietnamita deben utilizarse, en su caso, y si, por ejemplo, tiene sentido crear nuevas marcas, que pueden incluir una "marca compuesta" formada por las marcas respectivas de cada una de las partes. El contrato de joint venture debe abordar específicamente estas y otras cuestiones, incluido lo que sucederá con las marcas de las partes y de la joint venture cuando ésta se disuelva.
9. La propiedad de la PI entre el empresario y el trabajador
Aunque los empleadores suelen ser propietarios de los derechos de propiedad intelectual creados por los empleados en el ámbito de su empleo en Vietnam, la cuestión debe gestionarse adecuadamente para evitar los diversos conflictos entre empleador y empleado que pueden surgir en este ámbito. Existe un contrato laboral estándar que los empresarios deben utilizar al contratar empleados vietnamitas, pero este contrato laboral estándar sólo contiene las disposiciones mínimas exigidas por la legislación laboral de Vietnam. Lo mejor es complementar este contrato de trabajo estándar exigiendo a cada empleado que firme un acuerdo de "titularidad de los derechos de propiedad intelectual" o similar que aborde la titularidad de la propiedad intelectual creada por el empleado en el ámbito de su empleo en la empresa. Debe prestarse especial atención a la propiedad de las obras protegidas por derechos de autor. La legislación vietnamita distingue entre "derechos patrimoniales" y "derechos morales". Un empleado que crea una obra sujeta a derechos de autor puede conservar ciertos "derechos morales" sobre esa obra que no son transferibles. Aunque no está claro si se puede renunciar a los derechos morales, es prudente incluir una cláusula de renuncia en el acuerdo de titularidad de los derechos de propiedad intelectual. También debe incluir una disposición que obligue a sus empleados a abstenerse de revelar o utilizar cualquier información confidencial de la empresa.
Gracias Greg, y que descanses en paz.
