En general, conviene evitar incluir el color en las solicitudes de registro de marcas. Para que quede claro, hay situaciones en las que tiene sentido incluir el color en una solicitud de registro de marca, pero no son habituales. Es más, la inclusión del color podría generar problemas en el futuro si dejas de utilizar tu marca tal y como está registrada.
Reclamar uno o varios colores como elemento distintivo de la marca
Al registrar logotipos y palabras estilizadas como marcas, las empresas tienen la opción de reivindicar uno o varios colores como elemento distintivo de la marca. Si se reivindica el color, es necesario adjuntar una imagen en color a la solicitud de registro de la marca, al menos en China y en Estados Unidos. Por ejemplo, la marca que se muestra a continuación, registrada en Estados Unidos por Starbucks Corporation, reivindica los colores verde, negro y blanco:
Las marcas también tienen la opción de no especificar el color. En esos casos, se debe proporcionar una imagen en escala de grises. La marca que se muestra a continuación es un ejemplo de una marca registrada sin especificar el color, también de Starbucks:
Cuando no se reivindica el color, la protección de la marca se extiende a la marca en sí, independientemente de la combinación de colores que presente. En otras palabras, el registro de la marca que figura justo arriba protege el derecho exclusivo de Starbucks a utilizar la marca no solo en blanco y negro, sino también en verde, negro y blanco, o en rosa, morado y amarillo, y así sucesivamente. Por el contrario, la marca registrada en color solo protege el derecho exclusivo de Starbucks a utilizar la versión en verde, negro y blanco.
Para las grandes marcas como Starbucks, la distinción suele ser meramente teórica, ya que estas suelen registrar sus marcas comerciales principales tanto con como sin la indicación del color, lo que les garantiza el mayor alcance de protección posible. Sin embargo, para las empresas más pequeñas, las limitaciones presupuestarias pueden hacer inviable el registro de múltiples versiones de sus marcas comerciales, sobre todo si también registran otras marcas, como sus nombres en inglés o chino, eslóganes o nombres de productos.
Para que quede claro, registrar una marca con una reivindicación de color no significa que terceros puedan hacer lo que quieran con la marca siempre que cambien la combinación de colores. Siguiendo con el ejemplo que nos ocupa, si abro una cafetería y coloco en el exterior una versión en rojo, naranja y amarillo del logotipo de Starbucks, es casi seguro que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) no registraría «mi» llamativa marca, y que Starbucks ganaría una demanda por infracción de marca contra mí.
¿Cuál es entonces el problema con las declaraciones sobre el color? Imaginemos el siguiente caso, basado en una situación que le ocurrió recientemente a uno de nuestros clientes.
Imagina que registras tu marca en Estados Unidos incluyendo una especificación de colores (rojo y negro). A continuación, amplías esa protección a China a través del Sistema de Madrid. Con el tiempo, dejas de utilizar el logotipo rojo y negro y empiezas a usar una versión más sencilla, solo en negro. Cuando llega el momento de presentar la declaración de uso quinquenal para la marca estadounidense, presentas una muestra en la que aparece el logotipo negro.
En esta situación, la USPTO evaluará, caso por caso, si se ha producido una «modificación sustancial» de la marca. Si, en este caso, la USPTO determina que efectivamente se ha producido una modificación sustancial, rechazará la Declaración de Uso, lo que a su vez dará lugar a la cancelación de la marca. Para empeorar las cosas, dado que utilizó el Sistema de Madrid para obtener la protección de la marca en China, dicha protección depende del registro original de la marca en EE. UU. durante cinco años. La cancelación del registro de la marca en EE. UU. provocaría la cancelación del registro internacional del que depende la extensión a China. Esto le obligaría a «transformar» las protecciones de la marca en China en un registro de marca chino ordinario, lo que supondría costes y molestias adicionales.
Terceros en el registro de su marca en China
Otro posible contratiempo es que un tercero impugne el registro de tu marca en China. Imagina que registras una marca en China (solicitándola directamente a la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), no a través del Sistema de Madrid), reivindicando el color azul. Sin embargo, a medida que lanzas tu marca en China, tu equipo de marketing te convence de que utilices el rojo en su lugar, alegando que ese color tendrá más repercusión entre los consumidores chinos. Unos años más tarde, un competidor presenta una acción de cancelación contra su marca, alegando falta de uso. Usted responde presentando pruebas suficientes del uso de la marca en rojo. La CNIPA podría aceptar eso como prueba de uso… pero también podría no hacerlo.
Como puede ver, dejar de utilizar una marca registrada en color, tal y como se registró, puede poner en peligro sus derechos de marca. En los dos casos anteriores, el resultado final podría no ser catastrófico, dependiendo de las circunstancias, pero en ambos casos —probablemente innecesarios— las reivindicaciones de color pueden dar lugar a problemas. Es más, dado que China está considerando exigir certificaciones de uso de las marcas registradas cada cinco años (véase Marcas registradas en China: úselas o piérdalas para más información), es inevitable que aumente la posibilidad de que surjan problemas relacionados con las reivindicaciones de color.
