En general, deben evitarse las reivindicaciones de color en las marcas. Para ser claros, hay situaciones en las que reivindicar el color en una solicitud de registro de marca tiene sentido, pero no son habituales. Es más, las reivindicaciones de color pueden crear problemas en el futuro, si se deja de utilizar la marca exactamente como está registrada.
Reivindicar un color o colores como característica de la marca
Al registrar logotipos y palabras estilizadas como marcas, las marcas tienen la opción de reivindicar un color o colores como característica de la marca. Si se reivindica un color, debe proporcionarse una imagen en color en la solicitud de registro de marca, al menos en China y Estados Unidos. Por ejemplo, la marca que figura a continuación, registrada en Estados Unidos por Starbucks Corporation, reivindica los colores verde, negro y blanco:
Las marcas también tienen la opción de no reivindicar el color. En estos casos, debe proporcionarse una imagen en escala de grises. La marca que figura a continuación es un ejemplo de marca registrada sin reivindicación de color, también por Starbucks:
Cuando no se hace una reivindicación de color, la protección de la marca se extiende a la marca independientemente del esquema de color que aparezca en ella. En otras palabras, el registro de la marca inmediatamente anterior protege el derecho exclusivo de Starbucks a utilizar la marca no sólo en blanco y negro, sino también en verde, negro y blanco, o rosa, morado y amarillo, etcétera. En cambio, la marca registrada en color sólo protege el derecho exclusivo de Starbucks a utilizar la versión en verde, negro y blanco.
Para los Starbucks de este mundo, la distinción suele ser académica, ya que estas marcas suelen registrar sus principales marcas tanto con reivindicaciones de color como sin ellas, lo que les proporciona el ámbito de protección más amplio posible. Sin embargo, para las empresas más pequeñas, las consideraciones presupuestarias pueden hacer inviable el registro de múltiples versiones de sus marcas, en particular si también están registrando otras marcas, como sus nombres en inglés y/o chino, eslóganes o nombres de productos.
Para que quede claro, registrar una marca con una reivindicación de color no significa que otras partes puedan hacer lo que quieran con la marca siempre que cambien la combinación de colores. Ciñéndonos al ejemplo que nos ocupa, si abro una cafetería y coloco en el exterior una versión roja, naranja y amarilla del logotipo de Starbucks, es casi seguro que la USPTO no registraría "mi" marca chillona, y que Starbucks ganaría una acción por infracción de marca contra mí.
¿Cuál es entonces el problema con las reclamaciones de color? Consideremos el siguiente escenario, basado en una situación con la que se encontró recientemente uno de nuestros clientes.
Imagínese que registra su marca en Estados Unidos reivindicando un color rojo y negro. A continuación, extiende esa protección a China a través del Sistema de Madrid. Con el tiempo, descarta el logotipo rojo y negro y empieza a utilizar una versión más sencilla sólo en negro. Cuando llega el momento de presentar una declaración de uso de 5 años para la marca estadounidense, usted presenta una muestra en la que aparece el logotipo negro.
En esta situación, la USPTO considerará, caso por caso, si ha habido una "alteración material" de la marca. Si en este caso la USPTO determina que efectivamente ha habido una alteración material, rechazará la Declaración de Uso, lo que a su vez conllevará la cancelación de la marca. Para empeorar las cosas, como usted utilizó el Sistema de Madrid para obtener la protección de la marca en China, esa protección depende del registro original de la marca en EE.UU. durante cinco años. La cancelación del registro de la marca estadounidense conllevaría la cancelación del registro internacional del que depende la extensión a China. Esto le obligaría a "transformar" la protección de la marca en China en un registro de marca normal en China, con los consiguientes costes y problemas añadidos.
Tercero de su registro de marca en China
Otro posible contratiempo es la impugnación del registro de su marca en China por un tercero. Imaginemos que usted registra una marca en China (solicitándola directamente a la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA), no a través del Sistema de Madrid), reivindicando el color azul. Sin embargo, al lanzar su marca en China, su equipo de marketing le convence para que utilice el rojo en su lugar, sugiriendo que ese color tendrá más resonancia entre los consumidores chinos. Unos años más tarde, un competidor presenta una demanda de cancelación contra su marca por falta de uso. Usted responde presentando numerosas pruebas del uso de la marca en rojo. La CNIPA podría aceptarlo como prueba de uso... pero podría no hacerlo.
Como puede ver, no seguir utilizando una marca registrada en color, en la forma exacta en que se registró, puede poner en peligro sus derechos de marca. En las dos situaciones anteriores, el resultado final podría no ser fatal, dependiendo de las circunstancias, pero en ambos casos -probablemente innecesarios- las reivindicaciones de color tienen el potencial de acarrear problemas. Es más, dado que China prevé exigir certificaciones de uso de las marcas registradas cada cinco años (véase Marcas registradas en China: Úselo o piérdalo para más información), el potencial de problemas relacionados con las reivindicaciones de color está destinado a aumentar.
