La necesidad de un acuerdo NNN con China
Proteger su propiedad intelectual (PI) frente a posibles infracciones en China es imprescindible, y un acuerdo NNN para China bien estructurado constituye un escudo formidable en este sentido. Cuando se redactan con precisión, estos acuerdos pueden ofrecer una protección casi impecable. Sin embargo, uno mal redactado —algo bastante habitual— podría resultar incluso más perjudicial que no tener ningún acuerdo. En esta publicación, le guiaremos a través de los pasos fundamentales para redactar un acuerdo NNN para China que cumpla eficazmente su propósito.
La fabricación en China suele comenzar con la búsqueda de una fábrica fiable para producir su producto. Para garantizar la protección de su producto en esta fase preliminar, es necesario obligar a su posible fabricante chino a firmar un acuerdo adecuado antes de revelarle cualquier información detallada. Este acuerdo preliminar debe cumplir tres reglas fundamentales: en primer lugar, evite utilizar un acuerdo de confidencialidad (NDA) al estilo occidental. En segundo lugar, opte por un acuerdo NNN —que abarque la no divulgación, el no uso y la no elusión— adaptado para abordar los matices de la fabricación OEM en China. En tercer lugar, asegúrese de que su acuerdo NNN esté redactado de manera que sea ejecutable en China.
No utilices un acuerdo de confidencialidad al estilo estadounidense
a. Los acuerdos de confidencialidad (NDA) se refieren a los secretos comerciales, y eso no es lo que necesitas
Los acuerdos de confidencialidad (NDA) se centran en la protección de los secretos comerciales. Para que un secreto comercial sea un bien protegible, la información debe permanecer en secreto. Por lo tanto, los acuerdos de confidencialidad se centran en evitar que la información secreta se revele al público. Dado que las empresas estadounidenses (y de la UE) suelen centrarse en mantener su cartera de propiedad intelectual nacional, tienden a pensar que pueden basarse en un único acuerdo de confidencialidad, redactado en inglés, sujeto a la legislación estadounidense (o de la UE) y ejecutable exclusivamente en una ciudad de Estados Unidos (o de la UE). Sin embargo, por las dos razones siguientes, este tipo de acuerdo de confidencialidad no tiene ningún valor en China.
En primer lugar, la cuestión fundamental en China no es la protección frente a la divulgación al público en general. La empresa china que roba tu información lo hace para utilizarla en su propio beneficio, no para revelársela a otros. Esto significa que tu contrato con las empresas chinas debe dejar claro que, independientemente de si la información que facilitas es secreta o no, la empresa china se compromete a no utilizarla para competir contigo. Ahora que sabe lo que realmente se exige en China, puede comprender por qué los acuerdos de confidencialidad al estilo estadounidense distan mucho de lo que se necesita para proteger su propiedad intelectual frente a China.
b. Los acuerdos de confidencialidad no son exigibles en China
El segundo problema fundamental de los acuerdos de confidencialidad típicos es que no son exigibles en China. La legislación china permite la protección de los secretos comerciales y los contratos que establecen protecciones NNN. Sin embargo, para que un contrato de este tipo sea válido en China, normalmente debe estar redactado en chino, regirse por la legislación china y ser exigible exclusivamente ante un tribunal chino. Analizamos este tema con más detalle en la sección 3 más adelante.
Utiliza un contrato NNN redactado específicamente para China
Las tres «N» que conforman un acuerdo NNN en China son: no uso, no divulgación y no elusión. Analicemos cada una de ellas por separado.
a. No uso
La cláusula de no uso significa que la fábrica china se compromete a no utilizar tu idea, concepto o producto para competir contigo. La clave es que esta obligación se deriva de un contrato chino, y no de unos derechos de propiedad abstractos establecidos por la legislación sobre propiedad intelectual. Una cláusula contractual que prohíba el uso te protegerá, no porque tu concepto se clasifique como algún tipo de propiedad intelectual, como una marca registrada, derechos de autor, una patente o un secreto comercial. Más bien, le protegerá porque la fábrica china no puede utilizar su trabajo, ya que, si lo hace, incumplirá el contrato que ha firmado con usted. Conseguir que una fábrica china firme un contrato con una cláusula de no uso significa que no tendrá que buscar fuera de ese contrato para que usted o los tribunales chinos puedan controlar a la fábrica china.
b. Confidencialidad
La siguiente «N» de un acuerdo NNN en China es la confidencialidad. Las fábricas chinas suelen querer tu idea o concepto para sus propios fines, no para ayudar al público en general revelándoselo. Pero, como hemos mencionado anteriormente, esto suele ser lo único que puede lograr un acuerdo de confidencialidad estándar, y ni siquiera suele conseguirlo en el contexto chino.
Si se prohíbe a una fábrica china utilizar la información protegida, una entidad china astuta no infringirá directamente la prohibición de uso; en su lugar, revelará el concepto a alguien de su «grupo» y luego negará haber infringido la prohibición de uso, ya que no utilizó directamente la información protegida.
Por lo tanto, es importante conocer el tipo de grupo con el que se está tratando y dejar claro por escrito que: 1) la divulgación está expresamente prohibida dentro del grupo y 2) si se produce una infracción por parte de cualquier miembro del grupo, la fábrica que haya realizado la divulgación será responsable.
Por lo general, es necesario informar sobre este tema, ya que las empresas chinas no suelen considerar que la divulgación de información a un miembro de su grupo constituya una violación de la cláusula de confidencialidad. A continuación se enumeran algunas de las situaciones más habituales con las que nos encontramos al tratar con fábricas chinas:
- En China es habitual que una familia extensa sea propietaria de un grupo de empresas pequeñas y medianas y que, a efectos de información financiera, la familia considere todas estas empresas como una misma entidad.
- Las fábricas chinas suelen recurrir a un grupo de subcontratistas que cambia constantemente. Algunos de estos subcontratistas forman parte del grupo empresarial familiar, otros están vinculados por la copropiedad, y otros se consideran vinculados únicamente por sus funciones o incluso por su proximidad física. Las fábricas chinas suelen alegar que deben compartir la información con estos subcontratistas para poder calcular el coste de su producto.
- Muchas fábricas chinas forman parte de una amplia y extensa estructura de «grupo empresarial» que incluye numerosas filiales propiedad de una única empresa matriz. A efectos de divulgación de información, los miembros del grupo no consideran a los demás miembros como terceros.
- Las empresas estatales chinas (SOE) a menudo no consideran a otras SOE como competidores independientes. Dado que las SOE son de propiedad estatal, se considera que la información que posee una SOE debe poder compartirse libremente con otra SOE. Esto es especialmente cierto en sectores orientados al servicio público, como la sanidad y la aeronáutica. Puesto que todas las SOE de estos sectores persiguen el bien público, no hay motivo para que no compartan su información con otras SOE afines.
c. Prohibición de elusión
La cláusula de no elusión es la tercera y última «N», y su importancia varía según la situación. Tu fábrica china sabe que le compras el producto al precio de China y que luego le añades un amplio margen antes de venderlo en un mercado extranjero. ¿Cómo te afectaría que tu fábrica china vendiera tu producto a tus clientes un 50 % más barato de lo que tú cobras? En sectores donde la calidad y el servicio son fundamentales, es probable que muchos de tus clientes siguieran contigo. Pero en otros sectores, es menos probable que esto ocurra. La mejor manera de evitar la elusión por parte de su proveedor chino es incluir una cláusula de no elusión adecuada para China en su acuerdo NNN con China.
Utiliza un contrato NNN que los tribunales chinos puedan hacer cumplir
a. Redacta tu contrato NNN para China
Por lo general, su contrato NNN debe redactarse de tal forma que sea ejecutable ante un tribunal chino con competencia sobre su contraparte china. Esto significa que la ley aplicable debe ser la legislación china, el idioma de referencia debe ser el chino y la jurisdicción exclusiva debe recaer en un tribunal chino con competencia sobre la empresa china. La razón fundamental de este enfoque centrado en China es que, en caso de incumplimiento o elusión, usted debe poder actuar con rapidez contra el demandado chino. En la mayoría de los casos, cualquier otro enfoque hará que el acuerdo sea inaplicable o retrasará su ejecución durante tanto tiempo que el acuerdo resultará inútil.
Tenga en cuenta las siguientes cuestiones básicas:
- La mayoría de las sentencias extranjeras no son ejecutables en China. Esto significa que una cláusula que establezca la competencia de los tribunales del país de origen suele hacer que el acuerdo no sea ejecutable en China y, por lo tanto, resulte relativamente inútil.
- Los laudos arbitrales extranjeros son técnicamente ejecutables en China, pero los tribunales chinos tienen un historial deficiente en lo que respecta a la ejecución de dichos laudos. Por lo general, los tribunales chinos consideran que los litigios con empresas chinas deben resolverse en China.
- El arbitraje en China está sujeto a retrasos y a una ejecución incierta. Además, los tribunales de arbitraje suelen carecer de competencia para embargar bienes o adoptar otras medidas que obliguen al infractor a poner fin a su conducta infractora.
- Aunque la legislación china permite que un contrato se rija por una ley extranjera, los tribunales chinos exigirán a las partes que demuestren todos los elementos de dicha ley. Dado que la interpretación de la ley extranjera suele ser objeto de controversia, esto da lugar a largas demoras.
- Aunque la legislación china permite técnicamente que el inglés sea la lengua oficial de un contrato, la mayoría de los tribunales chinos no admiten documentos en lengua extranjera y, cuando lo hacen, recurren a una traducción realizada por un traductor designado por el tribunal. Las disputas sobre la traducción son habituales, lo que, una vez más, provoca largos retrasos. Esto también significa que no sabrá exactamente qué dice su propio contrato hasta que reciba la traducción judicial del mismo.
- Los tribunales chinos no permiten la elección del foro más favorable. Los litigios deben tramitarse ante el tribunal competente sobre el demandado, que suele ser el de la ciudad en la que este está registrado o en la que desarrolla habitualmente su actividad. Se ignorará cualquier disposición que establezca la competencia de otro tribunal. Esta es una de las muchas razones por las que los modelos de contrato NNN casi nunca funcionan en China.
Si quieres saber más sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de redactar un contrato válido en China, echa un vistazo a «Contratación en China: un contrato que vale lo que cuesta el papel en el que está escrito».
b. Redacta tu acuerdo NNN para China con el fin de convencer a tu contraparte china de que no lo incumpla.
En segundo lugar, el acuerdo NNN debe redactarse de tal forma que la empresa china tema realmente que, si incumple el acuerdo, sufrirá consecuencias negativas inmediatas. El primer paso para generar ese temor es hacer que su acuerdo NNN sea exigible, tal y como se ha descrito anteriormente. El segundo paso es asegurarse de que su acuerdo NNN contemple una indemnización por daños y perjuicios por un importe monetario específico por cada incumplimiento.
c. Redacte su acuerdo NNN para China incluyendo una cláusula adecuada sobre indemnización por daños y perjuicios
La inclusión de una cláusula de indemnización por daños y perjuicios en su acuerdo NNN con China le reportará dos ventajas importantes. En primer lugar, obliga a la parte china a ser consciente de que se enfrentará a consecuencias reales y cuantificables en caso de incumplimiento. En segundo lugar, la fijación de una cantidad monetaria concreta establece un nivel mínimo específico de indemnización. Esta suma determinada proporciona a un tribunal chino la base para proceder al embargo preventivo de activos.
Una amenaza creíble de embargar los activos de tu contraparte china aumenta considerablemente la probabilidad de que esta cumpla con tu acuerdo NNN y de que puedas hacerla acatar rápidamente el acuerdo en caso de incumplimiento. Tu acuerdo NNN en China debe incluir una cláusula de indemnización por daños y perjuicios de cuantía determinada que un tribunal chino pueda y vaya a hacer cumplir ordenando el embargo de los activos del demandado.
No obstante, hay que tener cuidado, ya que el ordenamiento jurídico chino no contempla la indemnización por daños punitivos ni tampoco una indemnización amplia por daños indirectos. Por lo tanto, es importante que su acuerdo NNN en China fije la indemnización contractual en una cuantía que sustituya de manera razonable los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del acuerdo.
Dado que las empresas chinas saben que incumplir un acuerdo NNN bien redactado y centrado en China probablemente llevaría a un tribunal chino a congelar sus activos, observamos las tres respuestas siguientes por parte de las fábricas chinas a nuestros acuerdos NNN:
1. Algunas empresas chinas se niegan a firmar. Se trata de empresas que, desde el principio, tenían la intención de robar tecnología extranjera. Este tipo de situaciones son extremadamente raras.
2. Algunas empresas chinas entablarán conversaciones serias sobre lo que, en su opinión, debería excluirse del acuerdo NNN. Esto suele ser positivo, ya que a menudo da lugar a debates constructivos sobre cuestiones técnicas. Además, es un buen indicador de que la empresa china se toma en serio el acuerdo, y estas empresas suelen ser menos propensas a incumplirlo.
3. La mayoría de las empresas chinas firman el acuerdo NNN y, a continuación, se toman en serio sus obligaciones en virtud del mismo. Esto no significa que todas las empresas chinas vayan a abandonar años de malas prácticas y empiecen a comportarse correctamente. Pero sí suele significar que, cuando una empresa china incumple el acuerdo NNN, no es necesario recurrir a los tribunales. En la mayoría de los casos, basta con hacer referencia al acuerdo NNN y plantear la amenaza creíble de un litigio o de la incautación de activos para que la empresa china vuelva a cumplir con lo establecido.
d. Redacta tu contrato NNN en China para evitar litigios
Lo anterior ilustra el enfoque general que adoptan nuestros abogados especializados en China a la hora de redactar cualquier acuerdo relacionado con ese país. No queremos que nuestros clientes tengan que recurrir a los tribunales, por lo que tratamos de reducir esa probabilidad elaborando acuerdos NNN que convenzan a la parte china de que le conviene más cumplir el contrato que incumplirlo. Nuestros acuerdos NNN, adaptados al contexto chino, hacen precisamente eso.
Elige al abogado adecuado para tu contrato NNN en China: hay estafadores por ahí
En el artículo «Estafas en la redacción de contratos en China: de mal en peor», explicamos cómo los abogados especializados en China de nuestro bufete han observado, desde el inicio de la pandemia de COVID, un aumento masivo de personas que redactan acuerdos NNN para empresas extranjeras, lo que facilita que las empresas chinas se apropien indebidamente de la propiedad intelectual de estas últimas. Así es, hemos visto una gran cantidad de acuerdos NNN que facilitan el robo de propiedad intelectual, en lugar de dificultarlo.
Voy a basarme en gran medida en esa publicación, ya que estamos viendo más contratos de este tipo relacionados con el «robo de propiedad intelectual» que nunca, y los acuerdos NNN son, con diferencia, el contexto en el que más se dan.
Desde el inicio de la pandemia de COVID, nuestros abogados especializados en China han observado un aumento masivo de sitios web y autónomos en plataformas como Fiverr que pretenden ofrecer los siguientes servicios jurídicos relacionados con China a precios sorprendentemente bajos:
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- Marcas registradas en China
- Patentes en China
- Derechos de autor en China
- Acuerdos NNN de China
- Acuerdos de fabricación en China
- Acuerdos de distribución en China
- Acuerdos de desarrollo de productos en China
Estos «proveedores de servicios» (fíjate en que no los llamo abogados, aunque muchos se hacen pasar por tales) revisarán o redactarán tus contratos (por un precio que oscila entre los 10 y los 250 dólares) o te proporcionarán un modelo de contrato para China. Sin embargo, muchos (¿la mayoría?) de ellos parecen carecer por completo de la capacidad para hacer estas cosas, y los resultados así lo confirman. Desde el inicio de la pandemia, nuestros abogados especializados en China han tenido que decir a varias empresas extranjeras que acudieron a nosotros tras meterse en serios problemas que sus contratos eran o bien completamente inútiles, o bien peores que no tener ningún contrato. Cuando les explicamos por qué sus contratos son tan perjudiciales, su respuesta suele ser que no podían permitirse contratar a «un bufete de abogados de verdad» y que «simplemente pensaron que esto sería mejor que nada». El problema es que, en la mayoría de los casos, son peores que no tener nada.
Hace unas semanas, recibí un correo electrónico de alguien que se había puesto en contacto conmigo hacía muchos meses en relación con un posible litigio contra una empresa china. El caso no era especialmente complicado, por lo que le recomendé que buscara un abogado local en China, sobre todo porque esta persona hablaba mandarín. El nuevo correo era una actualización, y las noticias no eran buenas.
Parece que esta persona está convencida de que su abogado chino local filtró información confidencial a la empresa china a la que pretendía demandar. No puedo afirmar si esto es cierto o no, pero sí puedo decirte que esta es, como mínimo, la tercera vez en aproximadamente un año que tengo conocimiento de algo similar, y nunca he oído hablar de un caso así en el que esté implicado un abogado estadounidense o británico. Sinceramente, tampoco he oído hablar nunca de un caso así en el que esté implicado un bufete chino de prestigio. Los otros dos casos involucraban a empresas estadounidenses que habían contratado a (dos diferentes) proveedores de servicios chinos para sus solicitudes de marcas registradas, solo para que esos bufetes tardaran una eternidad en presentar las solicitudes y luego les informaran de que una empresa china competidora se les había adelantado —mientras tanto — en el registro de las marcas. Ambas empresas estaban convencidas (al igual que yo) de que su «abogado» (que probablemente ni siquiera era un abogado de verdad) había avisado con antelación a sus competidores chinos y, sin duda, había recibido una buena suma de dinero por hacerlo.
Para decirlo sin rodeos, los abogados chinos NO están obligados a mantener la confidencialidad de la información que les confías. Ya tratamos este tema en el artículo «El secreto profesional entre abogado y cliente es realmente importante a la hora de hacer negocios a nivel internacional, especialmente en China», en una sección titulada «Ten cuidado al contratar a abogados chinos y aún más al revelarles información confidencial»:
Brad [Luo] concluye esta entrada diciendo: «Si yo fuera un cliente, dudaría a la hora de hablar de ciertos temas con mi abogado chino». Brad da en el clavo con este consejo, y las empresas extranjeras que recurren a abogados chinos deben ser conscientes de ello; esto es algo que nuestros abogados en China tienen que explicar constantemente a nuestros clientes estadounidenses, que a veces se muestran algo escépticos.
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En China, por ejemplo, los abogados tienen un deber general de confidencialidad (art. 83 de la Ley de la Abogacía), pero nada les impide testificar contra sus clientes en los asuntos civiles. Y aunque los abogadosdefensores en materia penalen China puedenoptarpor mantener la confidencialidad (art. 46, Ley de Procedimiento Penal) en relación con sus casos, esa misma discrecionalidad no se extiende legalmente a otros abogados. En este marco jurídico, un abogado que defienda a alguien acusado de evasión fiscal podríaoptar porno testificar contra su cliente, pero los abogadosfiscalistasdel acusado no gozarían de la misma protección.
Además de estas consideraciones jurídicas, también hay otras de carácter práctico. Los abogados estadounidenses temen, con razón, las medidas disciplinarias. Los colegios de abogados se toman muy en serio las denuncias y, para la mayoría de los abogados, la inhabilitación supondría un golpe devastador, tanto desde el punto de vista económico como en lo que respecta a su reputación. Esto no quiere decir que los abogados en China no estén sujetos a la supervisión disciplinaria del Gobierno y de las autoridades de los colegios de abogados: lo están. Sin embargo, unestudiosobre casos disciplinarios en Zhejiang reveló que solo 11 de los 122 casos examinados tenían que ver con «algún aspecto de la protección del cliente». Las preocupaciones políticas y la protección de los intereses de los bufetes de abogados solían ser la fuerza motriz.
Es difícil imaginar que un abogado chino medio tema las consecuencias de revelar información confidencial, sobre todo si el cliente afectado es extranjero, y más aún hoy en día si se trata de una empresa estadounidense.Esto significa que te encuentras en una situación vulnerable si tu abogado chino puede beneficiarse al revelar la información que le facilitas.Quizás tu abogado chino tenga otro cliente al que le encantaría echar un vistazo a tu nueva solicitud de patente. Quizás su bufete chino se beneficie al avisar a su competidorantes de que estepresente su solicitud de marca registrada; hemos oído hablar de esto muchas veces. O tal vez sea tan simple como revelar que usted les dijo que habría pagado 10 dólares por cada producto, y no solo los 8 dólares estipulados en su contrato. Peor aún, ¿qué pasaría si su abogado chino se encontrara en apuros con las autoridades gubernamentales chinas y denunciar los errores de una empresa extranjera le ayudara a ganarse su favor? Todas estas situaciones de pesadilla son posibilidades reales.
Teniendo todo esto en cuenta, los clientes con experiencia suelen confiar sus asuntos en China a abogados sujetos a las estrictas normas de confidencialidad de otros países. Por supuesto, en ocasiones puede ser necesario revelar cierta información a los abogados chinos que colaboran en el caso, pero esto siempre debe hacerse con cautela, mesura y solo en la medida en que sea estrictamente necesario.
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Huelga decir quenadiequiere descubrir que su comunicación no es confidencialdespués dehaber revelado información confidencial. Lo más recomendable suele ser consultar con sus abogados internacionales en Estados Unidos y diseñar estrategias adecuadas antes de contratar a abogados en el extranjero. Estos problemas de confianza en los abogados llevan mucho tiempo existiendo, pero con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, están saliendo a la luz y seguirán haciéndolo, lo que nos ha impulsado a escribir sobre este tema de nuevo.
El riesgo de que tu abogado chino utilice tu información para su propio beneficio siempre ha existido, pero era poco habitual que este riesgo se materializara hasta la llegada de la COVID. Ahora vemos que esto ocurre constantemente y creemos que la mayor parte de estos casos provienen de personas que no son abogados pero se hacen pasar por tales, así como de proveedores de servicios en línea que venden plantillas.
En esa publicación se ofrecían las siguientes estadísticas sobre estos contratos de bajo coste:
Aproximadamente el 40 % de los contratos con China que hemos visto firmados a precios sorprendentemente bajos estaban redactados tan mal que resultaban peores que no tener contrato alguno. Alrededor del 25 % de estos contratos parecían implicar a un abogado —o a un falso abogado— al que la parte china pagaba para que «le dejara pasar» el contrato a la parte china. El 25 % restante de estos contratos se divide, a grandes rasgos, entre aquellos que son ligeramente mejores que no tener nada y aquellos que equivalen prácticamente a no tener nada. En otras palabras, pagar unos honorarios realmente bajos por un contrato chino te da entre un 10 % y un 15 % de posibilidades de salir mejor parado que si no hicieras nada, y alrededor de un 75 % de posibilidades de salir peor. ¿Qué te parecen esas probabilidades?
Además de los contratos redactados que sencillamente no funcionan, también observamos a menudo problemas relacionados con el tipo de contrato elegido. Vemos casos de personas que han pagado por un mal acuerdo NNN cuando ni siquiera lo necesitaban; lo que realmente necesitaban era un acuerdo de desarrollo de productos. Y hemos visto lo contrario. Hemos visto acuerdos de licencia cuando lo que realmente se necesitaba era un acuerdo de distribución, y hemos visto lo contrario. Hemos visto acuerdos de distribución cuando lo que se necesitaba era un acuerdo de fabricación. En otras palabras, la gente no solo está pagando por contratos redactados tan mal que son peores que no tener ningún contrato, sino que a menudo también está pagando por el contrato equivocado para su situación específica. Consulte las plantillas de contratos para China por 99 $ cada una.
Les recomiendo encarecidamente que lean la entrada completa, ya que reviste especial importancia para los acuerdos NNN en China, pues las estadísticas relativas a estos acuerdos son mucho peores que las expuestas anteriormente y las consecuencias de un mal acuerdo NNN suelen ser devastadoras. Como suele decir uno de nuestros abogados con más experiencia en fabricación internacional: «Por encima de todo, es el robo de propiedad intelectual lo que acaba con las empresas». ¿Cómo se puede competir contra una empresa que vende tu producto a un precio inferior al coste de fabricación?
