Los usurpadores de marcas registradas ya están atacando en masa tu cadena de suministro

Durante años, los acaparadores de marcas seguían siempre el mismo guion. Identificaban una marca extranjera que aún no hubiera registrado su marca en China, Estados Unidos u otro mercado clave. A continuación, la registraban primero y esperaban. Al final, el propietario legítimo de la marca descubría el problema, normalmente cuando intentaba registrar la marca, fabricar productos, entrar en el mercado, detener a los falsificadores o hacer valer sus derechos. En ese momento, el acaparador exigía un pago.

Era molesto y caro, pero normalmente se podía soportar. Esa molestia soportable está dando paso ahora a algo más corrosivo: una generación de okupas que no se limitan a esperar a que llegue el día de pago, sino que se dedican activamente a crearlo.

Las solicitudes de marcas presentadas de mala fe son aquellas que no tienen por objeto proteger un interés comercial genuino, sino obtener ventaja sobre el titular legítimo de la marca. Forman parte de la práctica en materia de marcas desde hace décadas. Lo que ha cambiado ahora es la agresividad con la que se están utilizando. Los acaparadores de marcas actuales no se limitan a intentar hacerse con registros. Buscan puntos de presión: cadenas de suministro, registros de la aduana china, mercados en línea, argumentos de concesión de licencias y procedimientos de las oficinas de marcas.

A veces, el objetivo no es ganar. Se trata de hacer que la batalla resulte tan costosa que el propietario de la marca esté dispuesto a pagar para ponerle fin. El usurpador no necesita una posición jurídica sólida para sacar provecho. Lo que necesita es un punto débil y un propietario de la marca que haya esperado demasiado.

Si aún no has registrado tu marca, hazlo ahora. Te garantizo que te costará mucho menos que la batalla a la que te enfrentarás si no lo haces.

China sigue siendo el país donde el acaparamiento de marcas registradas es más peligroso

China es un país en el que se aplica el principio de «primero en presentar la solicitud». Esto significa que, si alguien registra tu marca en China antes que tú, puedes encontrarte con graves problemas, incluso aunque hayas creado la marca, la hayas utilizado en otros lugares y hayas construido su reputación fuera de China.

Durante años, el típico usurpador de marcas chino solía registrar la marca de una empresa extranjera y esperar a que llegara el momento de cobrar. El usurpador podía ponerse en contacto directamente con el propietario de la marca o esperar a que este descubriera el registro por sí mismo. A partir de ahí, la disputa solía reducirse a decidir si presentar una oposición, solicitar la cancelación, invalidar la marca, negociar, cambiar de marca o pagar.

Eso sigue siendo cierto, pero la actual generación de acaparadores está haciendo algo peor. Han dejado de esperar. Están interfiriendo en los envíos, creando problemas en las plataformas, falsificando registros de legitimidad y obligando a los propietarios de marcas a luchar según las condiciones que ellos mismos imponen.

Los registros aduaneros de China se están convirtiendo en un arma para la usurpación de marcas

Una de las tácticas más preocupantes tiene que ver con la Aduana china. El registro de marcas ante la Aduana china es un proceso mediante el cual el titular de una marca la inscribe en los registros de la Aduana china, lo que permite a los funcionarios aduaneros identificar los envíos que llevan dicha marca y notificar al titular de los derechos cuando se detectan mercancías sospechosas. Cuando lo utiliza el titular legítimo de la marca, el registro puede ser una poderosa herramienta contra la falsificación. Puede ayudar a impedir que las mercancías falsificadas entren o salgan de China. Véase «Cómo proteger su propiedad intelectual en China: Guía para el registro de propiedad intelectual en la Aduana de China».

Cuando la utiliza un titular de registro de mala fe, esa misma herramienta puede convertirse en un arma poderosa. Un titular de registro registrado puede presentar reclamaciones ante las autoridades aduaneras chinas solicitando que se retengan para su inspección los productos que lleven la marca objeto de litigio. Incluso cuando el asunto se resuelve finalmente a favor del propietario legítimo de la marca, el proceso puede retrasar los envíos, generar incertidumbre y obligar a una empresa a emprender acciones legales urgentes bajo presión comercial. Y lo que es más importante, le supone al propietario legítimo de la marca una inversión considerable de tiempo y dinero.

Dado que las exportaciones pueden verse amenazadas o retrasadas, la protección de las marcas registradas repercute directamente en las operaciones de la cadena de suministro. Las empresas que fabrican en China necesitan marcas registradas en ese país, incluso si no venden a ningún consumidor chino. Esto incluye a aquellas empresas cuyos productos son fabricados por fabricantes chinos subcontratados sobre los que quizá no tengan un control total o ni siquiera conozcan a fondo. Si la fábrica está en China y el nombre de su marca figura en el producto, su exposición en materia de marcas registradas en China es real. Véase «Fabricación en China: el registro de marcas en China debería ser lo PRIMERO que haga».

El registro de una marca comercial en EE. UU. no te protege en China. Un nombre de dominio no te protege en China. Y, por lo general, ni siquiera años de uso fuera de China te salvarán de una mala solicitud de registro en ese país. Una vez que la parte equivocada se hace con el registro de la marca comercial de «tu» marca en China, el problema puede pasar de ser una simple molestia a convertirse en un problema operativo en muy poco tiempo.

Los ocupantes ilegales se esfuerzan cada vez más por parecer legítimos

También estamos observando que los usurpadores se esfuerzan más por legitimar sus registros a posteriori. Algunos intentan conceder licencias de la marca a distribuidores o minoristas, creando un historial de supuesto uso comercial. Otros elaboran documentación, como acuerdos de uso, facturas, registros de distribuidores y fotografías de productos, diseñada para respaldar una alegación de uso genuino ante un examinador de la Oficina de Marcas o un tribunal. Algunos añaden al propietario legítimo de la marca al registro aduanero del usurpador como parte «autorizada», como si el usurpador tuviera derecho a gestionar los derechos de importación y exportación de la marca.

Esa última maniobra resulta especialmente irritante porque puede hacer que el verdadero titular de la marca parezca una parte que actúa con el permiso del usurpador, en lugar de al revés. Además, genera confusión sobre quién controla realmente la marca, lo cual suele ser precisamente el objetivo.

Estas tácticas son importantes porque pueden complicar los procedimientos de cancelación por falta de uso. En China, una marca puede ser cancelada, por lo general, si no se ha hecho un uso efectivo de la misma durante tres años consecutivos. El uso efectivo suele requerir pruebas de transacciones comerciales reales, y no solo de documentación interna, muestras promocionales o actividades simbólicas. Un usurpador que consiga enturbiar el expediente con licencias, facturas o supuestas actividades de distribución puede hacer que la batalla resulte más difícil y costosa.

El objetivo del usurpador no siempre es ganar de forma limpia. A menudo, su objetivo es enturbiar tanto los hechos que el propietario legítimo de la marca prefiera pagarle una gran suma de dinero antes que gastarse aún más dinero luchando contra los problemas que el usurpador ha creado.

Ten cuidado con los acuerdos extrajudiciales y las «licencias»

Algunos titulares de marcas entran en pánico cuando descubren a un usurpador y se apresuran a llegar a un acuerdo. A veces, llegar a un acuerdo es la solución adecuada. Sin embargo, los acuerdos informales, las licencias mal redactadas o los acuerdos de coexistencia imprecisos suelen generar nuevos problemas.

Un acuerdo mal gestionado puede dar una apariencia de legitimidad al ocupante ilegal, crear pruebas de consentimiento, complicar futuros intentos de anulación, socavar la aplicación de las normas de la plataforma o fomentar futuras solicitudes de mala fe.

Si te enfrentas a un usurpador, no te limites a preguntar: «¿Cuánto costará resolver esto?». Pregunta a un abogado especializado en la legislación china sobre marcas: «¿Cómo afectará este acuerdo a nuestra posición a largo plazo en materia de marcas?». Esa pregunta es importante, ya que un acuerdo inadecuado puede agravar los problemas en el futuro.

El malhechor no siempre es un desconocido

Muchas empresas siguen imaginándose al usurpador de marcas como una persona cualquiera al otro lado del mundo que ha encontrado su marca en Internet. A veces eso es exactamente lo que ha pasado, pero no siempre.

El solicitante de registro de mala fe puede ser un antiguo empleado, un distribuidor, un socio fabricante, un licenciatario, un proveedor o un competidor que se percató de la laguna legal antes que el propietario de la marca. En algunos casos, el usurpador es un fabricante, ya sea antiguo o actual, que tenía acceso directo a la marca, al embalaje, a las especificaciones del producto y a los planes de expansión de la empresa.

Una empresa comparte los activos de su marca con una fábrica, un distribuidor o un posible socio antes de haber solicitado la protección de la marca. La relación se deteriora, la otra parte ve una oportunidad y, un día, el propietario de la marca descubre que alguien en quien confiaba ha presentado la solicitud antes que él. «Confiamos en nuestra fábrica» no es una estrategia de marcas. Debes presentar tu solicitud de marca en China antes de revelar el nombre de tu marca a nadie, especialmente a nadie en China.

Estados Unidos ya no es inmune

Muchas empresas dan por sentado que la apropiación indebida de marcas registradas es un problema exclusivo de China. Esa suposición es obsoleta y peligrosa.

Históricamente, Estados Unidos no se consideraba un terreno propicio para la apropiación indebida clásica de marcas, ya que los derechos de marca en ese país están estrechamente vinculados al uso. Quien utiliza una marca en el comercio por primera vez suele tener derechos más sólidos que quien la registra posteriormente. Sin embargo, el argumento de «nosotros la usamos primero» no constituye una defensa suficiente frente a las perturbaciones en la actividad empresarial.

En los procedimientos estadounidenses, un usuario anterior puede impugnar los derechos de un titular de registro posterior, pero solo si el usuario anterior puede demostrar un uso comercial continuado. Muchas pequeñas y medianas empresas no llevan un registro minucioso de estos datos. Incluso cuando lo hacen, una presentación defectuosa puede seguir generando gastos, retrasos y obstáculos procesales.

Una solicitud de marca estadounidense deficiente o fraudulenta puede obligar al titular legítimo de la marca a supervisar las solicitudes presentadas, enviar una carta de protesta, oponerse a una solicitud, solicitar su cancelación o responder a las resoluciones de la oficina. Una carta de protesta, por ejemplo, puede ser una forma relativamente económica de presentar pruebas de mala fe ante un examinador de la USPTO mientras la solicitud aún se encuentra en fase de examen. Pero eso solo resulta útil si el titular de la marca está lo suficientemente atento como para actuar a tiempo.

Los ataques en masa a la USPTO constituyen una nueva estrategia de presentación de solicitudes de mala fe

Actualmente estamos asistiendo a ataques masivos contra marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). El titular de una marca descubre múltiples solicitudes de registro de la misma marca, marcas similares, variaciones ortográficas, variaciones del logotipo, productos relacionados o clases de marcas adyacentes. Las solicitudes proceden de diferentes entidades. Aparecen en un breve espacio de tiempo. En algunos casos, los solicitantes no tienen una conexión legítima evidente con la marca.

A menudo, estas solicitudes las presentan solicitantes extranjeros, con frecuencia de China. Demostrar la coordinación resulta difícil y, en muchos casos, no es necesario demostrarla. Lo que importa a efectos de oposición y cancelación suele ser el fondo de cada solicitud por separado, y no si se puede demostrar la existencia de una conspiración. Sin embargo, desde el punto de vista del titular de la marca, el efecto práctico es innegable.

Las solicitudes presentadas en masa plantean obstáculos procesales que deben abordarse uno por uno, cada uno con sus propios plazos, tasas y consideraciones estratégicas. Muchas de estas solicitudes acaban siendo denegadas por la USPTO o abandonadas, pero el daño ya está hecho. El coste radica en la vigilancia, la estrategia de respuesta, el trabajo de oposición, la distracción y la incertidumbre empresarial.

Solo la semana pasada, me hice cargo de dos nuevos casos de «swarming» de marcas, relacionados con una serie de solicitudes sospechosas presentadas contra propietarios legítimos de marcas que no habían registrado sus marcas en Estados Unidos. En cada caso, se presentaron cinco solicitudes el mismo día para marcas idénticas o muy similares a la marca del cliente, cada una de ellas por parte de una entidad diferente.

Un grupo de cinco solicitudes presentadas el mismo día por cinco entidades diferentes puede dar la impresión de que la actividad está menos coordinada de lo que realmente está: cinco empresas distintas, cinco solicitudes distintas, sin que exista una conexión evidente entre ellas. El efecto práctico es el mismo en ambos casos: cinco plazos, cinco conjuntos de productos y servicios que analizar y cinco posibles problemas de procedimiento que abordar simultáneamente.

En ambos casos, lo primero que hicimos fue no dejarnos llevar por el pánico. Desaconsejamos a nuestros clientes que se lanzaran a pagar a los demandantes y les indicamos que no respondieran a cada una de las cinco demandas como si se tratara de un caso aislado. Lo primero que hicimos fue trazar una estrategia de defensa.

Eso implicaba identificar cada solicitud relacionada, cada solicitante, cada variante de la marca, cada clase de productos y servicios cubierta, cada fecha de presentación y cada posible vínculo entre los solicitantes. Solo tras trazar el plan de acción comenzamos a evaluar la combinación adecuada de estrategia ante la USPTO, estrategia de mercado, opciones de aplicación de la ley y riesgo empresarial.

En el caso de los ataques en masa, el peligro reside en el patrón. Si respondes a cada aplicación por separado, puedes pasar por alto la estrategia general y malgastar dinero luchando primero en la batalla equivocada.

Antes de responder a cualquier solicitud concreta, es necesario tener una visión global de la situación: cuántas solicitudes hay, quién las ha presentado, si los solicitantes están relacionados entre sí, qué productos y servicios abarcan, qué solicitudes plantean el riesgo comercial más inmediato, qué plazos son los más importantes y cuál es la vía más rápida para neutralizar la amenaza.

En los dos casos de la semana pasada, los montones de solicitudes no eran más que papeleo de la oficina de marcas. Se trataba de posibles problemas para el negocio. Para cuando la mayoría de las empresas se dan cuenta de esto, ya están luchando en varios frentes.

Presentar la solicitud con antelación en Estados Unidos se está volviendo casi tan importante como hacerlo en China.

Amazon agrava los problemas relacionados con las marcas registradas

Para muchas empresas, el perjuicio más inmediato derivado de la usurpación de marcas registradas se produce en Amazon. Amazon es el punto más conflictivo, pero la misma dinámica puede darse en Alibaba, Temu, Walmart Marketplace, eBay, Etsy y en cualquier otra plataforma cuyos sistemas de control se basen en gran medida en datos sobre marcas registradas.

Un solicitante de mala fe puede utilizar la solicitud o el registro de una marca para interferir en el Registro de Marcas de Amazon, impugnar anuncios legítimos, presentar reclamaciones para la retirada de productos o presionar a vendedores y distribuidores. Para nada de esto es necesario ganar un procedimiento judicial formal.

La distinción entre una solicitud pendiente y un registro es importante. Por lo general, el Registro de Marcas de Amazon exige una marca registrada, y no solo una solicitud pendiente, aunque las normas y prácticas de Amazon pueden cambiar y variar según la jurisdicción y el programa. Un usurpador que consiga el registro antes que el verdadero titular de la marca podría obtener derechos de aplicación de la normativa en la plataforma que el titular legítimo aún no tiene.

Una «señal de alerta» en Amazon es una reclamación relacionada con el Registro de Marcas o una reclamación basada en una marca registrada presentada por una entidad que no reconoces. Esto puede ser la primera señal de que alguien ha utilizado el registro de una marca para ganar influencia en la plataforma.

Para una empresa cuyos ingresos proceden en su mitad del canal de Amazon, una interrupción de dos semanas en la publicación de sus productos durante el cuarto trimestre puede suponer un coste superior al de todo el litigio por la marca en cuestión. Las empresas deben asegurarse de contar con la protección de marca necesaria para mantener el control sobre su propia marca.

¿Por qué la situación está empeorando?

Hay varios factores que están impulsando esta tendencia. Los propietarios de marcas que han estado atentos saben que deben registrar sus marcas cuanto antes en los mercados clave, lo que hace que el antiguo modelo pasivo de acaparamiento resulte menos fiable. Si el mero hecho de retener un registro ya no garantiza un beneficio económico, los acaparadores necesitan nuevos puntos de presión, y los han encontrado en las cadenas de suministro, los mercados en línea, los registros aduaneros y las solicitudes presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).

Los mercados online también han aumentado el valor operativo de las marcas registradas. Ahora, las marcas registradas determinan quién puede controlar los anuncios, presentar solicitudes de retirada, acceder a herramientas contra la falsificación y ser tomado en serio por los sistemas de control de las plataformas.

Las cadenas de suministro globales generan una presión adicional. Si un usurpador puede poner en peligro las exportaciones desde China, interferir en los anuncios de Amazon en Estados Unidos y provocar problemas de tramitación en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), puede ejercer presión sobre el titular de la marca desde varios frentes a la vez.

Nada de esto tendría tanta importancia si los propietarios de las marcas presentaran sus solicitudes antes, pero no lo hacen. Las excusas son las de siempre. Las empresas dicen que solo fabrican en China, pero no venden allí. O que presentarán la solicitud cuando su producto «gane más terreno». O que ya son propietarios del nombre de dominio, y eso debería contar para algo. O que llevan años utilizando la marca, por lo que no deberían tener ningún problema. O que sus anuncios en Amazon demuestran que la marca es suya.

Nada de eso se sostiene. Un nombre de dominio no equivale a un registro de marca. El nombre de una empresa no es necesariamente un registro de marca. Una marca registrada en EE. UU. no te protege en China. El uso en un país no suele conferirte automáticamente derechos en otro. El éxito en Amazon no garantiza la titularidad de la marca.

Cuanto más éxito tenga tu marca, más atractiva resultará para los usurpadores y más se aprovecharán las lagunas en tu protección. La diferencia de costes es enorme. Luchar contra un usurpador o llegar a un acuerdo con él suele costar, como mínimo, diez veces más que registrar la marca desde el principio. A veces, el coste es el fracaso del negocio.

La pregunta que se plantean la mayoría de los titulares de marcas es qué hacer. La respuesta pasa, ante todo, por presentar la solicitud antes de lo que parece necesario.

Presenta la solicitud con antelación, hazlo correctamente y sigue de cerca lo que suceda a continuación

Lo primero es registrar tus marcas principales con antelación, antes de empezar a fabricarlas, lanzarlas al mercado, contactar con distribuidores, asistir a ferias comerciales o generar expectación en torno a una nueva marca.

En China, esto significa presentar la solicitud antes de que la marca aparezca en ningún sitio. Las solicitudes de marcas en China suelen tardar entre 12 y 18 meses en completarse. Presentar la solicitud con antelación no solo sirve para adelantarse a los usurpadores, sino también para tener el registro en mano cuando sea necesario utilizarlo.

Durante el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y el registro, es posible que disfrutes de algunas ventajas procesales, pero tus herramientas de protección más eficaces suelen depender de que el registro se haya completado. Esa es otra razón por la que conviene presentar la solicitud antes de que necesites protección.

Presentar la solicitud correctamente es tan importante como hacerlo con antelación. Una marca registrada en EE. UU. no te protege automáticamente en China, y un registro en China no te protege ante la USPTO. Sin embargo, una estrategia de registro coordinada en ambas jurisdicciones puede dificultar mucho más que un usurpador te plantee problemas en varios frentes a la vez.

Una estrategia de registro deficiente puede generar una falsa sensación de seguridad. China sigue el sistema de la Clasificación de Niza, pero divide cada clase en subclases. La protección dentro de una clase no se extiende automáticamente a todas las subclases. Una empresa que registre su marca en la clase correcta, pero en la subclase equivocada para sus productos reales, puede descubrir más adelante que un usurpador ha registrado la misma marca en una subclase adyacente y ha obtenido los derechos que la empresa daba por sentados.

Una empresa de ropa que solo presente su solicitud en la clase 25 puede descubrir, cuando ya sea demasiado tarde, que otra persona ha registrado su marca en la clase 18 para bolsos y accesorios. Que esto suponga un problema grave depende de las circunstancias concretas, pero la laguna existe, y los usurpadores saben cómo aprovecharla.

En Estados Unidos se aplica el mismo principio general. La solicitud debe ajustarse al uso comercial real y previsto, pero también debe tener en cuenta las necesidades reales de expansión y protección. Presentar la solicitud en clases incorrectas es casi tan perjudicial como no presentarla en absoluto.

Si es titular de una marca comercial válida en China y sus productos se fabrican en ese país o transitan por él, conviene plantearse cuanto antes la posibilidad de solicitar el registro en la Aduana china. Para los titulares legítimos de marcas, el registro en la Aduana china puede constituir una herramienta útil para la lucha contra la falsificación y la protección de la cadena de suministro. Puede ayudar a evitar que los productos falsificados salgan de China y entren en otros mercados.

Además, tiene un valor defensivo. Si no registras tus derechos legítimos y un solicitante de registro de mala fe registra derechos contradictorios, es posible que te encuentres en una situación muy difícil. No todas las empresas necesitan el registro aduanero. Sin embargo, aquellas que fabrican en China, tienen un alto riesgo de falsificación, cuentan con marcas valiosas o disponen de cadenas de suministro sensibles a la exportación deberían planteárselo cuanto antes.

Las empresas deben estar al tanto de las solicitudes presentadas en jurisdicciones clave, como China y Estados Unidos. Los servicios de seguimiento que señalan automáticamente las solicitudes relevantes son relativamente económicos y deberían ser una práctica habitual para cualquier marca con una presencia pública significativa.

Empieza por las coincidencias exactas y las versiones en chino de tu marca. Esas suelen ser las solicitudes que tienen más probabilidades de causar un perjuicio comercial inmediato. A partir de ahí, debes buscar las solicitudes más confusas: errores ortográficos similares, transcripciones al chino, variaciones del logotipo y solicitudes ocultas en clases de marcas adyacentes. Las clases adyacentes son productos o servicios relacionados con los productos principales de la marca, pero no idénticos a ellos, y los usurpadores suelen utilizarlas para aprovechar las lagunas de cobertura que el titular de la marca no había previsto.

También debe estar atento a las solicitudes presentadas por antiguos distribuidores, fabricantes, proveedores, licenciatarios, empleados y socios comerciales. Estas son las partes que con mayor probabilidad han tenido acceso a los activos de su marca, los planes de producto, el embalaje o la estrategia de entrada en el mercado.

La detección tiene menos importancia si no sabes qué hacer a continuación. Si la solicitud aún está pendiente, es posible que puedas presentar una oposición o, en Estados Unidos, enviar una carta de protesta en determinadas circunstancias. Si el usurpador ya ha obtenido el registro, las opciones cambian. Por lo general, las opciones son la invalidación por mala fe, la cancelación por falta de uso o una combinación de estrategias administrativas y comerciales. Estas opciones suelen requerir más tiempo y pruebas que una oposición durante la fase de examen.

Ignorarlo es una respuesta errónea en casi todos los casos. Los plazos para presentar oposiciones a marcas registradas y los plazos de cancelación son reales, y no respetarlos reduce considerablemente tus opciones.

Nunca he tenido un cliente que se haya arrepentido de inscribirse pronto. En cambio, he tenido muchos que se han arrepentido de haber esperado.

Si se enfrenta a una solicitud sospechosa en China o en Estados Unidos, o si no está seguro de que la protección de su marca sea la adecuada, póngase en contacto con nosotros. Podemos ayudarle a evaluar el riesgo y a decidir qué pasos seguir.