En los últimos meses, nuestros abogados especializados en China han observado una tendencia nueva y preocupante en los acuerdos de licencia en ese país. Antes de entrar en detalles, permítanme dar un paso atrás y ofrecerles un poco de contexto. Esta entrada es importante, así que les ruego que sigan leyendo.
En un acuerdo típico de concesión de licencias en China, el licenciante extranjero concede al licenciatario chino el derecho a fabricar y vender productos, a utilizar el nombre comercial o la marca registrada del licenciante, o a utilizar la tecnología de este (patentada o no). Durante años, las empresas chinas han buscado cada vez más obtener licencias de tecnología de empresas extranjeras y conseguir los derechos para vender productos y servicios extranjeros en China. A menudo promocionamos los acuerdos de licencia como una forma de que las empresas obtengan beneficios de China sin tener que «entrar» en el país ni gastar mucho dinero. Véase «Las dificultades de China, Netflix y por qué nos encantan las licencias». Todo esto sigue siendo cierto.
Pero…
Acuerdos de licencia en los últimos cinco años
Nuestros abogados especializados en licencias en China han redactado un gran número de contratos de licencia en los últimos cinco años aproximadamente (antes de esa fecha eran bastante poco habituales), y en casi todos los casos esos acuerdos de licencia se han estructurado de la siguiente manera:
1. Una empresa china se pone en contacto con una empresa extranjera para solicitarle una licencia sobre XYZ. La empresa extranjera acude a uno de los abogados especializados en derecho chino de mi bufete en busca de asistencia jurídica, y le explicamos algunas de las condiciones básicas que el licenciante y el licenciatario deben acordar antes de que nadie se moleste en dedicar tiempo y dinero a redactar un contrato de licencia.
2. En aproximadamente un tercio de los casos, las partes no llegan a un acuerdo sobre las condiciones básicas y, por lo tanto, no es necesario redactar ningún contrato. En los otros dos tercios de los casos, existe suficiente consenso sobre las condiciones clave entre la empresa extranjera y la empresa china, y se encarga a la empresa extranjera la redacción del contrato de licencia. Por lo general, tiene sentido que sea el licenciante quien redacte el contrato de licencia, ya que suele necesitar mayor protección que el licenciatario. Entre otras cosas, el licenciante debe asegurarse de que se le paga y de que su propiedad intelectual y su reputación están protegidas. Consulte las hojas de términos de licencia en China ylos acuerdos de licencia de tecnología y marcas registradas en China para obtener más información sobre lo que incluyen los acuerdos de licencia en China y lo que suele ser importante para las empresas extranjeras que conceden licencias en China.
3. A continuación, uno de nuestros abogados en China redacta el contrato de licencia y, tras unas breves negociaciones, se firma.
Ofertas de licencia absurdas por parte de empresas chinas de gran envergadura
Pero, como ya he dicho, nuestros abogados en China están empezando a observar una tendencia nueva y preocupante. Estamos viendo cómo empresas chinas aparentemente sofisticadas (al menos en lo que respecta a los acuerdos de licencia) se ponen en contacto con empresas extranjeras relativamente pequeñas y sin mucha experiencia para presentarles lo que solo puede describirse como ofertas de licencia absurdas. Así es como se desarrollan estos «nuevos» acuerdos:
1. Una empresa china manifiesta su interés en obtener una licencia sobre la propiedad intelectual y el producto de una empresa extranjera para comercializarlos en China. La propuesta se resume básicamente en lo siguiente: nosotros, una empresa china relativamente grande, fabricaremos y venderemos su producto de consumo en China sin que ello le suponga ningún coste ni riesgo. Le pagaremos una parte de nuestras ventas. Usted debería concedernos la licencia para que podamos hacer todo esto, de modo que usted pueda vender sus productos en China sin que ello le suponga ningún coste ni riesgo.
2. Este tipo de oferta resulta tentadora para la empresa extranjera, ya que la considera una forma sin costes ni riesgos de introducir su producto en China y obtener beneficios con ello.
3. Una empresa china envía a una empresa extranjera un contrato de licencia en inglés, extenso y bastante bien redactado. Obsérvese lo diferente que es esto del antiguo escenario, en el que era la empresa extranjera (el licenciante) la que redactaba el contrato de licencia.
4. Este acuerdo de licencia favorece de manera ridícula a la empresa china. Un acuerdo de este tipo habría otorgado a la empresa china derechos exclusivos y perpetuos a nivel mundial sobre la propiedad intelectual y el producto del licenciante a cambio de tan solo el 10 % de los ingresos por ventas, independientemente de los resultados de ventas que obtuviera la empresa china licenciataria. En otras palabras, una vez firmado el acuerdo, el licenciante extranjero ya no tiene ningún derecho real sobre su propiedad intelectual ni sobre su producto, e incluso si la empresa china no realiza ni una sola venta (o ni siquiera intenta realizarla), la empresa extranjera no puede rescindir el contrato. Este acuerdo sí permitía la rescisión si la empresa china se declaraba en quiebra o dejaba de existir, pero ni siquiera esto se aplicaba realmente, ya que la empresa china habría tenido total libertad para ceder sus derechos de licencia a cualquier otra persona. Esto significa, por ejemplo, que usted puede pensar que está concediendo una licencia de sus diseños de ropa a una empresa de confección como su licenciatario chino, pero la empresa de confección china que firmó su acuerdo de licencia puede ceder esa licencia a un traficante de armas o a un productor de pornografía, lo cual no sería precisamente bueno para la reputación a largo plazo de su empresa de confección.
5. Otros acuerdos de licencia concedían exclusividad «simplemente» para todo el territorio de China (definido de forma muy amplia), pero esos acuerdos de licencia propuestos para China contenían en gran medida la misma redacción exagerada que la descrita anteriormente.
En dos casos, las empresas acudieron a los abogados especializados en propiedad intelectual internacional de mi bufete por recomendación de sus abogados habituales, quienes les habían dejado claro que no debían firmar esos acuerdos. Algunas de las empresas extranjeras sabían que el acuerdo era pésimo, pero otras no se dieron cuenta hasta que se lo señalamos. En todos los casos, la empresa extranjera quería cerrar un acuerdo con el posible licenciatario chino y encargó a nuestros abogados que encontraran la manera de lograrlo. Todos nos pedían que redactáramos un «acuerdo mejor», como si eso fuera lo único que les separaba de un acuerdo de licencia viable.
Nuestros abogados manifestaron su escepticismo respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo real y comunicaron a los clientes que no tenía sentido ni siquiera intentar redactar un nuevo contrato de licencia sin obtener primero alguna indicación clara de que las empresas chinas estuvieran dispuestas a firmarlo. Recomendamos a las empresas extranjeras que volvieran a ponerse en contacto con las empresas chinas y las pusieran a prueba con una solicitud razonable. Les sugerimos que pidieran a las empresas chinas que se comprometieran a alcanzar un volumen mínimo de ventas en el segundo o tercer año del acuerdo de licencia. Como era de esperar, esto fue un fracaso en todos los casos. Las empresas chinas dijeron que eso no podía funcionar porque no tenían ni idea de cuáles iban a ser sus ventas. Todas las empresas extranjeras tuvieron el buen sentido de retirarse y, presumiblemente, las empresas chinas pasaron entonces a buscar a otro posible incauto.
Puede que esté bien vender a alguien una licencia exclusiva de por vida a cambio de dinero real por adelantado, pero, a menos que tu producto o tecnología sea y vaya a ser siempre un fracaso comercial, casi nunca debería tener sentido vender una licencia exclusiva y permanente sin garantía alguna de obtener nada a cambio.
Un par de estas empresas extranjeras mencionaron que las empresas chinas «al menos intentarían» vender sus productos en China, porque, si no, ¿para qué se habrían molestado en firmar los contratos? Incluso esta afirmación de que «al menos lo intentarían» no es necesariamente cierta, ya que el objetivo de la empresa china podría ser eliminar para siempre a los posibles competidores del mercado chino. Este tipo de cosas ocurren TODO el tiempo. Y, a menos que se lleve a cabo una diligencia debida sobre la empresa china, ni siquiera se sabe si está legalmente autorizada a vender los productos bajo licencia.
Si te presentan un contrato de licencia tremendamente desfavorable, básicamente tienes dos opciones. La primera: simplemente retirarte. O la segunda: volver a hablar con la empresa china y preguntarle si está dispuesta a introducir modificaciones razonables en el contrato propuesto y, si no lo hace, retirarte. Siempre existe la posibilidad de que la empresa china acepte las modificaciones razonables que propongas, en cuyo caso probablemente deberías retirarte de todos modos, en lugar de intentar hacer negocios con alguien que, en esencia, acaba de intentar estafarte.
¿Pero se trata realmente de una estafa? Por lo general, una estafa se define como un plan deshonesto o un fraude y, técnicamente, aquí no hay fraude. Los acuerdos parecen legales y legítimos, y es muy posible que lo sean. Sin embargo, son increíblemente desfavorables para la parte extranjera. Estafa o no, estos acuerdos de licencia con China, terriblemente desequilibrados, ponen de relieve la complejidad de las licencias transfronterizas y la necesidad de contar con ayuda profesional antes de firmar cualquier contrato de licencia internacional.
Ya te lo he advertido.
ACTUALIZACIÓN del 6 de abril de 2023: Ahora vemos aún más de estos acuerdos de licencia ridículamente desfavorables que cuando escribimos sobre ellos por primera vez en 2018. Hay muchísimas empresas chinas que buscan aprovecharse del creciente número de empresas que no quieren asumir el riesgo de entrar realmente en China, pero que, aun así, desean obtener beneficios vendiendo o distribuyendo sus productos en ese país.
