No regale su propiedad intelectual a su fábrica china
Por mucho que se hable de trasladar la fabricación fuera de China, la mayoría de las empresas de hardware que desarrollan hardware de vanguardia están prácticamente atrapadas allí, al menos durante unos cuantos años más. Tienen que ir a China para fabricar sus productos. Simplemente no hay fábricas en otros lugares dispuestas y capaces de fabricar estos productos a pequeña escala. No sólo eso, sino que las fábricas chinas son prácticamente las únicas que trabajan con empresas extranjeras que desarrollan hardware para comercializar productos que a menudo son meros "conceptos" cuando llegan a China.
Los problemas surgen cuando los desarrolladores de hardware extranjeros trabajan con fábricas chinas en proyectos que van más allá de la simple fabricación de un diseño de producto completamente desarrollado. En muchos casos, el diseñador extranjero y la fábrica china trabajan juntos durante meses e incluso años para desarrollar un producto comercialmente viable. Cuando el prototipo está finalmente terminado, la cuestión que se plantea es a qué entidad pertenece realmente el prototipo: al desarrollador extranjero que tuvo la idea o a la fábrica china. El desarrollador extranjero dice que es suyo. La fábrica china dice que es suya. El triste resultado es que, la mayoría de las veces, la fábrica china tiene razón. Es la propietaria del prototipo y "permitirá" que el promotor extranjero comercialice su producto. Si el desarrollador extranjero tiene éxito, estupendo. Pero si fracasa, la fábrica china hará que otro comercialice el producto y dejará tirado al desarrollador extranjero que tuvo la idea.
Hemos visto casos en los que el diseñador extranjero y la fábrica china han trabajado juntos durante años para desarrollar un producto comercialmente viable y, cuando el prototipo está terminado, la cuestión es quién es el propietario del prototipo: el desarrollador extranjero que tuvo la idea o la fábrica china. El desarrollador extranjero dice que es el propietario del producto, mientras que la fábrica china dice que es la propietaria. ¿A quién pertenece legalmente? La mayoría de las veces, la fábrica china.
El escenario habitual es más o menos el siguiente. Un diseñador de productos extranjero trabaja con una fábrica china para comercializar un diseño innovador de hardware o producto IoT. En un entorno de codesarrollo cooperativo, la parte extranjera y la fábrica china trabajan juntas para crear el prototipo de la versión comercial del nuevo producto. Todo el trabajo se realiza sobre la base de una orden de compra, sin contrato escrito ni ningún otro tipo de documentación.
Al final del ciclo de desarrollo, la fábrica china anuncia al promotor extranjero que los prototipos están terminados. La fábrica conserva los prototipos en previsión de pasar a la fase de fabricación. Sin embargo, cuando las partes pasan a la fase de fabricación, es normal que algo vaya mal. Esto suele ocurrir de dos maneras. En primer lugar, la fábrica china sorprende al diseñador extranjero aumentando sustancialmente el precio unitario previsto para el producto o anuncia que no puede cumplir los requisitos de cantidad o fecha de entrega del producto. En segundo lugar, la fábrica fabrica sistemáticamente productos con importantes defectos o problemas de control de calidad.
Ante estos problemas, la parte extranjera se enfrenta a la fábrica china y anuncia que se llevará los prototipos y los mandará fabricar a otra fábrica. El fabricante chino responde: "No puede hacer eso. Somos propietarios de toda la propiedad intelectual del producto. Nos comprometemos a fabricar el producto para usted en exclusiva mientras esté dispuesto a hacer pedidos en nuestras condiciones. Pero no puede llevar ese prototipo a ningún otro sitio. Sólo nosotros tenemos derecho a fabricar ese producto. Y, si no consiguen hacer ventas sustanciales, les cortaremos el grifo y comercializaremos el producto nosotros mismos".
El verdadero problema de esta situación es que, en la mayoría de los casos, la fábrica tiene toda la razón sobre la situación jurídica de la propiedad intelectual del nuevo producto, ya que, sin un contrato escrito que diga lo contrario, es casi seguro que la fábrica china es la propietaria de la propiedad intelectual del producto.
Esta situación en la que la empresa extranjera pierde todo aquello en lo que se ha centrado durante los últimos meses o años se debe a que el diseñador extranjero no documenta adecuadamente el proceso de codesarrollo. Si se documenta adecuadamente, puede evitarse este desafortunado resultado.
Cómo mantener la propiedad intelectual de su producto
El primer paso para abordar el codesarrollo de hardware en China es entender cómo funciona la ley básica de invenciones. En pocas palabras, un desarrollador extranjero que no firma un acuerdo por escrito se basa en las disposiciones por defecto de la ley de propiedad intelectual, en particular la ley de patentes. Esta confianza en las disposiciones por defecto es un error porque las disposiciones por defecto favorecen enormemente a la fábrica china.
Una disposición básica de la legislación china sobre invenciones es que la parte a la que se le ocurrió la "idea" no es propietaria de la invención, sino la parte que lleva la idea a la práctica. Por lo general, esto es así incluso cuando la parte que lleva a cabo la aplicación práctica ha recibido una remuneración por ello. Lo que esto significa en la vida real es que aunque usted pague a su fábrica china una parte o la totalidad de los costes del trabajo de desarrollo realizado por la fábrica, si la fábrica realizó de hecho el trabajo, la fábrica china es la propietaria de la invención a menos que usted tenga un contrato válido que diga lo contrario.
Dado que las disposiciones legales por defecto no protegen al diseñador extranjero, es necesario un contrato que establezca las normas de propiedad. Aunque la fábrica puede ser propietaria de la PI por ley, la fábrica china también es libre de ceder toda o incluso parte de su propiedad sobre la PI al diseñador extranjero mediante un contrato escrito. Sin embargo, esta cesión sólo es efectiva si se realiza mediante un contrato claro por escrito (en chino) sujeto a la legislación china y ejecutable en China. Este contrato debe indicar exactamente qué se va a desarrollar y a qué parte pertenecerá la propiedad intelectual del producto resultante. Si se redacta correctamente, el diseñador extranjero será el propietario de todo, tal y como pretende el diseñador extranjero del producto. Pero, sin dicho contrato - como en el caso en el que no hay nada más que una orden de compra - el resultado es el contrario. Todo depende del contenido del contrato.
Cómo no quedar cegado por la PI combinada
En el análisis anterior, suponemos que se desarrolla un único producto y que toda la PI del prototipo del producto se creó durante el proceso de desarrollo. Nos referimos a ese escenario como PI de propiedad exclusiva. Pero cada vez más, nuestros abogados de China ven prototipos de productos que implican "PI combinada". En el caso de la PI mixta, la situación es más compleja. En muchos proyectos, el producto codesarrollado hará uso de PI subyacente desarrollada de forma independiente y propiedad de la fábrica china. En este caso, el nuevo prototipo de producto es como una capa superficial sobre la tecnología existente propiedad de la fábrica china. El prototipo de producto es una "mezcla" de tecnología totalmente nueva y tecnología existente propiedad de la fábrica china. El peligro en este caso es que muchas partes extranjeras piensan que están tratando con tecnología de su propiedad cuando en realidad están tratando con tecnología mezclada.
Pensemos en lo que ocurriría si la parte extranjera piensa que su prototipo es tecnología de propiedad exclusiva cuando en realidad la tecnología es mixta. Surgen los problemas habituales y la parte extranjera amenaza con llevarse el prototipo a otra fábrica. En esta situación, el fabricante chino actual suele decir algo como lo siguiente "Estamos de acuerdo en que usted [el desarrollador extranjero] es el propietario de la nueva propiedad intelectual y puede hacer lo que quiera con ella. Sin embargo, se trata de tecnología mixta y nosotros somos los propietarios de la tecnología subyacente en el prototipo. Por ese motivo, no puede encargar el prototipo a otra fábrica, así que está obligado a trabajar con nosotros". Este resultado puede ser un desastre cuando surgen los problemas comerciales y de calidad comentados anteriormente y no se pueden resolver.
Un contrato específico para China puede salvar su propiedad intelectual
El método de contratación para resolver las cuestiones de propiedad de su producto y su propiedad intelectual depende de si la tecnología es de propiedad exclusiva o mixta. Muchas partes extranjeras dan por sentado desde el principio que trabajan con tecnología de su propiedad exclusiva y que ellos mismos son los propietarios. Es esencial confirmar desde el principio si su fábrica china está de acuerdo con esta apreciación. En el contrato escrito que rige la propiedad de la tecnología en los prototipos, no caiga en la trampa de trabajar con definiciones legales formalistas sobre quién posee qué PI en el prototipo del producto.
En su lugar, utilice las siguientes reglas funcionales:
1. La fábrica china entregará prototipos listos para la producción a la parte extranjera.
2. La parte extranjera tiene derecho a hacer lo siguiente con los prototipos:
- Registre la propiedad intelectual aplicable en cualquier lugar del mundo.
- Fabricar el producto en sus propias instalaciones o contratar su fabricación en cualquier fábrica del mundo.
- Hacer uso del diseño (ingeniería inversa, clonación, etc.) como base del producto y fabricar productos derivados sin restricciones.
Si la fábrica china acepta contractualmente lo anterior, la propiedad intelectual del nuevo producto pertenecerá en su totalidad a la parte extranjera.
En la mayoría de los casos, las empresas extranjeras que contratan a nuestros abogados especializados en fabricación en China creen desde el principio (prácticamente sin lugar a dudas) que poseen la totalidad de la propiedad intelectual del prototipo del producto. Simplemente asumen que es así y ni siquiera se les ocurre documentarlo contractualmente antes de que comience el proceso de desarrollo. Estas empresas extranjeras se sorprenden cuando su fábrica china se niega a aceptar estas condiciones. Pero esperar a que termine el proceso significa que es demasiado tarde para resolver el problema.
A menudo, la fábrica china adoptará una posición de compromiso y aceptará que la propiedad intelectual del prototipo es un ejemplo de tecnología mixta. Al igual que en el caso de la tecnología de propiedad exclusiva, la cuestión de la propiedad mixta debe resolverse en un contrato escrito al inicio del proceso de desarrollo. Al igual que con la tecnología de propiedad exclusiva, el objetivo es evitar descripciones jurídicas vagas y utilizar en su lugar una descripción funcional de cómo se utilizará el prototipo en la práctica.
La propiedad mixta no es copropiedad. Por propiedad mixta entendemos que el prototipo final incorpora PI propiedad de diferentes partes. El diseñador extranjero posee parte de la propiedad intelectual y la fábrica china posee parte de la propiedad intelectual. Como resultado, el prototipo de producción es una mezcla de PI de diferentes fuentes.
La definición funcional comienza con la entrega de prototipos listos para la producción al diseñador extranjero. La cuestión que hay que resolver es qué puede hacer el diseñador extranjero con estos prototipos. Hay tres opciones básicas para resolver esta cuestión:
Opción 1. El diseñador extranjero es propietario de toda la PI producida a partir del proceso de codesarrollo y puede registrar y hacer uso de esa PI sin restricciones. En la medida en que el prototipo incluya tecnología subyacente de la fábrica china o de un tercero, se concederá al diseñador extranjero una licencia perpetua y libre de regalías para utilizar esa tecnología únicamente para fabricar el prototipo y cualquier producto derivado de ese prototipo. Esta licencia es mucho más restrictiva que la situación que prevalece en el caso de la tecnología de propiedad exclusiva.
Si la parte extranjera espera a que finalice el proceso de desarrollo para plantear la cuestión de obtener una licencia tecnológica de su fábrica china, ésta casi siempre se negará a concederla. Dado que en este punto todo el poder recae en la fábrica china, su postura es perfectamente natural. No obstante, los diseñadores de productos extranjeros suelen sorprenderse al enterarse de que están permanentemente vinculados a la fábrica en desarrollo y no pueden recurrir a ningún otro fabricante para fabricar lo que pensaban que era su propio producto.
Opción dos: El fabricante chino acepta fabricar el prototipo exclusivamente para el diseñador extranjero. Las partes acuerdan de antemano el precio, la cantidad, el plazo de entrega y las condiciones de calidad del producto. Mientras la fábrica china pueda cumplir estas condiciones, el acuerdo de fabricación exclusiva sigue en vigor. Sin embargo, si la fábrica china no cumple alguna de estas condiciones, el diseñador extranjero tiene derecho a que otra persona fabrique el prototipo con arreglo a las condiciones de licencia establecidas en la Opción Uno.
Tercera opción: Algunas fábricas chinas aceptan "liberar" el prototipo según los términos de la Opción Uno, pero sólo tras el pago de una tasa sustancial a la fábrica. A menudo, la fábrica china fijará unos honorarios tan elevados que esta opción no resulta práctica.
Estas tres opciones suponen que la fábrica china está dispuesta a resolver la cuestión de la propiedad de la tecnología de forma que la parte extranjera pueda trasladar la producción a otra fábrica. Según nuestra experiencia, si el asunto se discute una vez finalizado el desarrollo, es raro que la fábrica china acepte alguna de estas opciones. Incluso si la propiedad de la tecnología se discute de antemano, la negociación de términos aceptables puede ser difícil. Sin embargo, es fundamental que esta difícil discusión tenga lugar antes de que comience la producción. Es fundamental que la parte extranjera comprenda su situación exacta en cuanto a la propiedad de la tecnología y los prototipos antes de perder meses o incluso años e incurrir y gastar sumas considerables de dinero en el desarrollo de un producto que no poseerá ni controlará.
Piense en la situación en la que su empresa de nueva creación se dirige a un inversor ángel experimentado para obtener financiación de serie A. Una de las primeras cosas que revisará cualquier inversor experimentado es el estado de propiedad de su tecnología principal. Imagínese lo que ocurrirá cuando el inversor se dé cuenta de que usted no es el propietario de su tecnología principal porque su fábrica china la posee o la controla. Ese es casi siempre el final de la discusión y a menudo es también el final de la puesta en marcha.
Para evitar "regalar" su tecnología a su fábrica china, debe tratar la documentación legal adecuada como algo esencial y no como un lujo reservado sólo a las grandes empresas. Una documentación adecuada es aún más importante para los desarrolladores de hardware en la fase de puesta en marcha, porque una pérdida de propiedad al principio condena a la empresa en el futuro. Una gran multinacional tiene muchos productos. Si pierde uno, no mata a la empresa. Pero para una empresa emergente, la pérdida de su tecnología clave suele significar la muerte.
