Errores comunes en los acuerdos de licencia de marcas de cannabis

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Las empresas de cannabis y (dependiendo del estado) las marcas suelen utilizar los acuerdos de licencia para hacer crecer sus marcas. Si se hacen correctamente, pueden ser un enorme motor de ingresos para las marcas y los licenciatarios, y pueden hacer crecer la buena voluntad de la marca en un territorio concreto. Sin embargo, es muy fácil estropearlos. Un mal acuerdo de licencia puede ser devastador para una marca de cannabis. En este post, examinaré algunos de los problemas más comunes que he visto en los acuerdos de licencia a través de una serie de diferentes estados.

Puede que ayude si explico primero lo que quiero decir con "acuerdo de licencia". Utilizo el término en sentido amplio para referirme a una situación en la que una empresa (un licenciante) licencia su propiedad intelectual (como su marca) a un tercero para que la utilice de una forma definida. Los acuerdos de licencia pueden adoptar millones de formas diferentes.

Un ejemplo común sería una licencia de propiedad intelectual a una empresa de cannabis con el fin de fabricar y vender los productos de marca. En general, este es el tipo de acuerdo de licencia en el que quiero centrarme en este post.

#1 No tener en cuenta el impacto normativo

El cannabis es un sector muy regulado. Por tanto, no es de extrañar que los reguladores se preocupen mucho por el tipo de personas con las que tratan las entidades autorizadas. Los licenciantes de propiedad intelectual son uno de ellos. Muchos estados ponen trabas a los licenciantes de propiedad intelectual, dificultando o incluso imposibilitando los acuerdos de licencia. A veces, las normativas son tan onerosas que los acuerdos deben reformularse por completo, a riesgo de una gran penalización para una o ambas partes.

Digo esto muchas veces aquí, pero es realmente importante averiguarlo antes de pagar a un abogado para que redacte y negocie un acuerdo de licencia. Si no lo hacen, no solo malgastarán dinero, sino que también se expondrán a sanciones reglamentarias más adelante.

#2 Condiciones de pago mal definidas

He firmado más acuerdos de licencia de los que puedo contar. Suelen empezar con un cliente o un abogado de la parte contraria transmitiendo los términos del acuerdo acordados en principio. Y, a menudo, oigo algo como "los cánones serán del X%". Mi siguiente pregunta siempre es: "¿X% de qué?". Probablemente se sorprendería de la frecuencia con la que oigo gruñidos como respuesta.

A menudo hay que discutir mucho para averiguar el cálculo exacto de los derechos de autor. Y eso es sólo una de las innumerables condiciones de pago. Cosas como el calendario de pagos, los pagos de gastos, la facturación y las disputas sobre honorarios, los créditos, etc., requieren más reflexión y detalle. A menudo, las partes no se dan cuenta de que un acuerdo de licencia establece las bases de una relación a largo plazo, a veces plurianual, por lo que son muy diferentes de los acuerdos de compra de una sola vez. Si las partes firman acuerdos de licencia con disposiciones de pago poco claras o vagas, no deben sorprenderse cuando surjan inevitablemente las disputas.

#3 Proceso de pedido poco claro

Aunque paso mucho tiempo trabajando con condiciones de pago poco claras, el problema más común que veo en los acuerdos de licencia es, con diferencia, un proceso de pedido poco claro. A veces, los acuerdos de licencia no dicen nada sobre el proceso de fabricación y/o pedido de productos. En un acuerdo en el que todo el propósito es la fabricación y venta de bienes, esto es... un problema. Pero ocurre todo el tiempo.

Para ser justos, es posible que algunos acuerdos de licencia no exijan que se detalle el proceso de pedido. Si una marca sin licencia (¡en un estado que lo permita!) licencia la propiedad intelectual a una empresa de cannabis para que fabrique y venda productos a quien pueda venderlos, entonces esa empresa de cannabis puede tener discreción sobre cómo y cuándo fabricar productos. Pero los acuerdos de licencia pueden no ser tan claros y pueden darse situaciones en las que tanto el licenciante como el licenciatario acuerden comercializar y vender productos.

En este tipo de casos, el licenciante necesitará cierta claridad sobre cómo puede pedir los productos, cuánto tiempo debe haber para hacerlo, etcétera. Si no está claro cómo dictarán o solicitarán las partes que se lleven a cabo estos procesos, las cosas pueden torcerse.

#4 Problemas de precios

Volvamos al ejemplo de una marca sin licencia que licencia su propiedad intelectual a una empresa de cannabis por un conjunto completo de servicios de fabricación y distribución. Lo más probable es que la marca reciba un canon equivalente a un porcentaje del precio de venta de cada unidad de producto vendida. Obviamente, la marca querrá que el precio de venta sea lo más alto posible. Hay algunas cosas en las que las marcas pueden equivocarse.

En primer lugar, algunos acuerdos de licencia pueden no decir nada sobre los precios de venta. En un caso extremo, el licenciatario podría vender los productos a un precio tan bajo que la marca obtuviera poco a cambio. Por otra parte, si una marca fija un precio mínimo de venta demasiado alto, el licenciatario podría no vender ningún producto y ambas partes se quedarían sin suerte. He visto empresas al borde del litigio por estas cuestiones. En mi opinión, mucho de esto es fácilmente evitable.

Las marcas inteligentes tienen algunas opciones en este caso. Como mínimo, podrían incluir la obligación contractual de realizar los esfuerzos "mejores" o "comercialmente razonables" para vender los productos al precio más alto posible. Pero esto sigue siendo bastante impreciso y está sujeto a debate. Las marcas también podrían incluir opciones de precios "escalonados", estableciendo un precio "objetivo" y un precio mínimo más bajo. De este modo, el licenciatario tendría que intentar alcanzar el precio objetivo, pero podría tener margen de maniobra para bajarlo un poco. O bien, las partes podrían acordar un precio pero optar por revisarlo periódicamente en función de los niveles de ventas.

#5 Fiascos de envasado y etiquetado

He visto muchos acuerdos de licencia que otorgan al licenciante total discreción sobre lo que va en el envase o el etiquetado de un producto. Eso puede estar bien para los productos que no están excesivamente regulados, pero puede ser un problema para las transacciones de cannabis. Las leyes sobre el etiquetado del cannabis son notoriamente complicadas, tanto que he tenido al menos algunos cambios en el 100% de las etiquetas que he revisado. Por ejemplo, California tiene diferentes conjuntos de requisitos detallados que se aplican a los productos manufacturados y no manufacturados que son extremadamente técnicos y complicados hasta en cosas como el tamaño de la fuente y la colocación del texto.

Incluso dejando a un lado la normativa, un licenciatario probablemente quiera al menos cierto nivel de seguridad de que su licenciante no va a hacer algo que suponga un caso de infracción para el licenciatario (véanse aquí algunos ejemplos). Así que dejar una etiqueta en manos de un licenciante, que puede que ni siquiera sea una empresa licenciataria, es un riesgo importante.

Cuando represento al licenciatario de PI, una de las primeras cosas que hago es ver quién toma la decisión sobre el contenido del etiquetado. No veo mucha resistencia cuando los clientes licenciatarios piden algún derecho de aprobación sobre el contenido de la etiqueta. De hecho, solemos acabar con un licenciante que crea la etiqueta inicial y la edita basándose en las aportaciones del licenciatario. Pero, como con cualquier otra cosa, es importante que esto se incluya en el contrato para que no haya disputas más adelante.

#6 Sin guardarraíles en el marketing

Del mismo modo, las leyes de comercialización del cannabis son complicadas. Si un acuerdo de licencia permite a los licenciatarios llevar a cabo actividades de marketing, el acuerdo de licencia debería como mínimo obligar al licenciatario a cumplir las leyes mientras lo hace. Pero los acuerdos de licencia sólidos pueden ir más allá y exigir al licenciatario que cumpla ciertas normas o directrices más allá de lo que exigen las normas. Al fin y al cabo, los materiales de marketing pueden tanto cumplir la ley como perjudicar la reputación del licenciante o la buena voluntad de la marca licenciada.

#7 Falta de protección del licenciante y de la marca

El último problema común que abordaré hoy es que un acuerdo de licencia no protege adecuadamente al licenciante o a la marca. Con respecto a la protección de la marca, un buen acuerdo de licencia incluirá una larga lista de disposiciones que restrinjan la forma en que el licenciatario puede utilizar, sublicenciar o delegar la propiedad intelectual licenciada, y exigirá que el licenciatario preste asistencia o participe en litigios de propiedad intelectual. Sin bloquear el uso por parte del licenciatario, el licenciante podría poner en peligro la protección jurídica de su marca. Y esto frustra totalmente el propósito de la licencia.

Sin embargo, en términos más generales, los acuerdos de licencia a menudo no abordan los posibles perjuicios para el propio licenciante. En el ejemplo que he utilizado aquí (una marca licenciada a una empresa para su fabricación, distribución y venta), el licenciante no participaría en el proceso de fabricación y distribución. En ese caso, querría estar exento de responsabilidad en la mayor medida posible. Hay varias disposiciones contractuales que el licenciante podría incluir para lograrlo, como por ejemplo:

Disposiciones contractuales de indemnización, para exigir al licenciatario que cubra los costes del licenciante en caso de que se vea envuelto en un pleito como resultado de la conducta del licenciatario.
Requisitos para que el licenciatario contrate un seguro con cobertura de asegurado adicional para el licenciante.
Limitaciones de responsabilidad que limitarían la capacidad del licenciatario para recuperar del licenciante.
Pactos y otras disposiciones que dejarían muy claro que el licenciatario (y no el licenciante) sigue siendo responsable de determinadas conductas.
Excepciones a las disposiciones sobre indemnización o limitación de responsabilidad que benefician al licenciatario si éste ha incurrido en una conducta prohibida.

Este último punto requiere un poco más de explicación. Los acuerdos de licencia a menudo exigen que el licenciante indemnice (es decir, cubra los costes) al licenciatario por ciertas cosas, como si el licenciatario es demandado por un tercero porque supuestamente infringe la propiedad intelectual del licenciante. Pero un acuerdo de licencia favorable al licenciante suele establecer obligaciones cuando el propio licenciatario ha hecho algo mal. Así, por ejemplo, si un licenciatario comercializa la marca de un licenciante de un modo que da lugar a una demanda por infracción de un tercero, el licenciatario puede no tener derecho a indemnización.

Conclusión

Los problemas anteriores son algunos de los más comunes que he visto surgir a lo largo de los años en que he revisado, redactado y negociado acuerdos de licencia. No son, ni mucho menos, los únicos, y puede haber muchos otros problemas, sobre todo cuando se empieza a hablar de acuerdos más "exóticos", como los tripartitos.

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