Este artículo se centra en la protección contra las pérdidas de propiedad intelectual derivadas de lo que denominamos "filtración", es decir, la situación en la que una empresa tiene un contrato que impide a su contraparte extranjera (por lo general, un fabricante extranjero) utilizar su información patentada, pero no impide que esa información se filtre a terceros no vinculados por dicho contrato.
Cuando nuestros abogados especializados en fabricación internacional redactan un contrato de fabricación con una fábrica extranjera, una de las principales cosas que hacemos es la "fontanería del contrato". Esto implica que trabajamos para asegurarnos de que el contrato está completamente sellado para evitar la filtración de información de propiedad a terceros ajenos al contrato.
¿Qué entendemos por fuga? A la mayoría de los compradores extranjeros les preocupa que el propietario de su fábrica se apropie del diseño de su producto y lo fabrique para su propio uso. Dado que la mayoría de los fabricantes contratados son competidores directos del comprador del producto, se trata de una preocupación realista. Por eso redactamos el contrato de fabricación para evitar este tipo de apropiación directa del diseño del producto.
Sin embargo, nuestra experiencia demuestra que no basta con impedir la apropiación directa por parte de la empresa contratista. Si sólo se impide que la empresa propietaria de la fábrica se apropie de la información sujeta a derechos de propiedad, es casi inevitable que ésta encuentre la forma de facilitar dicha información a otras partes que harán uso de ella. Como el propietario de la fábrica no cometió el acto directamente, entonces alegará que está libre de culpa y que "no es responsable de ninguna apropiación indebida que pueda haberse producido".
A veces, el propietario de la fábrica busca sinceramente mantener el control sobre el diseño del producto porque su contrato con su comprador extranjero es valioso y tiene más sentido económico para él mantener buenas relaciones con su comprador extranjero que tomarse la molestia y el gasto de comercializar el producto apropiado en Estados Unidos y/o Europa. En este caso, sin embargo, todavía hay otras partes implicadas en el proceso de fabricación que se beneficiarán del robo del diseño del producto tanto al comprador del producto como al propietario de la fábrica. En este tipo de situación, la información patentada del producto se "filtra" del propietario de la fábrica a un tercero de una manera que beneficia al tercero, no al propietario de la fábrica.
Sin embargo, independientemente de la causa de la filtración, el efecto es el mismo para el comprador del producto: éste ha perdido su información patentada en favor de una empresa extranjera. Según nuestra experiencia, las pérdidas derivadas de este tipo de filtración a terceros coinciden aproximadamente con las pérdidas derivadas de la apropiación directa por parte de los propietarios de las fábricas. Por este motivo, nos centramos en evitar este tipo de filtraciones en cualquier acuerdo de fabricación por contrato, incluso cuando nuestros clientes insisten en que "mi relación con la fábrica es tan buena que es imposible que se apropie de nuestra información de propiedad".
Las formas más comunes de fuga de IP
La lista de formas habituales en que se produce la filtración de información privilegiada/propiedad intelectual es larga, siendo las siguientes las más comunes:
Partes relacionadas. Cuando una fábrica extranjera pretende apropiarse intencionadamente de información privilegiada de una parte extranjera, filtrar esa información a una tercera empresa relacionada es la técnica más común que empleará para conseguirlo.
Muchas empresas manufactureras -especialmente en Asia- están organizadas como parte de un gran grupo empresarial. Muchas de estas empresas de grupo están formadas por muchas empresas independientes que, en última instancia, son propiedad de un único accionista o grupo de accionistas. En el esquema clásico, la empresa del grupo formará una entidad de propósito especial que luego celebra el contrato de fabricación con la empresa compradora del producto. A continuación, esta entidad con fines especiales filtra la información sujeta a derechos de propiedad a otra empresa que, aunque tiene personalidad jurídica propia, es en realidad miembro del mismo grupo. La empresa compradora de productos no tiene ningún contrato con la entidad que realmente fabrica el producto infractor. La fábrica que celebró el contrato con la empresa compradora de productos afirma entonces que está libre de responsabilidad porque no es el fabricante infractor.
Empleados. Debe suponer que muchos empleados de su fabricante contratado están a la caza de una nueva idea(es decir, su idea) que les permita empezar como propietarios de una fábrica en lugar de como esclavos asalariados. Apropiarse de información confidencial revelada por un cliente extranjero es una forma cómoda de conseguir este tipo de ventaja. Los empleados son muy emprendedores: no sólo huirán con tu diseño, sino también con tu lista de clientes. En pocos meses, se pondrán en contacto con sus clientes con ofertas para vender su producto un 30% por debajo de su precio al por mayor.
Subcontratistas. Nuestros clientes se sorprenden a menudo por el número de subcontratistas que intervienen en la fabricación de sus productos y, en algunos casos, su "fábrica" no fabrica realmente el producto. En realidad, toda la producción se lleva a cabo en otra fábrica que está al final de la calle. En otros casos, cuando la fábrica tiene demasiado trabajo, subcontrata el exceso de producción. Los productos complejos casi siempre requieren subcontratistas. Tomemos como ejemplo los productos del Internet de las Cosas (IoT). Estos productos suelen ser una mezcla de un producto principal con numerosos subconjuntos y el fabricante subcontratado a menudo subcontrata la producción de subconjuntos y componentes relacionados, actuando como poco más que un ensamblador. Estos subconjuntos y componentes suelen encarnar la parte verdaderamente innovadora del producto. Para llevar a cabo la producción, la fábrica principal suele tener bastante libertad para difundir la información confidencial del comprador extranjero a través de un gran grupo de fábricas poco relacionadas, ninguna de las cuales tiene ninguna obligación contractual de proteger la información confidencial o de abstenerse de utilizarla para competir directamente tanto con el comprador extranjero como con el fabricante contratado.
Moldes y utillaje. El paso clave en la fabricación por contrato suele ser el diseño y la producción de los moldes y utillajes utilizados en el proceso de fabricación. Los moldes son a menudo el depósito principal del diseño único de un producto y las herramientas a menudo encarnan años de conocimientos técnicos de fabricación por parte de la parte extranjera. Las empresas que compran productos suelen tener mucho cuidado a la hora de especificar la propiedad de los moldes y el utillaje, sin darse cuenta de que los moldes y el utillaje rara vez los fabrica su fabricante contratado. En su lugar, esa fábrica contrata a terceros para que realicen el diseño de los moldes y la fabricación de las herramientas. Como parte de este proceso, la fábrica revela la información confidencial del comprador del producto relacionada con esos diseños a un fabricante de moldes o utillajes que puede (y a menudo lo hace) vender libremente el diseño a un tercero o utilizarlo para sus propios fines. Consideremos el caso de un comprador de productos extranjero que no ha obtenido una patente de diseño sobre el aspecto básico de su producto: sus moldes son probablemente el elemento más importante del valor de su producto. Si el diseño de sus moldes se filtra, el valor del diseño de su producto puede quedar destruido.
Programadores y diseñadores externos. Pocas empresas pequeñas o de nueva creación tienen sus propios diseñadores de productos, artistas gráficos o programadores de software, por lo que la mayoría contrata estas tareas a tiendas de terceros. Los compradores de productos suelen dejar estas tareas en manos de su fábrica, lo que nos lleva de nuevo a la situación habitual: para que se haga el trabajo, la fábrica debe revelar la información de propiedad del comprador del producto. A menudo, nadie en el proceso presta mucha atención a quién tiene realmente los derechos sobre el producto del trabajo de estos terceros. Pongamos un ejemplo: supongamos que la interfaz gráfica de usuario de su aplicación para smartphone que controla su producto IoT se hace popular y se identifica con su empresa, y usted quiere utilizar ese diseño de interfaz gráfica de usuario como parte de su imagen de marca. ¿Posee usted los derechos de autor? ¿Posee su fábrica china los derechos de autor? ¿Es el diseñador externo el propietario de los derechos de autor? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo aclaró desde el principio? ¿Sabes qué dice la legislación del país fabricante al respecto? ¿Y la legislación de tu propio país? Las "tiendas" de terceros se han convertido en una fuente importante de fugas de propiedad intelectual.
Cómo detener las fugas
El primer paso para evitar que su información se filtre es redactar disposiciones contractuales que lo impidan. Si el contrato con el fabricante no contempla esta cuestión, hay pocas esperanzas. Por eso es necesario un contrato y por eso una simple orden de compra prácticamente nunca es suficiente. Pero, ¿qué tipo de disposiciones contractuales son adecuadas? La clave está en tratar el tema de las partes vinculadas (véase más arriba una lista de las partes vinculadas más arriesgadas) declarando que toda revelación a partes vinculadas está prohibida y que su fábrica será responsable de todo uso indebido de la información por una parte vinculada.
Cuando se trata de terceros que no son partes vinculadas, la situación es más difícil. Una prohibición absoluta no funcionará. Su fabricante debe revelar su información clave a sus empleados. Y en el mundo de la fabricación moderna, pocas fábricas son totalmente autónomas, por lo que compartir información con otras empresas es prácticamente siempre necesario como parte del proceso de fabricación.
Hay dos maneras de abordar la situación. El enfoque que adoptamos anteriormente fue exigir a la fábrica que identificara a cada entidad individual que recibiría la información confidencial de nuestro cliente, y nuestro cliente firmaría entonces un Acuerdo NNN separado con cada una de estas personas o entidades. Con este planteamiento, la fábrica sólo sería responsable de los daños causados a nuestro cliente derivados de revelaciones a personas o entidades que la fábrica nunca identificó. Pero a medida que evolucionaron las prácticas de fabricación, y especialmente cuando las fábricas comenzaron a fabricar productos cada vez más complejos (como los dispositivos del Internet de las Cosas) que requieren toda una serie de empresas diferentes, este cuidadoso sistema (que funcionó muy bien para los calcetines y los patitos de goma) se ha vuelto cada vez menos viable. La fábrica rara vez identificará a todas las partes implicadas y las que han sido identificadas están cada vez menos dispuestas a ejecutar sus propios acuerdos NNN, y el hecho de que la fábrica acabe "descolgada" significa que la fábrica se vuelve descuidada con la información.
Así que nuestro planteamiento más habitual hoy en día es permitir a la fábrica que revele la información según sea necesario, pero hacerla responsable de todos los daños causados a nuestro cliente por el uso indebido de la información confidencial. Si un empleado clave roba la información, la fábrica es responsable. Si un subcontratista roba la información, la fábrica es responsable. Si un fabricante de moldes roba la información, la fábrica es responsable. Este enfoque permite a la fábrica la flexibilidad necesaria para hacer su trabajo, pero también le da un fuerte incentivo para imponer sus propios mecanismos para mantener la confidencialidad de la información que le proporciona nuestro cliente comprador de productos. Las fábricas suelen quejarse de que intentemos cargarles con la responsabilidad. Nuestra respuesta a esto es que "si no puedes confiar en las personas a las que revelas la información de nuestro cliente, no deberías hacer la revelación". Nuestro historial en la firma de este tipo de acuerdos es sorprendentemente bueno.
Cuando fabrique en el extranjero, su objetivo debe ser impedir las filtraciones de su IP y de información clave. No es una tarea fácil, pero es factible.
