Este artículo se centra en la protección frente a las pérdidas de propiedad intelectual derivadas de lo que denominamos «filtración»: la situación en la que una empresa tiene un contrato que impide a su contraparte extranjera (normalmente un fabricante extranjero) utilizar su información confidencial, pero no logra evitar que dicha información se filtre a terceros que no están sujetos a dicho contrato.
Cuando nuestros abogados especializados en derecho industrial internacional redactan un contrato de fabricación con una fábrica en el extranjero, una de nuestras principales tareas es la «sustrukturación del contrato». Esto implica que nos aseguramos de que el contrato esté perfectamente sellado para evitar la filtración de información confidencial a terceros ajenos al mismo.
¿Qué entendemos por «filtración»? A la mayoría de los compradores extranjeros les preocupa que el propietario de su fábrica se apropie del diseño de su producto y lo fabrique para su propio uso. Dado que la mayoría de los fabricantes por contrato son competidores directos del comprador del producto, se trata de una preocupación fundada. Por eso redactamos el contrato de fabricación de tal forma que se evite este tipo de apropiación directa del diseño del producto.
Sin embargo, nuestra experiencia demuestra que limitarse a impedir la apropiación directa por parte de la empresa de fabricación por contrato no es, ni mucho menos, suficiente. Si solo se impide que la empresa propietaria de la fábrica se apropie de información confidencial, esta encontrará, casi inevitablemente, la forma de facilitar dicha información a terceros que la utilizarán. Dado que el propietario de la fábrica no ha cometido el acto directamente, alegará entonces que no tiene ninguna culpa y que «no es responsable de ninguna apropiación indebida que pueda haber tenido lugar».
A veces, el propietario de la fábrica busca sinceramente mantener el control sobre el diseño del producto porque su contrato con el comprador extranjero es valioso y le resulta más rentable mantener buenas relaciones con él que asumir la molestia y el gasto que supone comercializar el producto sustraído en Estados Unidos o Europa. En este caso, sin embargo, hay otras partes implicadas en el proceso de fabricación que se beneficiarán del robo del diseño del producto tanto al comprador del producto como al propietario de la fábrica. En este tipo de situaciones, la información confidencial del producto se «filtra» desde el propietario de la fábrica a un tercero de una forma que beneficia a este último, no al propietario de la fábrica.
Sin embargo, independientemente de la causa de la filtración, el efecto es el mismo para el comprador del producto: este ha perdido su información confidencial a manos de una empresa extranjera. Según nuestra experiencia, las pérdidas derivadas de este tipo de filtraciones por parte de terceros equivalen aproximadamente a las pérdidas causadas por la apropiación directa por parte de los propietarios de las fábricas. Por este motivo, nos centramos en prevenir este tipo de filtraciones en cualquier acuerdo de fabricación por contrato, incluso cuando nuestros clientes insisten en que «mi relación con la fábrica es tan buena que es imposible que esta se apropie de nuestra información confidencial».
Las formas más comunes de fuga de IP
La lista de formas habituales en que se produce la filtración de información confidencial o de propiedad intelectual es larga, siendo las siguientes las más habituales:
Partes vinculadas. Cuando una fábrica en el extranjero pretende apropiarse deliberadamente de información confidencial de una parte extranjera, la técnica más habitual que emplea para lograrlo es filtrar dicha información a una empresa tercera vinculada.
Muchas empresas manufactureras —especialmente en Asia— forman parte de un gran grupo empresarial. Muchas de estas empresas del grupo están compuestas por numerosas sociedades independientes que, en última instancia, son propiedad de un único accionista o grupo de accionistas. En el esquema clásico, la empresa del grupo constituye una entidad con fines específicos que, a su vez, celebra el contrato de fabricación por encargo con la empresa compradora del producto. A continuación, esta entidad con fines específicos filtra la información confidencial a otra empresa que, aunque es una entidad jurídica independiente, en realidad forma parte del mismo grupo. La empresa compradora del producto no tiene contrato con la entidad que realmente fabrica el producto infractor. La fábrica que firmó el contrato con la empresa compradora del producto alega entonces que está exenta de responsabilidad porque no es el fabricante infractor.
Empleados. Debes partir de la base de que muchos empleados de tu fabricante subcontratado están al acecho de una nueva idea (es decir, tu idea) que les permita dar el salto para convertirse en propietarios de una fábrica en lugar de seguir siendo esclavos del salario. Apropiarse de información confidencial revelada por un cliente extranjero es una forma cómoda de conseguir esa ventaja inicial. Los empleados son bastante emprendedores: no solo se llevarán tu diseño, sino también tu lista de clientes. En solo unos meses, se pondrán en contacto con tus clientes para ofrecerles tu producto a un precio un 30 % inferior a tu precio al por mayor.
Subcontratistas. A menudo, nuestros clientes se sorprenden por el número de subcontratistas que intervienen en la fabricación de sus productos y, en algunos casos, su «fábrica» ni siquiera fabrica el producto. De hecho, toda la producción se lleva a cabo en otra fábrica situada en la misma calle. En otros casos, cuando su fábrica tiene demasiado trabajo, subcontrata el exceso de producción. Los productos complejos casi siempre requieren subcontratistas. Tomemos como ejemplo los productos del Internet de las cosas (IoT). Estos productos suelen ser una combinación de un producto principal con numerosos subconjuntos, y el fabricante por contrato suele subcontratar la producción de los subconjuntos y los componentes relacionados, actuando como poco más que un ensamblador. Estos subconjuntos y componentes suelen constituir la parte verdaderamente innovadora del producto. Para llevar a cabo la producción, la fábrica principal suele tener bastante libertad para difundir la información confidencial del comprador extranjero a través de un amplio grupo de fábricas vagamente relacionadas, ninguna de las cuales tiene obligación contractual alguna de proteger la información confidencial o de abstenerse de utilizarla para competir directamente tanto con el comprador extranjero como con el fabricante por contrato.
Moldes y utillaje. El paso clave en la fabricación por contrato suele ser el diseño y la producción de los moldes y el utillaje utilizados en el proceso de fabricación. Los moldes suelen ser el principal depositario del diseño exclusivo de un producto y las herramientas suelen plasmar años de conocimientos técnicos de fabricación por parte de la parte extranjera. Las empresas compradoras de productos suelen poner mucho cuidado en especificar la titularidad de los moldes y las herramientas sin darse cuenta de que estos rara vez son fabricados por su fabricante por contrato. En su lugar, esa fábrica contrata a terceros para que se encarguen del diseño de los moldes y la fabricación de las herramientas. Como parte de este proceso, la fábrica revela la información confidencial del comprador del producto relacionada con esos diseños a un fabricante de moldes o herramientas que puede (y a menudo lo hace) vender libremente el diseño a un tercero o utilizarlo para sus propios fines. Consideremos el caso de un comprador extranjero de productos que no ha obtenido una patente de diseño sobre el aspecto y la sensación de su producto básico: es probable que sus moldes sean el elemento más importante del valor de su producto. Si se filtra el diseño de sus moldes, el valor del diseño de su producto puede quedar destruido.
Programadores y diseñadores externos. Pocas empresas pequeñas o de nueva creación cuentan con sus propios diseñadores de productos, diseñadores gráficos o programadores de software, por lo que la mayoría subcontrata estas tareas a empresas externas. Los compradores de productos suelen delegar estas tareas a su fábrica, lo que nos lleva de nuevo a la situación habitual: para realizar el trabajo, la fábrica debe revelar la información confidencial del comprador del producto. A menudo, nadie en el proceso presta mucha atención a quién tiene realmente los derechos sobre el resultado del trabajo de estos terceros. Veamos un ejemplo: supongamos que la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la aplicación para tu smartphone que controla tu producto IoT se hace popular y se identifica con tu empresa, y quieres utilizar ese diseño de GUI como parte de tu estrategia de marca. ¿Es usted el titular de los derechos de autor? ¿Es su fábrica en China la titular de los derechos de autor? ¿Es el diseñador externo el titular de los derechos de autor? ¿Lo sabe alguien? ¿Alguien lo aclaró desde el principio? ¿Sabe qué dice la legislación del país fabricante al respecto? ¿Y la legislación de su propio país? Los «talleres» externos se han convertido en una fuente importante de fuga de propiedad intelectual.
Cómo detener la fuga
El primer paso para evitar que se filtre tu información es incluir cláusulas contractuales que lo impidan. Si su contrato con el fabricante no aborda esta cuestión, tiene pocas esperanzas. Por eso es necesario un contrato y por eso una simple orden de compra casi nunca es suficiente. Pero, ¿qué tipo de cláusulas contractuales son adecuadas? La clave es tratar con las partes vinculadas (véase más arriba la lista de las partes vinculadas más riesgosas) estableciendo que queda prohibida toda divulgación a dichas partes y que su fábrica será responsable de cualquier uso indebido de la información por parte de una parte vinculada.
En lo que respecta a terceros que no sean partes vinculadas, la situación es más complicada. Una prohibición absoluta no es viable. Su fabricante debe comunicar información clave a sus empleados. Además, en el mundo de la fabricación actual, son pocas las fábricas que funcionan de forma totalmente autónoma, por lo que el intercambio de información con otras empresas es prácticamente siempre necesario como parte del proceso de fabricación.
Hay dos formas de abordar la situación. El enfoque que adoptamos anteriormente consistía en exigir a la fábrica que identificara a cada persona o entidad que fuera a recibir la información confidencial de nuestro cliente, y que este, a su vez, firmara un acuerdo de confidencialidad (NNN) por separado con cada una de esas personas o entidades. Según este enfoque, la fábrica solo sería responsable de los daños causados a nuestro cliente que se derivaran de la divulgación de información a personas o entidades que la fábrica nunca hubiera identificado. Pero a medida que las prácticas de fabricación han evolucionado, y especialmente a medida que las fábricas han comenzado a fabricar productos cada vez más complejos (como dispositivos del Internet de las cosas) que requieren la participación de toda una serie de empresas diferentes, este cuidadoso sistema (que funcionaba muy bien para calcetines y patitos de goma) se ha vuelto cada vez menos viable. La fábrica rara vez identificará a todas las partes implicadas y aquellas que han sido identificadas se muestran cada vez más reacias a firmar sus propios acuerdos NNN, y el hecho de que la fábrica acabe «libre de responsabilidad» significa que la fábrica se vuelve descuidada con la información.
Por eso, nuestro enfoque más habitual hoy en día consiste en permitir que la fábrica divulgue la información cuando sea necesario, pero hacerla responsable de todos los daños causados a nuestro cliente por el uso indebido de la información confidencial. Si un empleado clave roba la información, la fábrica es responsable. Si un subcontratista roba la información, la fábrica es responsable. Si un fabricante de moldes roba la información, la fábrica es responsable. Este enfoque permite a la fábrica la flexibilidad necesaria para realizar su trabajo, pero también le ofrece un fuerte incentivo para imponer sus propios mecanismos con el fin de mantener la confidencialidad de la información que le proporciona nuestro cliente comprador del producto. Las fábricas suelen quejarse de que intentamos hacerles asumir toda la responsabilidad. Nuestra respuesta a esto es que «si no pueden confiar en las personas a las que revelan la información de nuestro cliente, no deberían revelarla». Nuestro historial a la hora de conseguir que se firmen este tipo de acuerdos es sorprendentemente bueno.
Cuando se fabrica en el extranjero, el objetivo debe ser evitar la filtración de la propiedad intelectual y la información clave. No es una tarea fácil, pero es factible.
