中国商标:通过马德里注册还是在中国注册?

每当客户问及如何通过马德里体系在中国申请商标时,我的回答很简单:直接向中国商标局提交国内申请更好。

"一刀切 "式的马德里程序让在中国注册商标显得轻而易举。真的很容易:你所要做的就是在标有 "中国"的方框内打勾。然而,马德里申请本应便宜快捷,但事后解决马德里问题却既不便宜也不快捷。美国律师在马德里申请方面游刃有余,但在中国申请方面却毫无经验,这使得问题更加严重。

中国的商标申请是高度机械化的;对于绝大多数申请而言,你提交一份申请,等待 18 个月,期满后你的商标要么被注册,要么被驳回。(没有与美国专利商标局办公室行动相当的程序,没有与商标审查员的来回沟通,也没有机会修改已提交的申请。

因此,中国商标申请的意义在于申请之前。

首先,必须进行商标申请前筛选,以评估商标以现有形式获得注册的可能性。该商标是否具有固有的显著性?是否违反了中国商标法的禁止性规定(如包含国家名称)?是否与其他商标存在近似冲突?

接下来,您必须确定申请的类别以及商标所涵盖的具体产品或服务("项目")。这比听起来要棘手得多,因为中国将每个尼斯类别划分为一个独特的小类系统。就商标注册而言,每个子类都是独立处理的:某一子类中某一项目上的商标涵盖该子类中的所有项目,但在任何其他子类中的项目上无效。

在提交中国国内申请时,需要确定您希望申请涵盖的子类别。但当你提交马德里申请时,你的项目清单会直接交给中国的商标审查员,审查员会根据你的清单决定这些项目应归入哪个子类,而不会征求你的意见。这种缺乏咨询的情况,再加上审查员对英语(或法语或西班牙语)的掌握往往很不熟练,这意味着对项目的不精确描述可能会导致涵盖范围过大或过小的问题。

在提交马德里申请之前,可以进行申请前审查,也可以在马德里申请中对项目进行描述,使其符合中国的小类制度。但这需要与经验丰富的中国商标律师或代理人合作,而且费用和时间几乎与国内申请相同。换句话说,你失去了马德里体系的所有优点,却保留了所有缺点。

最后,即使你的马德里体系商标顺利在中国注册,你在维权时仍可能遇到困难。马德里体系商标注册后,唯一的正式证书是世界知识产权组织颁发的证书。中国不颁发自己单独的商标证书。从理论上讲,这不应该成为一个问题,因为世界知识产权组织的证书应该足以让您根据中国法律行使商标权。很多时候,中国执法部门在对侵权工厂或网站采取行动之前,都会要求提供中国商标证书的复印件。根据世界知识产权组织的注册申请中国商标证书非常容易,但需要几个月的时间。当你的商标被他人抢注时,你会感觉时间漫长。

如果客户有一份极为精确和有限的项目清单,并且已经在多个国家提交了马德里申请,那么我可能会考虑将中国加入该清单。但对于大多数客户来说,我会选择中国申请。中国商标局对国家申请已经够善变了:为什么还要通过提交马德里体系申请来增加难度呢?

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