Las búsquedas de marcas previas a la solicitud y los avisos posteriores a la solicitud de la Oficina de Marcas de China (CTMO) revelan cada vez más conflictos con registros de marcas existentes y solicitudes de marcas pendientes. Dado el gran número de marcas que se registran en China, no es de extrañar.
Pero un conflicto citado, ya sea en una búsqueda o por el examinador de la CTMO, no es necesariamente el final del camino para una solicitud de marca. La legislación y la práctica chinas en materia de marcas ofrecen una posible solución: la anulación por falta de uso. En China, cualquier marca que lleve registrada más de tres años puede ser objeto de una cancelación por falta de uso a partir de tres años después de la fecha de registro.
En casi todos los países, las marcas que no se utilizan en el comercio durante un periodo de tiempo determinado (normalmente unos 3 años) se consideran abandonadas y pueden ser canceladas. En Estados Unidos, cuando se cita una marca registrada como conflicto, las probabilidades de que la marca siga en uso son bastante altas, especialmente si la marca lleva registrada 10 años o menos. Esto se debe a que en EE.UU. se exige que el titular de la marca presente una prueba jurada de uso en el momento del registro de su marca, de nuevo entre 5 y 6 años después del registro, y de nuevo entre 9 y 10 años después del registro. Esto no deja mucho tiempo para que una marca sea abandonada.
China no tiene requisitos de uso afirmativo para registrar, mantener o renovar una marca, y muchos solicitantes de marcas aprovechan esta laguna para registrarse en subclases adicionales y abarcar así una gama más amplia de productos. Véase China Trademarks: Registrar en más clases, acabar con más productos falsificados. La única forma de anular el registro de una marca china por falta de uso es si un tercero presenta una solicitud de anulación por falta de uso y el titular de la marca no puede demostrar que ha utilizado la marca en el comercio durante los tres años anteriores. Véase Marcas registradas en China: Cuándo (y cómo) demostrar el uso de una marca en el comercio. En consecuencia, la gran mayoría de los registros de marcas chinas que han sido efectivamente abandonados siguen siendo válidos.
Determinar si se debe presentar una cancelación por falta de uso depende de si una marca en conflicto se está utilizando realmente en el comercio. Salvo contadas excepciones, cualquier producto o servicio que se considere lo suficientemente valioso como para protegerlo con un registro de marca se comercializará y venderá en línea, y una búsqueda exhaustiva en Internet revelará los rastros. Y quiero decir minuciosa: para empezar, hay que profundizar varias páginas en los motores de búsqueda (Baidu, Bing, etc.); comprobar los registros de las empresas; rastrear las páginas de las redes sociales (Weibo, WeChat, etc.); y examinar minuciosamente los sitios de comercio electrónico (Alibaba, JD.com, etc.). Si encuentra algo creíble, deténgase: un uso documentado en el comercio es suficiente para defender una marca contra una cancelación por falta de uso. Pero la mayoría de las veces, nuestras búsquedas no revelan ninguna prueba de que la marca se haya utilizado alguna vez.
Cuando usted presenta una cancelación por falta de uso, indica si desea cancelar todo el registro o sólo el registro en determinadas subclases. Si su objetivo es eliminar un obstáculo para su propia marca, una cancelación parcial por falta de uso con respecto a la subclase que le interesa probablemente será suficiente y tendrá más probabilidades de éxito. Si intenta cancelar el registro de toda una marca, el titular de la marca sólo tiene que demostrar el uso en un único artículo para anular la cancelación por falta de uso. ¿Por qué extralimitarse cuando no se gana nada?
Una vez que haya investigado y decidido si desea solicitar la anulación, sólo tiene que cumplimentar el papeleo y esperar entre 6 y 8 meses para recibir una respuesta de la OMC. A veces puede acortar este plazo poniéndose en contacto con el titular de la marca en conflicto.
En un mundo ideal, usted vincularía una cancelación a una solicitud de marca, de modo que el examinador del CTMO (o el grupo de expertos del TRAB, según el caso) tomaría nota de la vinculación y suspendería sus gestiones hasta que se decidiera sobre la cancelación. Pero no vivimos en un mundo ideal, y la CTMO no suspende los exámenes ni los recursos hasta que se deciden las anulaciones. En lugar de ello, usted mismo tiene que calcular el calendario y jugar con las probabilidades de que la anulación por falta de uso se decida primero.
Es una ciencia inexacta. Si está recurriendo una denegación, el plazo para presentar un recurso es tan corto que no tiene más remedio que presentar el recurso y la anulación por falta de uso al mismo tiempo. Pero si aún no ha presentado una solicitud, la mejor manera de asegurarse de que la anulación se decida primero es presentar la anulación por falta de uso, esperar unos meses y luego presentar una solicitud. Pero no espere demasiado, porque una vez que se haya notificado al titular de la marca (normalmente en los 2-3 meses siguientes a la presentación de la cancelación por falta de uso), éste podría presentar su propia (nueva) solicitud. Muchos solicitantes no se molestan en intentar engañar al sistema; presentan una cancelación por falta de uso y una solicitud de marca al mismo tiempo, y si tienen la mala suerte de que se examine primero la solicitud, simplemente presentan un recurso, con la seguridad de que la cancelación se resolverá definitivamente antes que el recurso.
La presentación de una solicitud de anulación por falta de uso contra un usurpador de marcas plantea algunos problemas específicos. Muchos usurpadores de marcas nunca utilizan la marca en el comercio: su único objetivo es monetizar la marca vendiéndola al propietario "real" de la marca, o al mejor postor en el mercado secundario.
Un usurpador de marcas podría tomar un par de medidas para descartar la posibilidad de una cancelación por falta de uso. En primer lugar, podría vender algunos productos de marca a través del comercio electrónico, cumpliendo así el requisito de uso en el comercio. La OAMI no exige demasiadas pruebas para cumplir el requisito de uso, y normalmente no mirará más allá de los hechos básicos para determinar si las pruebas reflejan una transacción en condiciones de buena fe (frente a una venta falsa a un amigo o pariente). Aun así, requiere cierto esfuerzo crear y mantener estas pruebas, y no todos los ocupantes ilegales de marcas lo hacen.
En segundo lugar, el ocupante ilegal de la marca podría presentar otra solicitud idéntica antes de que finalice el plazo de tres años, preservando así sus derechos con una nueva solicitud aunque se anule el primer registro. Pero dos pueden jugar a ese juego. El verdadero titular de la marca también podría presentar una solicitud antes de que finalice el plazo de tres años y, a continuación, presentar una cancelación por falta de uso exactamente tres años después del registro. Claro, la solicitud puede ser rechazada inicialmente si se decide antes de la cancelación, pero entonces puede presentar un recurso, y la cancelación debería estar completa para cuando se decida el recurso. Esta estrategia lleva tiempo y no está exenta de riesgos. (¿Y si el ocupante ilegal de la marca presenta una nueva solicitud antes que usted? ¿Y si la cancelación fracasa porque el usurpador de la marca ha utilizado realmente la marca en el comercio?). Pero si funciona, puede recuperar la marca a un coste mucho menor, sin necesidad de acudir a los tribunales y sin tener que pagar a un usurpador de marcas. O si no quiere esperar a que concluyan los distintos procedimientos, puede utilizar los expedientes pendientes como palanca para negociar un precio más bajo con el usurpador de la marca.
Sí, estaría bien que China proporcionara recursos contra los ocupantes ilegales de marcas por medios más directos. La letra de la Ley de Marcas prevé recursos contra las solicitudes de marca presentadas de mala fe: oposiciones de marca (para solicitudes pendientes) e invalidaciones (para registros existentes). Pero en el mundo real, intentar enfrentarse directamente a los ocupantes ilegales de marcas tiene pocas posibilidades de éxito. A menos que esté dispuesto a pagar decenas de miles de dólares para recuperar "su" marca, utilizar el sistema chino de marcas contra ellos suele ser la mejor esperanza.
Huelga decir que la cancelación del registro de una marca usurpada se basa en el supuesto de que el usurpador no ha utilizado la marca en el comercio. Cuanto más se investigue antes de presentar una solicitud de cancelación por falta de uso, mejor. Porque si el usurpador ha utilizado de hecho la marca de tal modo que puede evitar la cancelación por falta de uso, probablemente aumentará el precio de venta, pensando que usted realmente quiere la marca.
