规避中国知识产权许可陷阱
近年来，本律师事务所已为数十家企业提供代理服务，协助其向中国公司授权知识产权（IP），业务领域涵盖从产品制造、分销到娱乐等广泛行业。尽管这些企业拥有丰富的知识产权授权经验，但面对中国知识产权授权交易中的诸多常见陷阱时，往往仍显准备不足。
本文探讨企业在向中国企业授权知识产权时常面临的若干常见陷阱。
排他性与许可区域
在任何知识产权许可协议中，最重要的考量因素之一便是界定许可的地域范围。该地域范围明确了被许可方获准使用被许可知识产权的区域。某些情况下，地域范围可能具有排他性，即许可方不得在该区域内向其他方许可其知识产权。而在其他情况下，地域范围可能是非排他性的，允许多个被许可方拥有重叠的地域范围。
大多数情况下，区域谈判的核心在于排他性问题。然而，许可方必须意识到，许可协议中界定不清的区域条款可能引发不同被许可方之间及相互间的诉讼风暴。
例如，假设某许可方授予一家公司独家许可，许可区域为香港。现在，假设同一位许可方又授予另一家公司独家许可，许可区域为"中华人民共和国"，却错误地认为这仅包括中国大陆而不含香港。
若第二被许可方开始在香港销售许可产品（此举极有可能发生），则可能出现第一被许可方起诉第二被许可方，以及两被许可方共同起诉许可方的局面。这将是最糟糕的结果。
在中国知识产权许可交易中，此类情况屡见不鲜。境外企业往往未能意识到，中国企业将"中国"的地域范围理解为涵盖香港、澳门乃至台湾地区。我们的同事甚至见过中国企业试图将完全无关的南太平洋国家纳入地域定义的情况！
因此，知识产权许可方在界定适用地域时需要尽可能精确。
知识产权许可方还需考虑涉及地域的政治敏感问题。常见的地域定义往往包含类似表述："中华人民共和国，包括香港、澳门及台湾地区"。
试图修改措辞将台湾表述为完全独立国家的授权方，在合同谈判中通常会面临艰难局面，具体取决于拟议措辞的细节。虽然存在曲线解决的途径，但操作风险较高，尤其对不熟悉中国合同谈判的授权方而言。
NNN条款
保密、不使用及不规避条款（NNN条款）在中国的重要性
在中国的知识产权保护领域，其他地区通用的标准保密协议条款（NDA）往往收效甚微。详见《中国保密协议：历经岁月依然形同虚设》。
中国企业对构成保密信息的理解可能更为广泛。正因如此，NNN条款才显得至关重要。
为何NNN协议在中国更重要
NNN协议超越了传统保密协议（NDA）的范畴，后者主要侧重于保护商业秘密。NNN协议为机密信息提供了更广泛的保护伞，具体体现在以下方面：
- 防止竞争性使用：它阻止中国公司利用您的信息获取竞争优势。
- 阻止他们绕过你：即使信息本身不属于商业秘密，也能限制他们直接访问你的资源或客户。
本所建议企业与中国合作伙伴签订知识产权许可协议时，应配备精心拟定的保密协议或保密条款。该协议需明确界定保密信息的范围，并通过合同条款要求中方企业承担保护义务。同时应禁止其与贵公司开展竞争，或绕过贵公司直接接触客户及合作方。
并非每笔交易都需要独立的NNN条款
并非所有在中国签订的知识产权许可协议都需要单独的保密协议或在许可协议中加入保密条款。然而，每当涉及机密信息交换，或存在中方合作伙伴可能滥用知识产权或信息以规避其交易对手的潜在风险时，保密条款或保密协议便显得至关重要。
通过纳入全面的非竞争、非诋毁和非招揽条款（NNN条款），非中国企业正采取积极措施保护其在中国市场的宝贵知识产权。欲深入了解中国NNN协议的重要性及性质，请参阅《中国NNN协议：十大常见问题解答》。
预扣税款扣除
中国被许可方几乎总是试图协商一项条款，允许他们在向许可方支付特许权使用费前，扣除中国政府要求代扣的税款。这些条款看似无害，却可能引发重大且代价高昂的问题。根据我们的经验，代扣税款的金额往往具有随意性且可能随时变更。 我们曾听闻有案例中高达40%的专利使用费被扣缴，尽管实际扣缴比例通常远低于此。
中国企业通常比非中国企业更适合与中国政府协商减少这些预扣税款。因此，许多知识产权许可谈判的核心在于被许可方能否扣除这些税款。当被许可方坚持要求扣除时，谈判往往聚焦于设定扣除上限。若未能就这些条款达成协议，非中国实体可能实质上需承担在中国境内的大额税款责任。
开具发票
在典型的许可协议中，特许权使用费的计算基于被许可方的销售额（例如按销售额百分比或每售出一件商品收取固定费用）。这意味着被许可方通常需向许可方提供销售记录和计算明细，并根据约定计算方式同步支付特许权使用费。然而在中国知识产权许可交易中，这一流程往往有所不同。
中国许多银行禁止中国企业向非中国企业支付款项时不提供发票。这意味着被许可方必须定期向许可方开具发票才能获得付款。因此，双方往往陷入繁琐的流程：被许可方先出具特许权使用费报表，许可方再根据该报表开具发票，最终才能收到款项。
可以想见，这会导致向许可方付款的严重延迟。尤其当许可方提供的发票被银行认定为不充分时（这种情况很常见），延迟现象更为显著。因此，许可方在知识产权许可协议中协商付款条款时，必须考虑到潜在的付款延迟风险。
不可抗力
不可抗力条款允许一方在发生其合理控制范围之外的特定事件时，暂停履行合同义务。例如，若飓风导致货物无法安全运输，分销商可延迟履行交付义务。
在起草中国知识产权许可协议时，我们常遇到某些条款（有时并非明确标注为不可抗力条款），规定若因政府法规或要求导致被许可方延迟付款，许可方不得对中方被许可方进行处罚。此类条款看似无害，实则可能引发重大问题。
我们见过许多案例：中国企业声称因政府限制无法付款，却要求外国合作伙伴继续提供服务或商品。上述条款几乎必然会引发纠纷。
存在缓解这些问题的途径。许多许可方力图完全排除不可抗力条款。若无法实现，他们会将付款义务从不可抗力责任中豁免，或明确规定若中国实体无法付款，许可方将停止履约。关于中国合同中不可抗力条款的更多内容，请参阅《切勿让不可抗力成为中国合同中的主要阻力》。
争议解决
国际合同中的争议解决条款极为复杂。我近期撰文阐述了这些条款的重要性，详情可参阅此处。在中国，这一问题更为棘手。若在国内知识产权许可协议中未明确管辖法律、语言及争议解决地，几乎必然导致以外语进行的昂贵诉讼，使许可方处于严重不利地位。
结论
向中国企业授权知识产权可能利润丰厚，但应对中国的授权法律环境也可能复杂且风险重重。在母国看似合理或无害的条款，若未妥善协商，在中国可能引发代价高昂的问题。但通过理解关键考量因素——如地域界定、NNN协议和财务条款——您可最大限度降低风险。
