中国知识产权许可的六大常见陷阱

避免中国知识产权许可陷阱

近年来,我们律师事务所代理了数十家企业将其知识产权(IP)许可给中国的公司,涉及从产品制造和分销到娱乐等广泛领域。尽管拥有丰富的知识产权许可经验,但许多企业往往对中国知识产权许可交易中的许多常见陷阱毫无准备。

本文章探讨了企业在向中国企业发放知识产权许可时常见的一些陷阱。

排他性和许可区域

在任何知识产权许可协议中,最重要的考虑因素之一是界定许可的地域。许可范围规定了被许可人可以在哪些地方使用被许可的知识产权。在某些情况下,地域可能是排他性的,这意味着许可人不能向该地域内的其他各方许可使用其知识产权。在另一些情况下,它可能是非排他性的,允许多个被许可人拥有重叠的领地。

大多数情况下,地区谈判都围绕着排他性问题展开。但是,许可人必须考虑到,如果许可协议中的地区条款界定不清,可能会导致不同被许可人之间的诉讼激增。

例如,假设许可人向一家公司授予了以香港为地区的独占许可。现在,假设同一许可人又向一家公司授予了以 "中华人民共和国 "为地域的独占许可,但该公司误以为这只包括中国大陆,不包括香港。

如果第二家被许可人开始在香港销售被许可产品(很可能会这样),第一家被许可人可能会向第二家被许可人索赔,而两家被许可人都会向许可人索赔。这是最糟糕的结果。

这些情况在中国知识产权许可交易中经常发生。中国境外的企业往往没有意识到,中国境内的公司认为中华人民共和国包括香港、澳门,甚至台湾。我们的同事甚至见过有中国公司试图将完全无关的南太平洋国家纳入领土定义!

因此,知识产权许可人在界定适用地区时需要尽可能精确。

知识产权许可人还需要考虑有关领土的政治敏感问题。经常可以看到这样的领土定义:"中华人民共和国,包括香港、澳门和台湾"。

在合同谈判过程中,授权者如果试图修改语言,将台湾作为一个完全独立的国家,通常会面临一场艰苦的战斗,这取决于所建议的确切语言。有一些方法可以穿针引线,但可能会很棘手,尤其是对于不熟悉中国合同谈判的许可人来说。

无固定期限条款

非披露、非使用和非规避(NNN)条款在中国的重要性

在中国保护知识产权时,其他地方使用的标准保密条款(NDA)很少有效。参见《中国的保密协议》:时隔多年仍毫无价值

中国公司可能对什么是机密信息有更广泛的理解。这正是 NNN 条款的关键所在。

为什么在中国 "无固定期限 "协议更重要?

NNN 协议超出了传统 NDA 的范围,传统 NDA 主要侧重于保护商业机密。NNN 协议为机密信息提供了更广泛的保护伞。具体如下

  • 防止竞争性使用:防止中国公司利用你的信息获得竞争优势。
  • 阻止他们绕过你:即使信息本身不属于商业机密,也能限制他们直接获取你的资源或客户。

我们律所建议,与中国同行签订知识产权许可协议的公司,应签订一份精心起草的 "不可知论 "协议或 "不可知论 "条款。该协议应明确界定哪些信息被视为机密信息,并在合同中规定中国公司有义务保护这些信息。协议还应防止他们与你的企业竞争,或绕过你接触你的客户或联系人。

并非每笔交易都需要独立的 NNN

在中国,并非所有知识产权许可交易都需要单独的 "无理由退货 "协议或许可协议中的 "无理由退货 "条款。但是,只要交换的是机密信息,或者中方合作伙伴存在滥用知识产权或信息规避对方的潜在风险,那么 "无理由退货 "条款或 "无理由退货 "协议就变得至关重要。

通过纳入全面的 "不可转让 "保护措施,非中国企业正在采取积极措施,保护其在中国市场上的宝贵知识产权。欲了解更多有关中国NNN 协议的重要性和性质,请查阅《中国 NNN 协议》:最常见的十个问题解答

预扣税扣除

中国的被许可人几乎总是试图通过谈判达成一项条款,允许他们在向许可人支付专利使用费之前扣除中国政府要求他们预扣的税款。这些条款看似无伤大雅,但却可能带来重大且代价高昂的问题。根据我们的经验,要求预扣的税款数额可能有些武断,而且可能会发生变化。我们听说过为税收目的预扣高达 40% 的特许权使用费付款的案例,尽管预扣金额通常要少得多。

与非中国公司相比,中国公司通常更适合与中国政府一起减少这些预扣税款。因此,许多知识产权许可谈判都围绕着被许可方能否扣除这些税款展开。当被许可人坚持要扣税时,谈判的重点往往是设定扣税上限。如果不能就这些条款进行谈判,非中国实体就可能要为在中国缴纳的巨额税款负责。

发票

在典型的许可协议中,使用费的支付是根据被许可人的销售额计算的(如销售额的百分比或每销售一个单位的固定费用)。这意味着,被许可人通常会向许可人提供销售记录和计算结果,同时根据商定的计算结果支付使用费。然而,在中国的知识产权许可交易中,这一过程往往有所不同。

中国的许多银行禁止中国公司在没有发票的情况下向非中国企业付款。这意味着,许可人必须定期向被许可人开具发票,才能收到付款。因此,这些公司最终往往要经历这样一个繁琐的程序:被许可人出具特许权使用费结算单,然后许可人根据该结算单出具发票,最后才能获得付款。

可想而知,这会大大拖延向许可人付款的时间。如果许可人提供的发票被银行认为不够充分(这种情况很容易发生),情况就更是如此。因此,许可人在就知识产权许可协议中的付款条款进行谈判时,需要考虑到潜在的付款延迟。

不可抗力

不可抗力条款允许一方在发生超出其合理控制范围的特定事件时中止履行合同义务。例如,如果飓风导致无法安全运输货物,分销商可以推迟按规定交货。

在起草中国知识产权许可协议时,我们经常会遇到这样的条款(有时并非明确称为不可抗力条款),即如果政府法规或要求导致被许可人延迟付款,许可人不得对中国被许可人进行处罚。这看似无伤大雅,却可能导致重大问题。

我们见过很多这样的情况:中国企业声称由于某些政府限制而无法付款,但却要求外国同行继续提供服务或货物。类似上述的条款几乎肯定会引起问题。

有一些方法可以缓解这些问题。许多许可人力图将不可抗力类条款完全排除在外。如果无法做到这一点,他们会将付款从不可抗力义务中剥离出来,或者规定如果中国实体无法付款,许可人将不履行合同。有关中国合同中不可抗力条款的更多信息,请查阅《不要让不可抗力成为中国合同中的主要因素》。

争议解决

国际合同中的争议解决条款非常复杂。我最近写了一篇关于这些条款重要性的文章,您可以在这里找到。在中国,这个问题变得更加复杂。如果在中国知识产权许可中没有考虑准据法、语言和地点,几乎可以肯定会导致以外语进行的昂贵纠纷,使许可人处于严重不利的地位。

总结

向中国公司发放知识产权许可可以带来丰厚的利润,但驾驭中国的许可法律环境也可能是复杂而有风险的。如果谈判不当,在本国看似合理或无伤大雅的条款可能会给中国带来代价高昂的问题。但是,通过了解领土定义、无固定期限协议和财务条款等关键考虑因素,您可以将风险降到最低。

阅读更多

知识产权(IP)