Seis errores comunes en la concesión de licencias de PI en China

Evitar errores en la concesión de licencias de PI en China

En los últimos años, nuestro bufete ha representado a docenas de empresas que han concedido licencias de propiedad intelectual (PI) a empresas en China, abarcando una amplia gama de sectores, desde la fabricación y distribución de productos hasta el entretenimiento. A pesar de su sofisticada experiencia en licencias de PI, muchas empresas a menudo no están preparadas para muchos escollos comunes en las transacciones de licencias de PI en China.

En este artículo se analizan algunos de los escollos más comunes a los que se enfrentan las empresas a la hora de conceder licencias de propiedad intelectual a empresas chinas.

Exclusividad y territorio de licencia

Una de las consideraciones más importantes en cualquier acuerdo de licencia de propiedad intelectual es definir el territorio de la licencia. El territorio especifica dónde se permite al licenciatario utilizar la propiedad intelectual licenciada. En algunos casos, un territorio puede ser exclusivo, lo que significa que el licenciante no puede conceder licencias de su P.I. a otras partes dentro de ese territorio. En otros casos, puede ser no exclusivo, lo que permite que varios licenciatarios tengan territorios que se solapan.

La mayoría de las veces, las negociaciones sobre el territorio giran en torno a la cuestión de la exclusividad. Sin embargo, los licenciantes deben tener en cuenta que unas disposiciones sobre territorio mal definidas en un acuerdo de licencia podrían dar lugar a un torrente de pleitos entre distintos licenciatarios.

Por ejemplo, imaginemos que un licenciante concede una licencia exclusiva a una empresa cuyo territorio es Hong Kong. Ahora, imaginemos que el mismo licenciante concede otra licencia exclusiva a una empresa con "la República Popular China" como territorio, pensando erróneamente que esto solo incluye China continental y no Hong Kong.

Si el segundo licenciatario empieza a vender productos bajo licencia en Hong Kong (y probablemente lo haga), es posible que el primer licenciatario presente demandas contra el segundo, y que ambos demanden al licenciante. Este es el peor resultado posible.

Estas situaciones se dan con frecuencia en las transacciones de licencias de PI en China. Las empresas de fuera de China a menudo no se dan cuenta de que las empresas de dentro de China consideran que la RPC incluye Hong Kong, Macao e incluso Taiwán. Nuestros colegas han visto incluso cómo empresas chinas intentaban incluir en las definiciones de territorio naciones del Pacífico Sur que no guardan ninguna relación entre sí.

Por lo tanto, los licenciantes de PI deben ser lo más precisos posible a la hora de definir el territorio aplicable.

Los licenciantes de PI también deben tener en cuenta cuestiones políticamente delicadas en relación con el territorio. No es raro ver una definición de territorio que dice algo así como "la República Popular China, incluidos Hong Kong, Macao y Taiwán".

Los licenciantes que intentan modificar el lenguaje para referirse a Taiwán como una nación completamente separada suelen enfrentarse a una ardua batalla durante las negociaciones contractuales, dependiendo del lenguaje exacto propuesto. Hay formas de enhebrar la aguja, pero pueden ser complicadas, especialmente para los licenciantes que no estén familiarizados con la negociación de contratos con China.

Disposiciones NNN

La importancia de las disposiciones de no divulgación, no uso y no elusión (NNN) en China

Cuando se trata de proteger la PI en China, las cláusulas de no divulgación (NDA) estándar utilizadas en otros lugares rara vez son eficaces. Véase China NDA Agreements: Still Worthless After All These Years.

Las empresas chinas pueden tener una comprensión más amplia de lo que constituye información confidencial. Aquí es donde las disposiciones NNN resultan cruciales.

Por qué los acuerdos NNN son más importantes en China

Los acuerdos NNN van más allá del alcance de los NDA tradicionales, que se centran principalmente en salvaguardar los secretos comerciales. Un acuerdo NNN ofrece un paraguas de protección más amplio para la información confidencial. He aquí cómo:

  • Protege contra el uso competitivo: impide que la empresa china utilice su información para obtener una ventaja competitiva.
  • Impide que le rodeen: Les impide acceder directamente a sus recursos o clientes, aunque la información en sí no esté clasificada como secreto comercial.

Nuestro bufete recomienda que las empresas que suscriban acuerdos de licencia de PI con sus homólogos chinos cuenten con un acuerdo NNN bien redactado o con disposiciones NNN. Este acuerdo debe definir claramente qué información se considera confidencial y obligar contractualmente a la empresa china a protegerla. También debe impedir que compitan con su empresa o que le eludan para llegar a sus clientes o contactos.

No todas las transacciones necesitan un NNN independiente

No todos los acuerdos de licencia de PI en China requieren un acuerdo NNN separado o disposiciones NNN dentro del acuerdo de licencia. Sin embargo, cuando se intercambia información confidencial o existe el riesgo potencial de que el socio chino haga un uso indebido de la PI o de la información para eludir a su contraparte, las disposiciones NNN o un acuerdo NNN resultan esenciales.

Al incluir amplias protecciones NNN, la empresa no china está tomando medidas proactivas para salvaguardar su valiosa PI en el mercado chino. Para más información sobre la importancia y la naturaleza de los acuerdos NNN en China, consulte Acuerdos NNN en China: Las diez preguntas más frecuentes.

Retenciones fiscales

Los licenciatarios en China casi siempre intentarán negociar una disposición que les permita deducir los impuestos que el gobierno chino les exige retener antes de efectuar los pagos de cánones al licenciante. Estas disposiciones pueden parecer inocuas, pero pueden plantear problemas importantes y costosos. Según nuestra experiencia, la cuantía de la retención de impuestos exigida puede ser un tanto arbitraria y estar sujeta a cambios. Hemos oído hablar de casos en los que se retuvo hasta el 40% de un pago de cánones a efectos fiscales, aunque a menudo puede ser mucho menos.

Una empresa china suele estar mejor preparada para reducir estas retenciones con el gobierno chino de lo que lo estaría una empresa no china. En consecuencia, muchas negociaciones de licencias de PI se centran en si el licenciatario puede deducir estos impuestos. Cuando los licenciatarios insisten en las deducciones, las negociaciones a menudo se centran en establecer límites a las deducciones. No negociar estas disposiciones puede hacer que la entidad no china sea esencialmente responsable de grandes sumas de impuestos en China.

Facturación

En un acuerdo de licencia típico, los pagos de cánones se calculan en función de las ventas del licenciatario (por ejemplo, un porcentaje de las ventas o una tarifa fija por unidad vendida). Esto significa que el licenciatario suele proporcionar registros y cálculos de ventas al licenciante, junto con un pago de cánones concurrente basado en el cálculo acordado. Sin embargo, este proceso suele ser diferente en las transacciones de licencias de PI en China.

Muchos bancos de China prohíben a las empresas chinas pagar a empresas no chinas sin factura. Esto significa que el licenciante debe emitir facturas periódicas al licenciatario para recibir el pago. Como resultado, las empresas acaban a menudo con un procedimiento engorroso en el que el licenciatario emite una declaración de derechos y luego el licenciante emite una factura basada en esa declaración antes de cobrar.

Como puede imaginarse, esto puede retrasar considerablemente los pagos al licenciante. Esto es especialmente cierto si el licenciante presenta una factura que el banco considera insuficiente (lo que puede ocurrir fácilmente). Por lo tanto, los licenciantes deben tener en cuenta los posibles retrasos en los pagos a la hora de negociar las cláusulas de pago en un acuerdo de licencia de propiedad intelectual.

Fuerza mayor

Las disposiciones de fuerza mayor permiten a una de las partes suspender sus obligaciones contractuales en caso de que se produzca un acontecimiento definido fuera de su control razonable. Por ejemplo, un distribuidor puede retrasar una entrega obligatoria si un huracán imposibilita el transporte seguro de mercancías.

Al redactar acuerdos de licencia de PI en China, a menudo nos encontramos con disposiciones (a veces no formuladas explícitamente como disposiciones de fuerza mayor) que prohíben al licenciante penalizar al licenciatario chino si las normativas o requisitos gubernamentales retrasan el pago por parte del licenciatario. Aunque esto pueda parecer inocuo, puede dar lugar a problemas importantes.

Hemos visto numerosas situaciones en las que una empresa china alega que no puede efectuar el pago debido a alguna restricción gubernamental, pero exige que su homóloga extranjera siga prestando servicios o suministrando bienes. Una cláusula como la mencionada anteriormente puede causar problemas.

Hay formas de mitigar estos problemas. Muchos licenciantes tratan de excluir por completo las cláusulas de fuerza mayor. Si eso no es posible, excluyen el pago de las obligaciones de fuerza mayor o especifican que si la entidad china no puede pagar, el licenciante no cumplirá. Para más información sobre las cláusulas de fuerza mayor en los contratos chinos, consulte No permita que la fuerza mayor sea una fuerza importante en su contrato con China.

Resolución de litigios

Las cláusulas de resolución de litigios en los contratos internacionales son complicadas. Hace poco escribí un post sobre la importancia de estas disposiciones, que puedes encontrar aquí. Esta cuestión es aún más compleja en China. No tener en cuenta la legislación aplicable, el idioma y el lugar de celebración en una licencia de propiedad intelectual china prácticamente garantiza que se produzcan costosos litigios en un idioma extranjero, lo que coloca al licenciante en una situación de grave desventaja.

Conclusión

Conceder licencias de propiedad intelectual a una empresa china puede ser lucrativo, pero navegar por el panorama jurídico de las licencias en China también puede ser complicado y arriesgado. Disposiciones que parecen razonables o inocuas en su país de origen pueden acarrear costosos problemas en China si no se negocian adecuadamente. Pero si se comprenden las consideraciones clave, como la definición del territorio, los acuerdos NNN y las cláusulas financieras, se pueden minimizar los riesgos.