Los acuerdos de confidencialidad NO funcionan en China, pero sí los acuerdos NNN

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Necesita un acuerdo NNN para la protección de la PI en China

Confiar en un acuerdo de confidencialidad estándar al estilo occidental para proteger su propiedad intelectual de China le expone al robo de la misma, ya que los acuerdos de confidencialidad tienen limitaciones críticas que los hacen ineficaces para China. Necesita un acuerdo NNN adaptado específicamente a China. Este artículo explica qué es un acuerdo NNN, por qué es superior a los acuerdos de confidencialidad para China y cómo elaborar uno que proteja su propiedad intelectual.

Se dispara el robo de propiedad intelectual en China

Muchas fábricas chinas tienen dificultades. Un método que utilizan comúnmente para exprimir sus ganancias es robar y luego vender los productos de otras personas. Los abogados de PI de China de mi bufete han estado viendo un aumento masivo en los robos de PI de China desde 2018. Ver Robo de marcas en China. It' s Baaaaaack in a Big Way.

Las fábricas chinas perciben que las empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses, canadienses y europeas, quieren trasladar su producción fuera de China. Esto hace que se muestren escépticas ante las relaciones a largo plazo con sus homólogas extranjeras. Puede que no tenga sentido robar la propiedad intelectual a una empresa que le proporcionará diez años de beneficios constantes, pero resulta tentador hacerlo a una empresa que probablemente romperá pronto todos sus lazos. Vea a su fábrica china como su competidor más duro.

Robo de PI en China en la vida real

El siguiente es un correo electrónico recibido recientemente, bastante típico, de una empresa cuya propiedad intelectual fue robada por su fábrica china:

Soy _____________, y me he encontrado con un pequeño problema. Me dijeron que tal vez podrías ayudarme. Esto es lo que ha pasado:

En abril decidí crear un producto para venderlo en Amazon. Conseguí una muestra de un fabricante chino, pero quería hacer algunos retoques. Pensé que uno de esos cambios podría merecer una patente, así que contraté a un abogado estadounidense y ahora tengo una patente en trámite.

Una vez en marcha, hice firmar al fabricante el acuerdo de confidencialidad que adjunto. Les di mi diseño, esperando un molde para agosto. Siguieron retrasando. Pero ayer me enseñaron un nuevo producto suyo. Tiene todos mis cambios - ¡la única diferencia es el color!

Dicen que empezaron en marzo y que lo enviarán la semana que viene. ¿Cómo es eso correcto cuando firmaron mi NDA y tengo una patente? ¿Puedes investigar esto? ¿Cuánto costaría?

A continuación figura la parte sustantiva de la respuesta de uno de nuestros abogados especializados en propiedad intelectual en China:

He examinado el acuerdo de confidencialidad que firmó con su fabricante chino y no le protege. Le animo a que lea nuestro artículo Los acuerdos de confidencialidad NO funcionan en China, pero los acuerdos NNN sí, si quiere entender mejor por qué digo esto. Aunque es posible presentar una demanda por secretos comerciales contra su fabricante ante un tribunal chino, estos casos son complejos y a menudo costosos.

Aunque una patente estadounidense garantiza la protección en Estados Unidos, no impide las infracciones en las plataformas chinas en línea ni garantiza las incautaciones de productos en las aduanas. En China y el mundo: Trademarks Good, Patents Bad, escribí sobre los retos a los que se enfrentan las empresas al confiar únicamente en las patentes.

Mi mayor temor es que su fabricante ya haya intentado registrar su marca como marca comercial y solicite una patente china, basándose en su patente estadounidense pendiente, y utilizando el molde que hizo para usted como prueba de que es el inventor. Si tiene previsto seguir fabricando en China, uno de nuestros abogados especializados en PI en China debería realizar una búsqueda de este tipo de solicitudes.

NDA, NNN y PI en China

Lo que debes aprender de todo esto es lo siguiente:

No confíe en un contrato occidental para proteger su propiedad intelectual frente a una empresa china.
Los acuerdos de confidencialidad no sirven para proteger la propiedad intelectual de China. Lo que necesita son acuerdos NNN específicos para China. Consulte Acuerdos NNN específicos para China frente a una plantilla de acuerdo de confidencialidad (NDA).
A veces, las patentes están muy bien, pero cuestan mucho más que otras formas mejores de proteger la propiedad intelectual frente a China.
También debe proteger sus moldes por contrato. Consulte Proteger sus moldes y utillajes cuando fabrique en el extranjero.

Los acuerdos de confidencialidad no funcionan en China

Muchos empresarios occidentales asumen que los acuerdos de confidencialidad estándar ofrecen protección en China, dada su omnipresencia en las prácticas empresariales occidentales. Pero como el ordenamiento jurídico de China difiere considerablemente del de Estados Unidos, la UE, Australia, Canadá y América Latina, nunca se debe dar por sentado que las prácticas jurídicas occidentales sirven para China. Los acuerdos de confidencialidad al estilo occidental no funcionan en China y más del 90 por ciento de los acuerdos de confidencialidad que veo que las empresas utilizan con China son en realidad peores que no tener ningún acuerdo. Vea Por qué su acuerdo de confidencialidad es PEOR que nada para China.

Pero los acuerdos de confidencialidad fallan en cuatro aspectos fundamentales en China:

En primer lugar, las empresas chinas no suelen estar interesadas en divulgar públicamente tus ideas. Su objetivo es utilizar tus ideas en beneficio propio. Necesitas un acuerdo que haga algo más que prohibir la divulgación.

En segundo lugar, la mayoría de los acuerdos de confidencialidad hablan de proteger los secretos comerciales, pero los fabricantes chinos son muy capaces de duplicar productos sin utilizar ningún secreto comercial.

En tercer lugar, la mayoría de los acuerdos de confidencialidad prevén la jurisdicción y la ejecución en el país del comprador del producto, y no en China. Sorprendentemente, en la mayoría de los casos tiene sentido que los acuerdos de protección de la PI estén redactados en chino, se rijan por la legislación china y sean ejecutables en los tribunales chinos. Véase Redacción de contratos eficaces en China.

En cuarto lugar, y lo más importante, la mayoría de los acuerdos NDA no se aplicarán en China.

Acuerdos NNN para China

Las tres "N" que componen los acuerdos NNN de China son: no uso, no divulgación y no elusión. Veamos cada una de ellas por separado.

a. Sin uso

No uso significa que su contraparte china se compromete a no utilizar su concepto o producto más que para usted. No se trata de clasificaciones de marcas, derechos de autor, patentes o secretos comerciales. Es puramente contractual. Si la empresa china incumple su cláusula de no utilización, está incumpliendo el acuerdo. Es fundamental que usted y su fábrica china lleguen a un acuerdo sobre lo que su fábrica no puede utilizar. Si dice que no puede utilizar su producto, creerá que puede modificarlo y utilizarlo. Hay que ser específico sin dejar de ser general, y hacerlo de forma que los tribunales chinos lo entiendan.

b. No divulgación

La no divulgación es otro componente crucial. Las empresas chinas no suelen estar interesadas en divulgar públicamente tus ideas. Su objetivo es utilizar tus ideas en beneficio propio. Y si usted no elabora su NNN adecuadamente, su fabricante chino podría tener varias lagunas gigantescas para hacer exactamente eso.

Su contrato NNN debe estar redactado de forma que le proteja frente a las siguientes situaciones habituales en China:

Las familias pueden ser propietarias de varias empresas pequeñas o medianas, que consideran una sola entidad.
Los fabricantes chinos recurren casi invariablemente a subcontratistas para que les suministren los componentes de sus productos. Estos subcontratistas suelen estar vinculados al fabricante por familiares, copropiedad, funciones o ubicación, y el fabricante suele facilitar a estas empresas su información para la estimación de costes (al principio) o para la producción (más adelante).
Los grandes grupos empresariales chinos están formados por numerosas filiales que dependen de una empresa matriz. No suelen considerar un problema la divulgación de información dentro del grupo.
Las empresas estatales suelen considerar a otras empresas estatales como parte de la misma entidad: el gobierno chino. Esto las lleva a compartir con frecuencia información sobre empresas extranjeras con otras empresas estatales.

Si usted prohíbe a una empresa china utilizar su información protegida, la empresa china inteligente no infringirá directamente la prohibición de no utilización. En su lugar, revelará la información protegida a alguien de su "grupo" y luego negará haber infringido la prohibición de no utilización porque no utilizó directamente la información protegida. Es fundamental que entienda el tipo de grupo con el que está tratando y que en su acuerdo NNN deje claro que la divulgación está específicamente prohibida dentro del grupo. Y lo que es más importante, su acuerdo NNN debe dejar claro que si se produce alguna infracción por parte de cualquier miembro del grupo, la empresa que firmó su acuerdo e hizo la divulgación será plenamente responsable, pase lo que pase. Si se redactan correctamente, los tribunales chinos suelen aplicar este tipo de disposiciones. Y lo que es más importante, las empresas chinas creen que los tribunales chinos hacen cumplir tales disposiciones y esto las hace muy reacias a actuar en contra de ellas.

c. No elusión

La última "N" es no elusión. He aquí un ejemplo para ilustrar su importancia: si usted compra un producto a su fábrica china y lo vende a un precio más alto en el extranjero, ¿qué ocurre si la fábrica vende directamente a sus clientes a un precio significativamente reducido? Dependiendo del sector, algunos de sus clientes podrían permanecer fieles, pero otros no. La mejor protección contra estas prácticas es incluir en el contrato una cláusula de no elusión. Si se limita a impedir que su fábrica china fabrique su producto, la deja abierta para que fabrique un producto similar y luego se dirija a sus clientes para decirles que ellos son su fábrica y que ahora les venderán un producto similar por la mitad de lo que usted les cobra.

Elabore su acuerdo NNN con China para evitar el incumplimiento de su contraparte china

Para adaptar su Acuerdo NNN al panorama y las realidades jurídicas de China, debería, como mínimo:

Incluir a todas las partes relevantes. Aproximadamente la mitad de los acuerdos que ven nuestros abogados de China fallan en esto.
Designar la legislación china como autoridad rectora.
Utilizar el chino como única lengua oficial.
Suelen especificar los tribunales chinos para la jurisdicción.
Normalmente (pero no siempre) evite el arbitraje.
Identificar el tribunal chino apropiado para los procedimientos judiciales.
Salvaguardar a los subcontratistas y entidades asociadas.
Incluya una cláusula contractual sobre daños y perjuicios.
Asegúrese de que la cláusula de indemnización por daños y perjuicios de su contrato funcionará en un tribunal chino.

Redacte su acuerdo NNN en China para que funcione en un tribunal chino

Para que un acuerdo NNN sea lo más eficaz posible, debe ser ejecutable en un tribunal chino con jurisdicción sobre su contraparte china. Los detalles para crear un contrato de este tipo son los siguientes:

- La ley aplicable debe ser la china.
- La lengua de gobierno debe ser el chino.
- La competencia exclusiva debe corresponder a un tribunal chino que tenga autoridad sobre su socio chino.

Este enfoque centrado en China es vital porque usted necesita una acción rápida contra cualquier incumplimiento por parte de su socio chino y no va a conseguirlo demandando a su contraparte china en Kansas o Barcelona. He aquí por qué:

Sentencias extranjeras: Generalmente no se ejecutan en China. La jurisdicción en tu país de origen hace que tu acuerdo NNN sea ineficaz para China.
Arbitraje extranjero: Aunque se supone que China reconoce los laudos arbitrales de numerosos países, su historial de aplicación en este sentido es irregular. Si desea impedir rápidamente que alguien utilice su propiedad intelectual en China, recurrir a un arbitraje extranjero y, a continuación, llevar el laudo arbitral extranjero ante un tribunal chino para obtener una orden judicial le llevará mucho más tiempo que acudir al tribunal chino en primera instancia.
Arbitraje en China: Puede ser prolongado y no ofrece garantías de ejecución. Además, los órganos de arbitraje carecen de facultades para congelar activos o imponer el cese de la infracción. Si desea impedir rápidamente que alguien utilice su propiedad intelectual en China, acudir a un arbitraje en China y luego llevar el laudo arbitral extranjero a un tribunal chino para obtener una orden judicial le llevará mucho más tiempo que acudir al tribunal chino en primera instancia.
Barreras lingüísticas: Aunque técnicamente el inglés puede ser la lengua que rija el contrato, los tribunales chinos suelen trabajar con documentos chinos. Las traducciones realizadas por profesionales designados por los tribunales pueden ser polémicas y provocar más retrasos.

Redacte su contrato NNN con una cláusula de daños y perjuicios adecuada

Las cláusulas de indemnización por daños y perjuicios en un contrato NNN con China ofrecen dos ventajas principales. En primer lugar, obligan a la parte china a darse cuenta de que se enfrentará a consecuencias reales y cuantificables si incumple el acuerdo NNN. En segundo lugar, una cantidad monetaria específica proporciona un nivel mínimo específico de daños y perjuicios. Esta cantidad determinada proporciona entonces a un tribunal chino la base para un embargo de activos previo a la sentencia. Una amenaza creíble de que usted embargará los activos de su contraparte china aumenta enormemente la probabilidad de que esa empresa china respete su acuerdo NNN y de que usted pueda poner rápidamente a la empresa china a raya si no lo hace.

Un acuerdo NNN debe incluir una cláusula de indemnización por daños y perjuicios que un tribunal chino pueda hacer cumplir ordenando el embargo de los bienes del demandado. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el sistema jurídico chino no permite daños punitivos ni grandes daños consecuenciales. Por lo tanto, es importante fijar la indemnización por daños y perjuicios en una cantidad que sustituya razonablemente a los daños derivados del incumplimiento del acuerdo. Véase China Contract Damages Done Right.

Dado que las empresas chinas saben que el incumplimiento de un acuerdo NNN bien redactado y centrado en China, probablemente llevará a un tribunal chino a ordenar la congelación de sus activos, normalmente nos encontramos con las siguientes tres respuestas de las empresas chinas a nuestros acuerdos NNN:

Algunas empresas chinas se niegan a firmar. Son las empresas que planeaban robar la tecnología extranjera desde el principio. Este tipo de situación se ha vuelto increíblemente rara en los últimos años.
Algunas empresas chinas entablarán un debate serio sobre lo que creen que debería excluirse del acuerdo NNN. Nuestros abogados especializados en China suelen ver esto como algo positivo porque indica que la empresa china se está tomando en serio el acuerdo NNN y a menudo genera debates productivos sobre cuestiones técnicas.
La mayoría de las empresas chinas ejecutan el acuerdo NNN y luego tratan sus obligaciones NNN con seriedad. Esto no significa que todas las empresas chinas abandonen años de malas prácticas y empiecen a comportarse bien. Pero suele significar que cuando una empresa china incumple el acuerdo NNN, no es necesario litigar. En la mayoría de los casos, una referencia al acuerdo NNN y la amenaza creíble de un litigio o de la confiscación de los activos es suficiente para inducir a la empresa china a volver a la línea.

Redacte su contrato NNN para evitar litigios

Lo anterior ilustra el enfoque general que adoptan nuestros abogados especializados en China a la hora de redactar cualquier acuerdo que implique a este país. No queremos que nuestros clientes tengan que litigar. Para reducir la probabilidad de tener que acudir a los tribunales es esencial que la parte china crea que sería relativamente fácil para usted demandar y prevalecer. Los acuerdos NNN apropiados para China hacen exactamente eso.