Licencias tecnológicas en China: Guía completa

Dominio de las licencias tecnológicas en China: Una guía completa

El enorme tamaño del mercado chino representa una tentadora oportunidad para las empresas con tecnología innovadora. Sin embargo, navegar por las complejidades legales y empresariales de operar directamente en China puede ser desalentador, especialmente cuando las tensiones entre China y gran parte del resto del mundo siguen aumentando. Las licencias tecnológicas pueden ofrecer una solución atractiva.

Este artículo va dirigido a empresas de todos los tamaños, desde las ya consolidadas hasta las nuevas, que estén interesadas en aprovechar su tecnología para introducirse en el vasto mercado chino sin la carga que supone establecer una presencia física. Pero la concesión de licencias tecnológicas en China plantea retos jurídicos y empresariales únicos. Este artículo le proporcionará los conocimientos y estrategias necesarios para superar estos retos y obtener una licencia rentable para su tecnología en China.

He reunido esto ahora porque en sólo los primeros 4,5 meses de este año, mi bufete de abogados ha realizado más acuerdos de licencia con empresas chinas que en cualquier otro año.

Glosario de términos clave

En este artículo se utilizan algunos términos jurídicos y empresariales que pueden resultar desconocidos para todos los lectores. Para facilitar su comprensión, he elaborado un breve glosario en el que se definen estos términos:

• Diligencia debida: Proceso de investigación de un posible socio comercial para identificar y mitigar los riesgos. En el contexto de la concesión de licencias tecnológicas, la diligencia debida puede consistir en verificar la licencia comercial y la situación financiera de la empresa china.

• Leyes de control de las exportaciones: Normativa impuesta por un gobierno para restringir la transferencia de determinadas tecnologías a otros países. Estas restricciones suelen aplicarse por motivos de seguridad nacional o para controlar la proliferación de tecnologías sensibles. En el contexto de la concesión de licencias tecnológicas en China, es importante asegurarse de que su tecnología no está restringida por las leyes de control de exportaciones de su propio país.

• Joint Venture (JV): Entidad empresarial formada por dos o más empresas para emprender un proyecto específico o durante un periodo de tiempo definido. Las empresas conjuntas pueden ser una empresa compleja, y es importante ser consciente de que la transferencia de tecnología puede producirse involuntariamente a través de una JV, aunque no se establezca un acuerdo formal de licencia.

• Acuerdo de licencia: Contrato formal entre dos partes en el que se establecen los términos y condiciones en virtud de los cuales una parte (licenciante) concede permiso a otra (licenciatario) para utilizar su propiedad intelectual (PI) durante un período determinado y en un área geográfica definida. Existen diferentes tipos de acuerdos de licencia, como las licencias exclusivas (el licenciatario es el único autorizado a utilizar la PI) o las licencias no exclusivas (el licenciante puede conceder licencias a otras partes también).

• Cánones (variables frente a fijos): Pagos realizados por el licenciatario al licenciante como compensación por el derecho a utilizar la tecnología licenciada. Existen dos tipos principales de estructuras de cánones:

  • Regalías variables: Estos royalties se basan en una métrica de rendimiento, normalmente un porcentaje de las ventas del licenciatario del producto o servicio que incorpora la tecnología licenciada. Los cánones variables pueden ser una buena opción si se espera un fuerte crecimiento de las ventas en China.

  • Regalías fijas: Se trata de cánones fijos que se pagan por unidad de tiempo (por ejemplo, anualmente) independientemente de los resultados de ventas del licenciatario. Los cánones fijos pueden ofrecer previsibilidad e ingresos garantizados, pero es posible que no capturen todo el valor potencial de su tecnología si las ventas son especialmente exitosas.

Licencias tecnológicas en China: Contexto histórico y tendencias del mercado

En las últimas décadas, la concesión de licencias tecnológicas en China ha experimentado importantes transformaciones, reflejo del rápido crecimiento económico del país y de su integración en el mercado mundial. Al principio, las transferencias de tecnología estaban impulsadas principalmente por iniciativas gubernamentales destinadas a adquirir conocimientos extranjeros para impulsar las industrias nacionales, sobre todo en los sectores manufacturero y de infraestructuras.

Desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, se ha producido un cambio estratégico hacia el desarrollo de industrias de alta tecnología, lo que ha dado lugar a un enfoque más estructurado y regulado de la concesión de licencias de tecnología. La evolución de la legislación china sobre propiedad intelectual y la creación de tribunales especializados en la resolución de litigios sobre propiedad intelectual también han contribuido a configurar el panorama actual de la concesión de licencias, animando a más empresas extranjeras a entablar relaciones con entidades chinas.

En los últimos años, el mercado chino se ha orientado hacia las industrias de alta tecnología, impulsado por el impulso del gobierno chino a la innovación y la autosuficiencia en tecnologías básicas. Iniciativas como "Made in China 2025" y la importante inversión estatal china en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial y las tecnologías de energías renovables reflejan este enfoque. Además, la carrera tecnológica mundial, especialmente en telecomunicaciones e informática, ha influido en el posicionamiento estratégico de China, con el gobierno fomentando un entorno propicio para la concesión de licencias tecnológicas como medio para ascender rápidamente en la cadena de valor en estas industrias competitivas.

Marco jurídico y reglamentario chino para la concesión de licencias tecnológicas

Antes de firmar un acuerdo de licencia con una entidad china, es imprescindible asegurarse de que dicha acción está permitida tanto por la legislación de su país como por la normativa china sobre importación y exportación de tecnología. Esto incluye el cumplimiento de las leyes de control de exportaciones de su propio país, que regulan la transferencia de tecnología a China.

China clasifica las licencias de tecnología en tres tipos distintos: prohibidas, restringidas y transferibles. Las tecnologías prohibidas están totalmente vetadas a la importación o exportación, mientras que las restringidas pueden importarse o exportarse previa aprobación del gobierno. Las tecnologías transferibles, aunque son más libremente comercializables, siguen exigiendo que los acuerdos de licencia se registren en la agencia gubernamental china correspondiente.

Diligencia debida y consideraciones contractuales al conceder licencias en China

La identificación precisa de la contraparte china a la que concederá la licencia de su tecnología es crucial. Esto suele implicar verificar la licencia comercial y los datos de registro del posible licenciatario utilizando las bases de datos en línea del gobierno chino. Se recomienda encarecidamente una diligencia debida exhaustiva de su posible licenciatario para mitigar los riesgos asociados a la declaración de cifras de producción inferiores a las reales y otras posibles infracciones.

Estructuración del pago de cánones en acuerdos de licencia en China

Dadas las dificultades para verificar las cifras de producción debido a la posibilidad de que las empresas chinas no declaren todos los datos, la estructuración de los pagos de cánones debería basarse normalmente en parámetros fácilmente verificables. En lugar de cálculos complejos, se aconsejan métodos más sencillos, seguros y verificables, como basar los cánones en un porcentaje de los ingresos brutos declarados en la declaración de la renta del licenciatario. Mejor aún, los cánones pueden consistir en un pago anual fijo complementado con un componente variable que dependa de los indicadores de ventas.

Idioma, legislación y aplicación de su acuerdo de licencia de tecnología en China

Por lo general, el acuerdo de licencia debe incluir una traducción al chino y estipular que el chino es la lengua dominante. En la mayoría de los casos, también debe regirse por la legislación china y ser ejecutable en un tribunal chino o mediante arbitraje en China. Este cumplimiento de la legislación local no sólo tiene que ver con la ejecución, sino que también puede ser crucial para el registro del acuerdo ante las autoridades chinas, un paso obligatorio para el pago de derechos, ya que estas transacciones deben procesarse a través de un banco chino de divisas.

Licencias de software en China

La concesión de licencias de software en China tiene capas adicionales de complejidad debido a los estrictos requisitos de registro y la participación de múltiples organismos gubernamentales responsables de registrar los contratos de transferencia de tecnología extranjera, un requisito previo para la distribución legal de software en China.

Registro y conformidad

Todos los acuerdos de licencia de tecnología en China deben registrarse, especialmente los que implican cánones. Este registro no sólo facilita el proceso legal de pago, sino que también es necesario para que el acuerdo surta efecto. Los bancos chinos desempeñan un papel crucial en este proceso, y suelen exigir una prueba del registro antes de procesar los pagos.

Cláusulas clave y protecciones al conceder licencias de tecnología a China

En la mayoría de los casos, hay que asegurarse de que el contrato de licencia limita al licenciatario chino a China continental. Si su contrato lo denomina China, incluirá Hong Kong y Taiwán, y Macao. También debe hacer hincapié en unas condiciones estrictas de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual para evitar el uso indebido de la tecnología licenciada.

Por lo general, es esencial que posea la titularidad registrada de la propiedad intelectual en China antes de conceder la licencia, ya que la legislación china da prioridad a los derechos registrados sobre los no registrados. Este registro ayuda a defenderse contra posibles infracciones de la PI y es fundamental para mantener el control sobre su tecnología. Este es el caso de las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor.

Al suscribir acuerdos de licencia de tecnología en China, las empresas deben tomar precauciones jurídicas específicas para salvaguardar sus intereses. Es fundamental asegurarse de que los acuerdos de licencia sean exhaustivos y definan explícitamente los términos relativos a los derechos de propiedad intelectual, el cálculo de los cánones y los mecanismos de resolución de litigios. Entre los escollos jurídicos más comunes está el no registrar el acuerdo de licencia ante las autoridades chinas competentes, lo que puede dar lugar a acuerdos inejecutables y dificultades en el envío de los cánones. Además, los licenciantes extranjeros deben tener cuidado con la transferencia indirecta de tecnología a través de empresas conjuntas o asociaciones de investigación que pueden no implicar explícitamente la concesión de licencias, pero que podrían dar lugar a fugas de PI.

Adoptando estrategias de negociación sólidas, garantizando protecciones contractuales rigurosas y cumpliendo los requisitos normativos, podrá gestionar eficazmente los riesgos y aprovechar las oportunidades de licenciar su tecnología en China.