Aumentan los riesgos para la propiedad intelectual en China
A principios de esta semana, en la entrada de mi blog titulada Proteja su propiedad intelectual frente a una China cada vez más rapaz, hablé de las crecientes amenazas para la propiedad intelectual que plantea el deterioro de las relaciones entre China y Occidente. Destaqué cómo estas tensas relaciones, unidas a la difícil economía china, han provocado un alarmante aumento del número de empresas chinas que confiscan la propiedad intelectual de sus socios comerciales extranjeros.
Desde entonces, se han producido los siguientes acontecimientos:
- Acontecimientos políticos: Donald Trump anunció que, si es elegido, planea imponer un arancel del 60 por ciento (sí, SESENTA por ciento) a casi todos los productos procedentes de China. Esta declaración ha provocado una considerable ansiedad entre numerosas empresas y sus fabricantes chinos. La elección por parte de Trump de JD Vance como compañero de fórmula no ha hecho sino aumentar la probabilidad de que estos aranceles se hagan realidad.
- Incidentes de robo de PI: Tres empresas se han puesto en contacto con nuestro bufete en busca de ayuda en relación con PI robada en China.
- Acciones de Sinosure: Dos empresas se han puesto en contacto con nosotros para pedir ayuda en la lucha contra Sinosure, la agencia china de seguros de crédito a la exportación, y una empresa declaró que Sinosure se había incautado de sus marcas en China.
Recientemente, nuestros abogados especializados en resolución de litigios en China se han ocupado de un número inusualmente elevado de litigios entre fábricas chinas y sus compradores extranjeros de productos. En muchos de estos casos, las empresas extranjeras han acudido a nuestro bufete después de que su fábrica china les reclamara dinero por productos defectuosos. En ninguno de estos casos nuestro cliente tenía un buen Acuerdo de Fabricación en vigor, y las empresas chinas tenían al menos cierta base legal para sus reclamaciones.
Estos acontecimientos me han impulsado a escribir esta entrada de blog de seguimiento, centrada en estrategias adicionales para proteger su PI de China, con especial énfasis en la protección de su PI de ser incautada en China por Sinosure u otros.
1. Su propiedad intelectual en China corre el riesgo de ser confiscada
Las empresas chinas utilizan cada vez más tácticas agresivas para presionar a las empresas extranjeras. Casi todos los casos que tratamos implican amenazas de las empresas chinas de demandar a nuestros clientes. Las empresas chinas más astutas a menudo tratarán de embargar o incautar las marcas registradas en China, los derechos de autor en China y/o las patentes en China de nuestro cliente. En muchos casos, los únicos activos de nuestro cliente en China eran su propiedad intelectual registrada, lo que hace que las amenazas de embargo sean muy reales, y los embargos reales dolorosos y costosos.
Estudio de caso: La decisión Castel
En un conocido caso judicial chino de 2011, el tribunal permitió a un demandante chino "congelar" una marca china perteneciente a una empresa extranjera, Castel. Esta decisión es especialmente digna de mención para las entidades extranjeras sin activos significativos en China. Normalmente, estas entidades se consideran aisladas del riesgo de litigio en China debido a su falta de activos en el país. Sin embargo, las entidades extranjeras suelen tener marcas (u otro tipo de propiedad intelectual) en China, y esas marcas son ahora vulnerables si una empresa china o Sinosure (la compañía de seguros de exportación de China) alega que la empresa extranjera le debe dinero.
El papel de Sinosure
Nuestro bufete ha tramitado al menos un centenar de casos en los que Sinosure ha tratado de presionar agresivamente a nuestros clientes para que pagaran a las fábricas chinas el dinero que supuestamente les debían. Para saber más sobre cómo Sinosure maltrata a las empresas extranjeras, consulte China Sinosure as Existential Threat y Fighting Back Against Fake (and Real) Sinosure Claims: A Primer.
En estos casos, una de las primeras medidas que adoptan nuestros abogados especializados en resolución de litigios es determinar la mejor manera de proteger los activos de nuestros clientes en China frente al embargo, en particular su propiedad intelectual. Esto es más complicado de lo que parece, como ilustra el siguiente ejemplo:
Ejemplo: La empresa X y el registro de marcas
La empresa X acudió a nuestro bufete con un problema de Sinosure. Les preguntamos si habían registrado sus marcas como marcas de China. No lo habían hecho, así que les aconsejamos que lo hicieran inmediatamente. Si no lo hacían, la fábrica china implicada en el litigio o Sinosure probablemente registrarían las marcas y las utilizarían como palanca. Véase Fabricar en China: El registro de marcas debe ser lo primero que haga.
La empresa X optó por no contratar a nuestro bufete y decidió negociar de forma independiente con la fábrica china y Sinosure. Unos dos años más tarde, la empresa X volvió a ponerse en contacto con nosotros con un importante problema de marcas en China. Habían seguido nuestro consejo y registrado sus marcas chinas, pero como no nos contrataron, no consiguieron asegurar la titularidad de esas marcas a nombre de una empresa independiente. La fábrica china demandó a la empresa X en China, ganó, confiscó las marcas chinas de la empresa X y, a continuación, confiscó sus productos por violar dichas marcas. Esto cerró por completo la capacidad de la empresa X para obtener productos de China y la llevó al borde de la quiebra.
Si la empresa X hubiera registrado sus marcas chinas en una empresa distinta, esta situación podría haberse evitado. Nuestro consejo a la empresa X fue que considerara una de las siguientes opciones:
- Recomprar las marcas: Intentar negociar y recomprar las marcas incautadas a la fábrica china.
- Modificar su proceso de fabricación: Seguir fabricando sus productos en China, pero añadir su marca a los productos sólo después de que hayan salido de China.
- Trasladar la fabricación: Trasladar sus operaciones de fabricación fuera de China para evitar más problemas de propiedad intelectual.
Lamentablemente, no creyeron que ninguna de estas opciones fuera viable para su modelo de negocio, y parece que ya no operan.
2. Cómo evitar que le quiten su IP china
Crear una entidad con fines especiales
Una de las estrategias más eficaces para proteger su propiedad intelectual en China es registrarla a nombre de una empresa que no haga negocios directamente con China. A continuación le explicamos cómo conseguirlo:
Crear una nueva entidad: Establezca una nueva empresa fuera de China, por ejemplo en Estados Unidos o la Unión Europea. Esta entidad será la propietaria de los activos de PI en China. Para mayor seguridad, el nombre de esta empresa no debe parecerse al de la empresa que compra productos en China. También puede plantearse crear una tercera entidad dedicada exclusivamente a importar sus productos de China.
Acuerdos de licencia: La nueva entidad puede conceder una licencia sobre la propiedad intelectual a la empresa que realiza negocios con China. Esta estructura garantiza que la propiedad intelectual pertenece legalmente a una entidad que no participa directamente en las operaciones comerciales dentro de China.
Mantener la confidencialidad: Asegúrese de que el acuerdo de licencia sea confidencial para evitar que las autoridades o adversarios chinos descubran la estructura de propiedad. Esta confidencialidad ayuda a evitar que la propiedad intelectual sea objeto de disputas legales. También es beneficioso crear estas empresas en jurisdicciones en las que la información sobre la propiedad no es fácilmente accesible mediante una búsqueda rápida en Internet.
Al estructurar su propiedad intelectual de esta manera, crea una capa de protección que puede impedir que las empresas chinas se apoderen fácilmente de su valiosa propiedad intelectual.
Asigne su IP china existente
Si su propiedad intelectual está registrada actualmente a nombre de una empresa que realiza negocios en China o con China, considere los siguientes pasos para mejorar su protección:
Cesión de PI: Transfiera la titularidad de su PI a una entidad nueva y separada que no realice negocios con China. Esta cesión, relativamente barata y sencilla, puede ayudar a aislar la PI de acciones legales dirigidas contra las operaciones comerciales en China.
Devolución de la propiedad intelectual bajo licencia: Tras la reasignación, la nueva entidad puede devolver la propiedad intelectual bajo licencia a la empresa original. Este acuerdo permite a la empresa seguir utilizando la P.I. mientras la titularidad permanece protegida.
Abordar las complicaciones: Tenga en cuenta que la reasignación y la concesión de licencias de PI implican complejidades y costes legales. Sin embargo, estas medidas suelen ser una inversión que merece la pena en comparación con la posible pérdida de sus derechos de PI.
Establezca una entidad importadora: Considere la posibilidad de establecer una entidad importadora dedicada a gestionar la importación de sus productos desde China, proporcionando una capa adicional de separación entre su negocio operativo y sus activos de PI. De este modo, aislará aún más su PI de posibles enredos legales relacionados con sus operaciones comerciales en China. Esta entidad debe establecerse en una jurisdicción en la que la información sobre la titularidad no sea fácilmente accesible a través de una búsqueda rápida en Internet, protegiendo aún más la confidencialidad y la seguridad de su estructura de propiedad de PI.
Pasos prácticos para aplicar la protección
He aquí algunas medidas prácticas que puede adoptar para garantizar la protección de su propiedad intelectual:
- Estructuración jurídica: Consultar con expertos jurídicos para establecer la estructura adecuada para la titularidad de la propiedad intelectual y la concesión de licencias. Asegúrese de que todos los documentos legales estén meticulosamente redactados para ofrecer la máxima protección.
- Medidas de confidencialidad: Aplique estrictas medidas de confidencialidad para mantener en privado los acuerdos de propiedad y licencia. Esto incluye acuerdos de confidencialidad con empleados, socios y otras partes interesadas.
- Auditorías periódicas: Realice auditorías periódicas de su cartera de propiedad intelectual y de las estructuras jurídicas asociadas para garantizar el cumplimiento y la protección continuos.
Obsérvese que la legislación china establece que si una fábrica china registra una marca utilizada por uno de sus compradores de productos, no puede retener dicha marca. China instituyó esta ley para impedir que las empresas chinas registraran marcas comerciales con el fin de influir en los compradores de sus productos, sobre todo para evitar que eligieran a otra empresa para fabricar sus productos. Sin embargo, las empresas chinas se han adaptado haciendo que otra persona, como un empleado o un familiar, registre la marca, eludiendo así esta ley.
Conclusión
Mediante la aplicación proactiva de las estrategias mencionadas, puede reducir el riesgo de que su propiedad intelectual sea confiscada en China. Proteger su propiedad intelectual requiere una planificación cuidadosa y asistencia jurídica especializada, pero los beneficios de salvaguardar sus activos de propiedad intelectual demostrarán invariablemente que el tiempo y el dinero están bien invertidos.
ACTUALIZACIÓN: Una hora después de publicar este post, recibí un correo electrónico de una empresa que me preguntaba si debían molestarse en seguir alguno de los pasos anteriores si iban a salir de China en el plazo de un año. Les respondí insistiendo en que es absolutamente crucial proteger la propiedad intelectual china antes de salir del país. Una vez que parezca que va a salir de China, corre un gran riesgo de que le roben la propiedad intelectual. Véase, por ejemplo, How to Leave China and Survive.
