La parodia es una defensa delicada ante una infracción de marca registrada relacionada con el cannabis, o ante cualquier acusación de infracción en general. Para conocer más sobre este tema, echa un vistazo a nuestras entradas aquí, aquí y aquí. Aun así, la gente se inspira constantemente en marcas registradas ya consolidadas y, cuando se les demanda, suelen alegar la defensa de la parodia. En el contexto del cannabis, esto ocurrió recientemente en una demanda interpuesta por la ciudad de Nueva York.
El caso de infracción de marca registrada
La semana pasada, un tribunal federal estimó la solicitud de la ciudad de dictar una medida cautelar contra Robert López. El Sr. López es un diseñador de ropa que comercializa productos bajo su marca, New York Cannabis. La ciudad había demandado a López alegando que sus logotipos, que imitaban los de la ciudad, infringían las marcas registradas de esta y, en esencia, constituían una falsificación.
López alegó principalmente la parodia como defensa. A modo de aclaración, la parodia es un tipo de expresión protegida por la Primera Enmienda. Se trata de una «imitación distorsionada» de una obra original con el fin de comentarla. En las circunstancias adecuadas, la parodia puede alegarse como defensa ante una infracción de marca registrada. En este caso, el Tribunal no estuvo de acuerdo.
El criterio para la concesión de medidas cautelares
Al igual que en el Noveno Circuito, en el Segundo Circuito se puede dictar una orden preliminar si la parte solicitante es capaz de demostrar los siguientes factores:
- Probabilidad de éxito en cuanto al fondo,
- Es probable que sufra un perjuicio irreparable si no se conceden medidas cautelares,
- La balanza se inclina a favor de la parte demandante, y
- La orden judicial redunda en interés público.
Probabilidad de éxito en cuanto al fondo
El Tribunal consideró que es probable que la ciudad prospere en el fondo de sus pretensiones, ya que ha demostrado ser titular de las marcas de la ciudad. Cabe recordar que un certificado de registro expedido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) se considera una prueba prima facie de la validez de una marca.
La segunda parte de este criterio consiste en determinar si existe riesgo de confusión. Los tribunales suelen basarse en los ocho «criterios Polaroid»:
- la solidez de la marca;
- similitud de las marcas;
- la proximidad de los productos y su competitividad entre sí;
- pruebas de que el usuario veterano pueda «salvar la brecha» desarrollando un producto para su venta en el mercado del producto del presunto infractor;
- pruebas de que existe una confusión real entre los consumidores;
- pruebas de que la marca imitativa se adoptó de mala fe;
- la calidad de los productos; y
- el nivel de exigencia de los consumidores en el mercado de referencia.
En este caso, el Tribunal consideró que casi todos los factores apuntaban a la existencia de un riesgo de confusión.
- Solidez de la marca: «Todas las marcas de la ciudad copiadas por el demandado llevan más de cinco años registradas en una u otra clase y son marcas sólidas».
- Similitud de las marcas: cabe destacar que López admitió que sus marcas son una copia de las marcas de City.
- La similitud de los productos y su competencia entre sí: «Tanto el Ayuntamiento como el demandado comercializan los mismos tipos de prendas de vestir que llevan sus respectivas marcas».
- Pruebas de que el usuario veterano puede «salvar la brecha» desarrollando un producto para su venta en el mercado del producto del presunto infractor:
«En este caso, el Ayuntamiento sostiene que, aunque no comercializa productos relacionados con el cannabis, es probable que acabe cubriendo ese vacío de una forma u otra debido a la legalización de la marihuana recreativa. Muchos organismos municipales, que utilizan la marca registrada «NYC» en letras mayúsculas y gruesas en los logotipos de sus departamentos —como el Departamento de Finanzas, el Departamento de Salud e Higiene Mental y el Departamento de Asuntos del Consumidor, por citar algunos—, probablemente participarán en la regulación, la aplicación de la ley, la recaudación de impuestos y la información a los consumidores en relación con la marihuana recreativa».
- Pruebas de la confusión real de los consumidores: el Ayuntamiento afirmó que ya había recibido consultas relacionadas con las marcas de López.
- Pruebas de que la marca imitativa se adoptó de mala fe: «En este caso, la mala fe en la adopción de la marca puede deducirse del reconocimiento por parte del demandado de haber copiado las marcas del Ayuntamiento…»
- Calidad de los productos: «[La ciudad] tiene derecho a que los consumidores juzguen la calidad de sus productos sin que se vean confundidos por los bienes y servicios de la parte demandada».
- El nivel de exigencia de los consumidores en el mercado de referencia:
«En este caso, ambas partes comercializan el mismo tipo de prendas —como camisetas, sudaderas con capucha y gorras— a consumidores relativamente poco experimentados y poco exigentes, habida cuenta del nivel de precios y la naturaleza de los productos».
Recordatorio: la parodia es una defensa delicada en los casos de infracción de marcas registradas
Vale la pena reiterar la lección: alegar la defensa de la parodia en un caso de marcas registradas —especialmente en un contexto comercial— es complicado. Hay una diferencia entre utilizar la marca de otro para hacer comentarios políticos o sociales y utilizarla para aumentar las ventas.
Hemos visto cómo muchas empresas han intentado moverse en esta delgada línea y han acabado pagando un alto precio por ello, y, a la luz de esta medida cautelar, New York Cannabis es la última en sumarse a la lista.
