La parodia es una defensa complicada contra la infracción de marcas de cannabis, o contra cualquier acusación de infracción. Para más información al respecto, consulta nuestros artículos aquí, aquí y aquí. Sin embargo, la gente se rifa de las marcas establecidas todo el tiempo, y cuando se les persigue, a menudo alegan la defensa de la parodia. En el contexto del cannabis, esto ocurrió recientemente en una demanda presentada por la ciudad de Nueva York.
El caso de infracción de marca
La semana pasada, un tribunal federal accedió a la petición del Ayuntamiento de un requerimiento judicial preliminar contra Robert López. López es un diseñador de ropa que produce productos bajo su marca, New York Cannabis. El Ayuntamiento había demandado a López alegando que sus logotipos de imitación infringían las propias marcas del Ayuntamiento y equivalían esencialmente a una falsificación.
López alegó principalmente la parodia como defensa. La parodia es un tipo de discurso protegido por la Primera Enmienda. Es una "imitación distorsionada" de una obra original con el propósito de comentarla. En las circunstancias adecuadas, la parodia puede alegarse como defensa contra la infracción de marca. En este caso, el Tribunal no estuvo de acuerdo.
La prueba de la medida cautelar
Al igual que en el Noveno Circuito, en el Segundo Circuito se puede dictar una resolución preliminar si la parte actora es capaz de demostrar los siguientes factores:
- Probabilidad de éxito en cuanto al fondo,
- Es probable que sufra un daño irreparable en ausencia de medidas cautelares,
- La balanza se inclina a favor de la parte actora, y
- Una orden judicial es de interés público.
Probabilidad de éxito en cuanto al fondo
El Tribunal estimó que el Ayuntamiento tiene probabilidades de éxito en cuanto al fondo de sus demandas porque ha demostrado que es propietario de las marcas del Ayuntamiento. Como recordatorio, un certificado de registro de la USPTO se considera prueba prima facie de la validez de una marca.
La segunda parte de este factor consiste en determinar si existe riesgo de confusión. Los tribunales suelen basarse en los ocho "factores Polaroid":
- fuerza de la marca;
- similitud de las marcas;
- proximidad de los productos y su competitividad entre sí;
- pruebas de que el usuario principal puede "salvar las distancias" desarrollando un producto para su venta en el mercado del producto del presunto infractor;
- pruebas de confusión real del consumidor;
- prueba de que la marca imitativa fue adoptada de mala fe;
- la calidad respectiva de los productos; y
- sofisticación de los consumidores en el mercado de referencia.
En este caso, el Tribunal consideró que casi todos los factores abogaban en favor de la existencia de un riesgo de confusión.
- Fuerza de la marca: "todas las marcas de la ciudad copiadas por el demandado llevan registradas más de cinco años en una u otra clase y son marcas fuertes".
- Similitud de las marcas: sorprendentemente, López admitió que sus marcas copian las marcas de la ciudad.
- Proximidad de los productos y competitividad entre ellos: "Tanto la Ciudad como la Demandada venden los mismos tipos de prendas de vestir que llevan sus respectivas marcas".
- Pruebas de que el usuario principal puede "salvar las distancias" desarrollando un producto para su venta en el mercado del producto del presunto infractor:
"En este caso, el Ayuntamiento afirma que, aunque no vende productos relacionados con el cannabis, es probable que salve la distancia de una forma u otra debido a la legalización de la marihuana recreativa. Muchas agencias de la ciudad, que utilizan la marca registrada NYC en sus logotipos departamentales, como el Departamento de Finanzas, el Departamento de Salud e Higiene Mental, el Departamento de Asuntos del Consumidor, por nombrar algunos, es probable que se involucren en la regulación, aplicación, imposición de impuestos, y el suministro de información a los consumidores con respecto a la marihuana recreativa."
- Pruebas de confusión real del consumidor: el Ayuntamiento afirmó que ya había recibido consultas relacionadas con las marcas de López.
- Prueba de que la marca imitativa fue adoptada de mala fe: "La mala fe en la adopción de la marca puede inferirse en este caso del reconocimiento por parte del demandado de haber copiado las marcas de la Ciudad..."
- Calidad respectiva de los productos: "[La Ciudad] tiene derecho a que los consumidores juzguen la calidad de sus productos sin ser confundidos por los bienes y servicios competidores de la Demandada".
- Sofisticación de los consumidores en el mercado de referencia:
"En este caso, ambas partes venden los mismos tipos de prendas de vestir -incluidas camisetas, sudaderas con capucha y gorras- a consumidores relativamente poco sofisticados y poco perspicaces, dado el precio relativo y la naturaleza de los productos."
Recordatorio: La parodia es una defensa delicada contra la infracción de marca
Vale la pena repetir la lección: hacer valer una defensa de parodia en un caso de marca -especialmente en un entorno comercial- es todo un reto. Hay una diferencia entre utilizar una marca ajena para hacer comentarios políticos o sociales y utilizarla para aumentar las ventas.
Hemos visto a muchas empresas intentar pisar esta línea y acabar pagando un precio por ello, y dado este requerimiento judicial preliminar, New York Cannabis es la última.
