No es ningún secreto que China es la principal fuente mundial de productos falsificados. Apenas pasa un día sin que una empresa estadounidense o europea se ponga en contacto con uno de nuestros abogados especializados en propiedad intelectual para conseguir que se retiren productos falsificados de un sitio de comercio electrónico chino.
Aunque pueda parecer que no hay forma de proteger su marca de los falsificadores en sitios web chinos como Alibaba, en realidad esta idea es falsa. Por lo general, es fácil y barato detener una infracción de la propiedad intelectual cuando se detecta (incluso en China), si se conocen los pasos que hay que dar para ello. Pero antes, repasemos a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de productos falsificados.
¿Qué es una falsificación?
Desde el punto de vista legal, una falsificación es una copia fraudulenta de un artículo. Esta definición incluye desde dinero hasta productos electrónicos o bolsos de lujo. Los listados de productos falsificados siguen siendo un gran problema en mercados chinos de comercio electrónico como Alibaba, Taobao, Tmall y muchos más.
Nuestros abogados tienen una tasa de éxito cercana al 100% en la retirada de productos falsificados de sitios web chinos legítimos de comercio electrónico. Pero nuestro porcentaje de éxito depende en gran medida de que el producto anunciado sea una falsificación, ya que ese término lo definen habitualmente los abogados, no los empresarios.
Cómo detener las falsificaciones chinas
Acabas de descubrir que una empresa china está imitando tu producto. ¿Qué puede hacer? La mayoría de las empresas acuden a sus abogados habituales y les preguntan qué hacer, y la mayoría de los abogados no saben qué hacer.
¿Y ahora qué?
Recurrir a un abogado con experiencia en litigios transfronterizos y falsificaciones en China es su mejor opción. Hay muchas opciones para hacer frente a los falsificadores chinos, y abogados expertos como los del equipo de propiedad intelectual de Harris Sliwoski están aquí para ayudarle a determinar qué es lo mejor para su situación específica.
Preguntas que nos hacemos
Algunas de las preguntas más comunes que nos hacen cuando recibimos un correo electrónico o una llamada pidiéndonos que nos hagamos cargo de un asunto de falsificación en China son:
- ¿Qué registros de propiedad intelectual -incluidos derechos de autor, marcas y patentes- tiene y dónde?
- ¿Cuál de sus registros de propiedad intelectual está infringiendo el falsificador?
- ¿Ha registrado su IP en alguna aduana de algún país?
- ¿Cree usted que posee algún derecho de autor que no esté registrado en ningún sitio, y que el falsificador está utilizando alguno de ellos?
- ¿Sabe algo de la empresa china que cree que está robando sus productos?
- ¿Ha tenido algún trato o contrato previo con esta empresa?
Una vez que conocemos bien su situación, empezamos a discutir los siguientes pasos.
¿Qué opciones tiene?
Si alguien está falsificando sus productos en China, hay varias vías que puede seguir:
- Recurrir a la vía administrativa o contenciosa en China. Puede demandar al falsificador ante un tribunal chino. El arbitraje también puede ser una opción si tiene un contrato con los falsificadores (muy probablemente su propio fabricante) que lo contemple.
- Averiguar quién importa los productos falsificados. A menudo, el importador estadounidense está estrechamente relacionado con la empresa china que está falsificando sus productos.
- Presionar o demandar al importador. Enviar una carta de cese y desistimiento al importador de falsificaciones de sus productos también puede ser una forma eficaz de tratar con la empresa china. Demandar al importador suele tener sentido si la carta de cese y desistimiento no funciona.
- Demandar a la empresa china ante un tribunal estadounidense. Aunque demandar por daños y perjuicios ante un tribunal estadounidense no suele ser la mejor táctica contra un falsificador chino, puede ser una medida inteligente si le permite confiscar fondos u otros activos pertenecientes al falsificador u obtener una orden judicial que bloquee sus ventas.
- Comprobar los registros oficiales de las empresas chinas. A menudo puede utilizar la información de estos registros para convencer a la empresa china de por qué debe dejar de copiar sus productos, especialmente si muestran conexiones estadounidenses de la empresa o de sus propietarios, directivos o consejeros.
- Presentar un caso de la Sección 337 ante la Comisión de Comercio Internacional en Washington, D.C . Un caso de la Sección 337 declara formalmente que se ha producido una infracción. Esta acción es especialmente eficaz si tiene una patente o una marca no registrada que necesita proteger. A menudo puede presentar estos casos sin tener que notificar al demandado chino en virtud de las normas de notificación del Convenio de La Haya.
- Envío de notificaciones de retirada de anuncios fraudulentos de comercio electrónico. La retirada de falsificaciones de sus productos en sitios de comercio electrónico puede ser a menudo rápida, fácil y eficaz. Sin embargo, la facilidad de este proceso depende de la existencia y la calidad de sus registros de propiedad intelectual.
Cómo evitar las falsificaciones de marcas imitadoras chinas
Nunca es demasiado pronto para tomar medidas que impidan a las empresas chinas falsificar sus productos. Lo mejor que puede hacer para proteger sus derechos de autor de las imitaciones chinas es ser proactivo. Planifique ahora sus solicitudes de propiedad intelectual para evitar retiradas (y otras medidas coercitivas) más adelante.
Aunque probablemente pueda sobrevivir a una empresa china que venda una versión mucho más barata de su producto, sus posibilidades de sobrevivir frente a productos que duplican su producto, están legalmente autorizados a utilizar su marca en él y cuestan la mitad que el suyo podrían ser la sentencia de muerte para su empresa. Y esto puede ocurrir si no toma las medidas adecuadas para protegerse de las malas prácticas de sus propios proveedores y otros socios comerciales. Por eso no nos cansaremos de insistir en la importancia de contar con marcas registradas en China y acuerdos de no divulgación, no uso y no elusión (N NN) como parte fundamental de su estrategia de prevención de falsificaciones. Un acuerdo NNN centrado en China protege su propiedad intelectual garantizando que sus proveedores no venderán sus productos por la puerta trasera. Tenga en cuenta que un acuerdo de no divulgación (NDA ) de estilo occidental para China casi con toda seguridad disminuirá su protección de la PI, no la aumentará.
El registro de patentes y derechos de autor en China también es importante para su estrategia, pero, según nuestra experiencia, disponer de una marca en China suele ser la forma más rápida y sencilla de conseguir que se retiren los productos infractores de los sitios web chinos.
Registre su(s) marca(s) en la Oficina de Marcas de China
Registrar sus marcas en la Oficina de Marcas de China es el primer paso esencial para cualquier empresa que fabrique sus productos en China o que se enfrente a una amenaza de falsificación procedente de China.
Aunque a veces es posible eliminar anuncios falsificados de sitios de comercio electrónico chinos orientados al extranjero con un registro de marca de otro país, muchos sitios de comercio electrónico chinos exigen un registro de marca china para conseguir una retirada. Además, suelen actuar mucho más rápido contra los falsificadores si se dispone de un registro.
Esto se debe a que China es un país en el que el primero en presentar la solicitud es el primero en registrarla, lo que significa que el primero en obtener una marca tiene los derechos sobre esa marca, lo que también significa que usted no tiene derechos sobre esa marca hasta que se registra. El registro de la marca le otorga la capacidad jurídica para hacer valer sus derechos sobre esa marca, y debe ser una de las piezas de su estrategia global.
Por lo tanto, es bueno que las solicitudes de registro de marcas en China vayan mucho más rápido ahora que en años anteriores. Nuestros abogados de marcas en China informan de que se tarda unos siete meses desde la solicitud hasta el registro de una marca china.
Para cualquier empresa preocupada por los productos falsificados procedentes de China, el siguiente paso debería ser registrar su marca en las aduanas chinas.
Registre su propiedad intelectual en las aduanas chinas
Registrarse en las aduanas chinas es más una decisión práctica que un requisito legal. Aunque los funcionarios de aduanas de China pueden realizar una búsqueda en el registro de la Oficina de Marcas de China para determinar si las mercancías que están examinando infringen una marca registrada, normalmente solo consultan la base de datos de su agencia.
Básicamente, a menos que se registre por separado en las aduanas chinas, no se molestarán en hacer valer su marca.
Sólo puede registrarse en la Aduana china después de que la Oficina de Marcas le haya expedido un certificado de marca. Aunque el proceso de registro suele prolongarse de tres a cinco meses, merece la pena.
Tendrá que facilitar a la aduana información sobre su empresa, así como sobre la propiedad intelectual que desea registrar. Los documentos específicos suelen incluir:
- Una copia en chino de su licencia comercial o certificado de incorporación
- Una copia del certificado de registro chino de su marca, patente o derecho de autor
- Un poder notarial firmado y ejecutado por el titular de la propiedad intelectual
- Fotografías de las mercancías para las que solicita protección y de su embalaje
Tras aprobar su solicitud, las aduanas se pondrán en contacto con usted cada vez que descubran un envío de mercancías que pueda estar infringiendo su propiedad intelectual. Tendrá tres días laborables para solicitar la incautación de las mercancías. Suponiendo que tome esta medida y deposite una fianza, la aduana inspeccionará el envío por usted.
Si las aduanas concluyen que las mercancías son infractoras, generalmente harán una de estas dos cosas:
- Retirar la marca infractora y donar los productos a una organización benéfica
- Destruir la mercancía si no puede eliminarse la marca
A continuación, deducirán de su fianza los costes asociados al almacenamiento y destrucción de los bienes.
Construir muros de PI fuera de China
Las empresas chinas pueden introducir productos falsificados en el mercado con increíble rapidez, razón por la que a menudo decimos a nuestros clientes que construyan "muros de PI" en países distintos de China. Mientras espera la aprobación de la marca, tener registros en otros países puede ayudarle a proteger su PI.
Por ejemplo, si está vendiendo su producto en Estados Unidos y en España, debe centrarse, entre otras cosas, en conseguir marcas registradas en ambos países lo antes posible. Ninguna de las dos marcas proporcionará técnicamente protección alguna en China, pero aun así pueden ayudar a conseguir que se retiren los anuncios infractores de sitios web similares a Alibaba.
Si encuentra "su" producto en Alibaba cuando la marca aún no está registrada, las posibilidades de que Alibaba lo retire son escasas. Si tiene una marca española, sus posibilidades de retirar un anuncio infractor de Alibaba claramente dirigido a clientes españoles son mayores. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Sin embargo, si dispone de una marca china registrada, sus probabilidades de eliminar el anuncio con éxito aumentan considerablemente.
Igualmente importante es impedir que el producto infractor llegue a España o a los EE.UU. Las aduanas españolas tienen autoridad para bloquear, detener e incautar los productos entrantes que violen los derechos de propiedad intelectual en España y otros países de la UE. Estados Unidos y la mayoría de los demás Estados miembros de la UE tienen procedimientos similares.
Cómo acabar con las falsificaciones de Alibaba y otros sitios web chinos de comercio electrónico
El proceso para registrarse en Alibaba como vendedor es sorprendentemente sencillo. Tras crear una cuenta, los vendedores tienen la opción de convertirse en Proveedores Oro o Verificados. Los proveedores verificados deben someterse a una serie de auditorías de terceros para mantener su estatus.
Dicho esto, no todos los vendedores necesitan verificación para operar en el sitio. Según la Lista de Mercados Notorios de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, los titulares de derechos de propiedad intelectual han denunciado la falta de controles del sitio para investigar a los vendedores y sancionar a los infractores reincidentes. Esto crea un caldo de cultivo para los falsificadores.
Afortunadamente, casi todos los sitios chinos de comercio electrónico, incluida la familia de sitios Alibaba, disponen de procedimientos internos formales para eliminar listados de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Debe seguir estos procedimientos al pie de la letra para conseguir que estos sitios web retiren los listados infractores. Antes de empezar, debes aportar documentación que lo demuestre:
- Tú existes
- Usted es el titular de la propiedad intelectual
- Usted tiene los derechos sobre la propiedad intelectual en cuestión
Sólo podrá presentar una solicitud de retirada una vez que haya presentado estos documentos y recibido la verificación del sitio de comercio electrónico.
Suponiendo que todo vaya bien, la mayoría de los sitios de comercio electrónico retirarán los productos falsificados más o menos una semana después de que usted presente su solicitud de retirada. Pero cuando las cosas no van bien -lo que, a juzgar por el volumen de llamadas telefónicas y correos electrónicos que recibimos sobre este tema, ocurre con bastante frecuencia- es vital tener a su lado a una persona que hable chino, entienda la legislación china sobre propiedad intelectual y tenga experiencia en tratar con el sitio web concreto que publica falsificaciones de sus productos.
El trabajo de esta persona consistirá en comunicarse con los empleados de mayor nivel de los sitios para explicarles por qué el anuncio infringe su propiedad intelectual. A veces, nos damos cuenta de que plantear constantemente el problema a los niveles superiores de la empresa es eficaz para conseguir que retiren los productos, sobre todo cuando les dejamos claro que las cosas les resultarán más fáciles si retiran los listados.
La experiencia también es importante. El historial de su empresa en el tratamiento de reclamaciones por falsificación de Alibaba suele desempeñar un papel importante en la rapidez con la que se resuelve el problema - ellos lo llaman su "mecanismo de buena fe". Recurrir a un bufete de abogados con un historial probado de presentaciones fiables suele ser la mejor manera y la más rápida de conseguir que se retiren los anuncios falsificados.
¿Cómo funciona el proceso?
Alibaba permite a las empresas presentar denuncias sobre cualquier infracción de la propiedad intelectual -incluidas patentes, marcas y derechos de autor- a través de la Plataforma de Protección de la Propiedad Intelectual de Alibaba (Plataforma IPP).
Tenemos una cuenta en Alibaba que nos permite solicitar la eliminación de enlaces que infringen las IP de nuestros clientes. Para ello, enviamos lo siguiente:
- La "licencia comercial" de nuestro cliente
- Cualquier documento oficial de registro de la propiedad intelectual
- A veces, un poder firmado por el cliente autorizándonos a presentar las denuncias en su nombre.
- Número(s) de registro de PI
- Título de la PI
- Nombre del titular de la PI
- Tipo de PI
- País de registro
- Período de vigencia del registro de PI
- Periodo de tiempo durante el cual el titular de los derechos de propiedad intelectual desea protegerlos
Una vez que Alibaba verifica la información facilitada, proporcionamos los enlaces infractores. Alibaba casi siempre retira los listados con bastante rapidez.
Tenga en cuenta que sólo el propietario de los derechos de autor o de la marca o su representante autorizado pueden realizar solicitudes de retirada, y los sitios varían en cuanto al tipo de autenticación que exigen. Aunque prácticamente todos los sitios exigen un poder, los grandes sitios chinos conocen lo suficientemente bien a nuestros abogados como para no exigirnos casi nunca que les proporcionemos un documento formal de poder para conseguir una retirada.
Además, necesitaremos pruebas de que ha registrado su IP en algún sitio. Como ya hemos dicho, aunque algunos sitios chinos retiran productos con registros de propiedad intelectual extranjeros, los registros chinos son siempre mejores. China está legalmente obligada a reconocer los derechos de autor de las personas que pertenecen a países que son parte del Convenio de Berna, pero tener un registro de derechos de autor, y especialmente uno chino, facilitará las cosas.
En el caso de las reclamaciones relativas a derechos de patente, también tenemos que demostrar la conexión entre el anuncio falsificado y la propiedad intelectual que se está infringiendo. Normalmente, Alibaba envía nuestra reclamación a la parte infractora.
A continuación, el vendedor infractor dispone de tres días laborables para responder a la retirada con una contranotificación, que consiste en afirmar que el vendedor es el propietario de los derechos de autor. Si presentan una reclamación, tendremos que rechazarla, y entonces Alibaba se encargará de la "disputa". Como es de imaginar, los falsificadores casi nunca presentan una denuncia cruzada. La mayoría de las veces, simplemente se escabullen.
Pero si su caso es como cualquiera de los otros casos en los que hemos trabajado, no terminará ni siquiera después de que se retiren las falsificaciones. Una vez que comienza el proceso de retirada, prácticamente continúa para siempre. Los falsificadores no se dan por vencidos cuando se retira la primera carga, por eso las empresas nos contratan para que vigilemos e informemos. Una vez que hemos eliminado las falsificaciones existentes, analizamos los pasos siguientes que tienen sentido para su empresa y su situación.
También intentamos averiguar quién está falsificando, cómo lo hace y si se puede hacer algo para detenerlo o ralentizarlo. A menudo, descubrimos que los falsificadores de nuestros clientes son sus propias fábricas o distribuidores. Contar con un acuerdo NNN en China puede ayudar a evitar que esta situación afecte a su empresa.
¿Y las falsificaciones en otros mercados chinos?
Hemos obtenido resultados similares con otros mercados en línea líderes y legítimos de China, como JD.com y DHgate. Pero, como era de esperar, los mercados más pequeños e imprecisos de China son más problemáticos en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual.
Estos sitios web más pequeños suelen carecer de instrucciones claras en su sitio web, por lo que a menudo tenemos que ponernos en contacto con alguien directamente por teléfono para iniciar el proceso. Dicho esto, salvo en las raras ocasiones en las que tratamos con un sitio pirata, los mercados de comercio electrónico de China no suelen querer ser demandados por alojar artículos falsificados. Mientras hagamos todo el trabajo por ellos, casi siempre retirarán los productos y contenidos fraudulentos.
¿Debe presentar una demanda?
Aunque nuestros abogados especializados en propiedad intelectual en China han tenido éxito con casi todas las solicitudes de retirada que hemos presentado, hay algunos límites a lo que se puede hacer más allá de eliminar las infracciones de derechos de autor de Alibaba.
No aconsejamos demandar a estos sitios web hasta que no hayamos intentado retirar los anuncios falsificados y no lo hayamos conseguido. Las demandas son caras y, a juzgar por nuestro historial de retiradas, lo más probable es que nunca tengamos que interponer una en su nombre.
Si está pensando en demandar a la empresa infractora, deberá asegurarse de que su caso es sólido y de que la demanda se presenta en la jurisdicción adecuada. Una demanda inteligente puede aumentar significativamente las posibilidades de que se ejecute la sentencia.
Recuerda: La ira no es una estrategia
Las empresas que ven imitaciones de sus productos suelen querer hacer "cualquier cosa" para impedirlo, pero no siempre es el mejor uso de su tiempo y dinero.
En general, si no vende bien en un país o no tiene previsto vender allí, no merece la pena dedicar tiempo y dinero a intentar impedir las imitaciones. Lo mismo ocurre con las imitaciones con las que sus productos no compiten realmente.
Permítanme explicarles a qué me refiero. Hace muchos años, fui a una galería de arte de Hanoi y vi un cuadro que me encantaba por unos 4.500 dólares. Más tarde, ese mismo día, vi falsificaciones de ese cuadro que se vendían por sólo 50 dólares. Acabé comprando el original, que ahora cuelga de una pared de mi despacho.
Aunque era mucho más barato, ni una sola vez me planteé comprar la copia porque carecía de todo lo que tenía el original. Quería una obra de arte bonita y bien hecha, no el equivalente de lo que cuelga en las habitaciones de un Holiday Inn Express.
El sentido de esta anécdota es que las imitaciones baratas suelen ir dirigidas a personas que nunca comprarían el producto auténtico. La persona que compra la imitación de 50 dólares no es la que podría comprar el original de 4.500 dólares. Se trata de dos mercados y dos clientes diferentes. Aunque es absolutamente necesario retirar los anuncios infractores si interfieren con sus ventas, considere si merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo a perseguir productos que en realidad no amenazan su marca.
Mis derechos de autor no están registrados. ¿Puedo retirar las imitaciones de Alibaba?
En cualquier situación, lo mejor que puede hacer es registrar primero su propiedad intelectual y, a continuación, buscar las protecciones que proporciona un estatus registrado. Pero, ¿qué debe hacer si sus derechos de autor no están registrados?
Si bien el registro de los derechos de autor es una forma más clara de demostrar la propiedad, la plataforma IPP de Alibaba permite la retirada de derechos de autor no registrados, y nuestros abogados internacionales especializados en propiedad intelectual han tenido éxito en esta tarea para nuestros clientes.
Al igual que en el caso de los derechos de autor registrados, debemos presentar una declaración de reivindicación de derechos de autor a través de la plataforma IPP para demostrar la titularidad. Los requisitos de presentación son los siguientes:
- Su alegación de que determinados enlaces contienen obras suyas protegidas por derechos de autor y de que se están utilizando sus derechos de autor sin su consentimiento.
- Su nombre
- Prueba de la reasignación de la propiedad, si usted no es el creador
- Fecha, hora y lugar de creación
- Método de creación - por ejemplo, fotografía, programación o grabación
- Fecha de la primera publicación
- Pruebas de la primera publicación, como la ubicación exacta de la obra protegida por derechos de autor en un sitio web o catálogo oficial
- Descripción de las principales características de la obra protegida por derechos de autor
Este proceso suele llevar más tiempo que si los derechos de autor se registraran con una representación de la obra: unos tres días laborables si se ha presentado toda la información requerida.
Para la mayoría de las empresas, esto no es un proceso de bricolaje. Si no envías todo correctamente, tu solicitud de retirada de derechos de autor será enviada al purgatorio antes de que te enteres de que tu solicitud ha sido denegada.
Si Alibaba decide establecer la titularidad de tus derechos de autor, recibirás el siguiente correo electrónico:
"尊敬的XX, 您好： 欢迎您使用阿里巴巴集团知识产权保护平台。 您在本平台提交的知识产权XX著作权权属证明已审核通过请登陆http://ipp.alibabagroup.com查看并进行其它操作。感谢您对阿里巴巴集团知识产权保护工作的关注和参与！ 阿里巴巴集团知识产权保护团队 Estimado XX, Bienvenido a la Plataforma de Protección de la Propiedad Intelectual de Alibaba. Su prueba de derecho de propiedad intelectual XX著作权 enviada ha sido autenticada correctamente. Por favor, inicie sesión en http://ipp.alibabagroup.com para ver y proceder con otras acciones. Gracias por su atención y participación en nuestra protección de la propiedad intelectual. Equipo de protección de la propiedad intelectual de Alibaba"
Ahora que Alibaba ha establecido su titularidad de los derechos de autor no registrados, puede empezar a presentar reclamaciones por cada artículo infractor dentro de la Plataforma IPP. Deberá proporcionar hipervínculos individuales a cada página en la que aparezcan los artículos en todos los portales de Alibaba, incluidos Taobao, AliExpress y Tmall, entre otros.
Puede seguir un proceso similar para los litigios en otros sitios web conocidos, como DHgate y JD.com. Intentar acabar con las falsificaciones de PI no registrada en otros mercados puede resultar complicado, por lo que buscar ayuda legal es una buena idea para la mayoría de las empresas.
Reflexiones finales
La cuestión es la siguiente. Muchas empresas tienen imitaciones de sus productos que se venden en Alibaba o sitios web similares, y estas imitaciones afectan negativamente a las ventas de los productos auténticos. Incluso después de presentar con éxito una denuncia, mantener las imitaciones fuera de estos sitios es como jugar al Whac-A-Mole: tan pronto como las eliminas, aparece una nueva ronda para reemplazarlas.
Entonces, ¿qué puedes hacer? Muy sencillo. Asegúrese de registrar su propiedad intelectual china en el organismo pertinente, así como de registrarla en las aduanas chinas. Aunque estas medidas no le librarán por completo de las falsificaciones, sin duda le facilitarán su eliminación. Y si tiene que retirar listados de productos infractores que ya existen, querrá tener a su lado a alguien con experiencia.
¿Qué opina usted? ¿Ha tenido algún problema con los sitios web de imitaciones chinas?
