Tanto aquí en el blog como en el día a día con nuestros clientes, nuestros abogados especializados en China siempre destacan las ventajas de conceder licencias de productos, propiedad intelectual, marcas, tecnología y contenidos en China. Los acuerdos de licencia resultan convenientes en muchas circunstancias, pero son especialmente recomendables en situaciones en las que resulta difícil o imposible introducir tu producto, tecnología o contenido en China por cualquier otro medio. Con la pandemia del coronavirus, introducir productos en China se ha vuelto más difícil.
Registra tu propiedad intelectual en China
En primer lugar, antes de conceder una licencia a cualquier persona en China, debes registrar tu propiedad intelectual en ese país. Esto implica registrar no solo tus marcas comerciales en inglés, sino también las versiones en chino de dichas marcas. Si las versiones en chino no existen, es el momento de crearlas. Esto también implica registrar los derechos de autor de cualquier contenido relevante. China es signataria del Convenio de Berna y, por lo tanto, un derecho de autor válido en EE. UU. o Europa es válido en China sin necesidad de registro; sin embargo, a efectos prácticos, es mucho más fácil hacer valer un derecho de autor en China si lo ha registrado allí. Esto suele implicar registrar también sus patentes en China.
No delegue la tarea de registrar su propiedad intelectual en China en su licenciatario chino. Es posible que los intereses del licenciatario no siempre coincidan con los suyos.
Una vez que haya registrado su propiedad intelectual en China, debe redactar un contrato ejecutable para proteger sus intereses en China frente a su licenciatario chino. Un contrato con la filial de Hong Kong del licenciatario, en el que las controversias se resuelvan mediante arbitraje en Hong Kong (o en cualquier otro país distinto de China continental), no permite alcanzar estos objetivos en China continental.
Qué debe incluir un acuerdo de licencia de contenidos en China
Un contrato de licencia de contenidos para China redactado correctamente debe abordar las siguientes cuestiones:
1. Debe asegurarse de que el licenciatario sea la entidad china real que vaya a conceder la licencia del producto, la tecnología o el contenido, y no una filial de Hong Kong. Como consecuencia, debe elegir la legislación y la jurisdicción adecuadas para su litigio. Si desea demandar a una empresa china por incumplir su contrato al utilizar su propiedad intelectual en China, elija la legislación china y la resolución de litigios a través de los tribunales chinos de la sede del licenciatario chino. Véase «Contratos en China: hágalos ejecutables o no se moleste» y«Contratos en China. Observando cómo se elabora la salchicha jurisdiccional».
El problema de contratar con una empresa de Hong Kong no radica tanto en que dicha empresa pueda ser una sociedad ficticia sin activos (aunque suele ser el caso). Más bien, el problema es que es poco probable que cualquier resolución judicial dictada en Hong Kong tenga validez en la República Popular China y, si se conceden licencias de contenidos a China, es allí donde se desarrollarán los hechos. Podría argumentarse: «Recurriremos al arbitraje en Hong Kong, pero estipularemos que se aplique la legislación china». Por diversas razones, eso casi nunca funciona, sobre todo si el demandado es una empresa de Hong Kong. Mientras tanto, la infracción en China continúa.
2. Establezca el pago por adelantado de la cuota de licencia en una cuantía que haga que el acuerdo le resulte rentable incluso si el contrato se rescinde antes de tiempo. Véase«Acuerdos de licencia en China: conceptos básicos». Establezca una indemnización contractual sustancial por el retraso o el impago de la cuota de licencia, y no facilite a la parte china ninguno de sus contenidos hasta que haya abonado la cuota de licencia y los fondos se hayan ingresado en su cuenta bancaria.
3. Establecer indemnizaciones contractuales sustanciales por (1) la rescisión anticipada y (2) cada caso de incumplimiento. No se moleste en incluir largas disposiciones sobre medidas cautelares. A diferencia de los sistemas de derecho consuetudinario de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia, la indemnización por daños y perjuicios no está en desuso en la legislación china. De hecho, la indemnización por daños y perjuicios está bien establecida en China y cuenta con el respaldo de la ley. Por otra parte, aunque los jueces chinos pueden estar legalmente facultados para dictar órdenes cautelares, prácticamente carecen de poder para garantizar que dichas medidas se cumplan. Por esta razón, los jueces chinos se muestran reacios a dictar una orden que saben que probablemente será ignorada. En su lugar, tratarán de convertir cada decisión en una orden de pago de una suma determinada en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Incluir una cláusula de indemnización por daños y perjuicios ofrece al juez chino una hoja de ruta. Y lo que es más importante, dado que las empresas chinas conocen bien el poder de las cláusulas de indemnización por daños y perjuicios, el mero hecho de incluir una en su contrato aumenta considerablemente las probabilidades de que su contraparte china cumpla dicho contrato.
4. Las indemnizaciones contractuales deben constituir una estimación de buena fe del importe real de los ingresos que perdería el licenciante en caso de rescisión anticipada. Estos importes no están garantizados, incluso si el demandante gana el juicio: en el juicio, el demandado puede alegar que la indemnización contractual es demasiado elevada y el demandante puede alegar que es demasiado baja. Véase «China Contract Damages Done Right». La utilidad de los daños y perjuicios contractuales radica en que, cuando un demandante solicita el embargo preventivo de activos, los tribunales chinos casi siempre lo autorizan por un importe equivalente a los daños y perjuicios contractuales, siempre que dicho importe esté especificado en el contrato. Por el contrario, si el contrato prevé medidas cautelares y una indemnización por daños y perjuicios en una cuantía que se determinará en el juicio, es prácticamente imposible obtener una orden de embargo. Repito: a las empresas chinas no les gusta poner sus activos en riesgo de ser embargados, por lo que contar con una cláusula de indemnización por daños y perjuicios en el contrato es un gran elemento disuasorio para que dicha empresa incumpla su acuerdo de licencia de contenidos en China.
Cabe señalar también que un órgano de arbitraje no puede dictar una orden de embargo de bienes ejecutable y que, además, resulta prácticamente imposible obtener dicha orden de un tribunal situado fuera del distrito en el que se encuentran los bienes. Por eso, normalmente preferimos interponer la demanda en la «ciudad de origen» del demandado, aunque esto pueda parecer contradictorio para los abogados a quienes se les ha enseñado a evitar que se les«juzgue en su propia ciudad». El sistema judicial chino minimiza el favoritismo hacia la ciudad de origen al otorgar un derecho automático a un recurso de apelación de novo ante un tribunal superior situado en otra ciudad.
5. La norma general en la interpretación de los contratos en China es que todo lo que no figure en el contrato se considera inexistente. Esto significa que debes incluir en el contrato todas las cláusulas de protección que desees para evitar que tu licenciatario chino te robe tu propiedad intelectual. El contrato con tu licenciatario es tu mejor oportunidad para controlar a tu licenciatario chino y protegerte. Aprovecha esta oportunidad utilizando un contrato que realmente te permita lograr esos objetivos.
Si tu contraparte china se niega a firmar un contrato que contemple lo anterior, probablemente deberías replantearte si conviene cerrar el trato.
Para obtener más información sobre los contratos de licencia en China, consulta «Acuerdos de licencia en China: conceptos básicos»y«Nueve consejos para la concesión de licencias en China».
Además de necesitar un contrato específico para China en tus acuerdos de concesión de licencias en ese país, también debes asegurarte de registrar tu acuerdo de concesión de licencias ante las autoridades gubernamentales chinas competentes. El otro día, una empresa me preguntó qué ocurre con los acuerdos de concesión de licencias que no están registrados, y le respondí lo siguiente:
Al Gobierno chino le gusta tener constancia de todos los acuerdos de licencia, por lo que exige que se registren. No está del todo claro qué ocurre si no se registran, pero se dice que las empresas chinas utilizan esto como excusa para no pagar y que los tribunales chinos han esgrimido la falta de registro como motivo para no admitir a trámite un litigio sobre el contrato de licencia.
Por eso siempre registramos nuestros acuerdos de licencia: es fácil y muy económico. Además, lo hacemos para que el licenciatario chino sepa que nuestro cliente sabe lo que hace y, de este modo, disuadir aún más de cualquier incumplimiento.
Si tienes algún problema con tu licenciatario chino, quizá lo mejor sea que registres tu contrato de licencia ahora mismo. No estoy seguro de si esto es posible —creo que sí—, simplemente porque nunca hemos tenido que hacerlo. Pero creo que más vale tarde que nunca.
¿Qué se está viendo últimamente en cuanto a acuerdos de licencia en China?
