Como de costumbre, hemos seguido de cerca los litigios activos y en ciernes sobre marcas registradas en el sector del cannabis, y el ejemplo más reciente afecta a la institución de las Girl Scouts. A modo de antecedentes, he aquí algunas de las otras disputas que hemos cubierto en el pasado:
- La demanda contra Kiva pone de manifiesto los continuos problemas de la industria del cannabis con las marcas registradas
- Litigios sobre marcas de cannabis: Responsabilidad de la plataforma web (Mr. T contra Leafly)
- Un nuevo litigio de marcas contra los productos de cannabis "Stoney Patch" denuncia una tendencia de imitación en el sector
- UPS demanda a varias empresas de reparto de cannabis por infracción de marca
- El caso "Tiger Hemp Beer": Limpie sus marcas de cannabis antes de presentarlas
- OTRO caso de infracción de marca de cannabis: Tapatio Foods presenta una demanda
- Lo que NO debe hacer con su marca de cannabis: El litigio por la infracción de la marca Gorilla Glue
Según un reciente artículo de Forbes, la empresa californiana de comestibles de cannabis Kaneh Co. promocionaba sus galletas con cannabis como similares a varias de las marcas de galletas de las Girl Scouts. Según el artículo, Kaneh comparaba sus "caramelos de coco tostado ('salpicados de vainilla y sal marina') con las Samoas de las Scouts; sus galletas de azúcar y limón con las limonadas de las Scouts; y sus Salted Toffee Blondies ('un blondie de azúcar moreno con trocitos de toffee y una generosa dosis de sal marina') con las galletas Toffee-tastic de las Scouts". Todas estas descripciones se incluyeron en un anuncio enviado por correo electrónico de los productos de Kaneh, y un representante de Kaneh declaró que la comparación con las Girl Scouts no aparecería en ningún anuncio impreso o en línea.
A las Girl Scouts, sin embargo, no les hizo ninguna gracia que Kaneh comparara sus productos con las galletas de las Girls Scouts, sobre todo por su relación con el cannabis. Un comunicado de las Girl Scouts decía: "Consideramos que ... ese uso de nuestras marcas [nombres de galletas] es una apropiación indebida, que nos tomamos en serio y, cuando proceda, [enviaremos] una solicitud de cese y desistimiento".
No es la primera vez que las Girl Scouts se enfrentan a una empresa cannábica, ya que anteriormente se opusieron al uso del nombre de la variedad "Girl Scout Cookies". Ver: Cómo un dispensario de hierba de Los Ángeles cabreó a las Girl Scouts.
Francamente, es comprensible que una organización juvenil se oponga al uso de su propiedad intelectual junto con una sustancia controlada de la Lista I. Pero lo interesante de la actual disputa de las Girl Scouts con Kaneh por el uso de su propiedad intelectual es que el representante de las Girl Scouts no argumentó que Kaneh estuviera infringiendo las marcas registradas de las Girl Scouts (como fue el caso en las disputas que hemos cubierto en el pasado y a las que hemos hecho referencia más arriba). En su lugar, el representante afirmó que ese uso de los nombres de las galletas de las Girl Scouts era una "apropiación indebida", y ésta es una distinción importante.
Como ya hemos dicho, una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño que identifica y distingue la procedencia de los productos de una parte de los de otras. Y la infracción de marca es el "uso no autorizado de una marca comercial o de servicio sobre o en relación con bienes y/o servicios de forma que pueda causar confusión, engaño o error sobre el origen de los bienes y/o servicios". En el caso que nos ocupa, las Girl Scouts se verían en apuros para demostrar que el uso por parte de Kaneh de los nombres de sus galletas (que están protegidos por registros de marca), podía causar confusión o error en el consumidor sobre el origen de los productos, ya que Kaneh sólo hacía referencia a las galletas de forma comparativa, para explicar a los clientes a qué sabían sus galletas. De hecho, esta forma comparativa de uso dejaría muy claro a los clientes que las galletas de Kaneh no eran galletas Girl Scouts.
Pero, ¿están autorizadas las empresas a hacer este tipo de declaraciones comparativas? ¿Y qué es la "apropiación indebida" en el contexto de las marcas? La teoría de la apropiación indebida en el contexto de las marcas es tenue, pero existen tres elementos básicos (J. THOMAS MCCARTHY, 2 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 10.72 (4ª ed. 2006)):
- El demandante ha realizado una inversión sustancial de tiempo, esfuerzo y dinero en la creación de la cosa objeto de apropiación indebida de tal manera que el tribunal puede caracterizar esa "cosa" como una especie de derecho de propiedad [el elemento de creación].
- El demandado se había apropiado de la "cosa" a un coste escaso o nulo, de modo que el tribunal puede calificar la acción del demandado de "cosechar donde no ha sembrado" [el elemento de apropiación].
- El demandado ha perjudicado al demandante con la apropiación indebida [el elemento de perjuicio].
La idea en este caso sería que Kaneh se estaba aprovechando de la buena voluntad que las Girl Scouts han trabajado para establecer a lo largo de los años. Pero también hay excepciones de "uso leal" a la infracción de marca, incluida la publicidad comparativa. No está claro si esos principios de publicidad comparativa se aplicarían en este caso, ya que las galletas tradicionales de las Girl Scouts pertenecen a una categoría de productos completamente distinta de la de las galletas con cannabis. Aún así, es algo que todos los propietarios de negocios de cannabis deben tener en cuenta. El uso de la marca de otra empresa en la publicidad comparativa puede estar permitido en determinadas circunstancias, pero las empresas deben tener mucho cuidado para evitar anuncios que puedan considerarse falsos y engañosos.
Aunque piense que el uso que hace de una marca ajena no constituye una infracción de marca, o que su uso entra dentro de una excepción de uso leal como la publicidad comparativa, es importante tener en cuenta las demandas que podrían interponerse contra usted como la apropiación indebida, o la publicidad falsa y engañosa, y es importante que consulte este tipo de anuncios con su abogado especializado en propiedad intelectual.
