Durante los últimos años, hemos seguido y escrito extensamente sobre los litigios relacionados con marcas registradas en el ámbito del cannabis, sobre los que puede leer aquí:
- UPS demanda a varias empresas de reparto de cannabis por infracción de marca registrada
- El caso «Tiger Hemp Beer»: comprueba tus marcas registradas relacionadas con el cannabis antes de presentar una solicitud
- Otro caso más de infracción de marca registrada relacionada con el cannabis: Tapatio Foods presenta una demanda
- Lo que NO debes hacer con tu marca de cannabis: la disputa por la infracción de la marca registrada Gorilla Glue
El último caso de esta serie de litigios sobre marcas registradas relacionadas con el cannabis fue presentado en el Distrito Central de California el 19 de julio de 2019 por Mondelez Canada Inc. («MCI»), propietaria de la marca de caramelos Sour Patch, contra Stoney Patch, fabricante de caramelos con infusión de cannabis en California. En la primera frase de su demanda, Mondelez señala:
Se ha observado una tendencia creciente entre los fabricantes de productos de cannabis, incluidos los productos comestibles con tetrahidrocannabinol («THC»), a comercializar sus productos copiando y apropiándose indebidamente de los colores, sabores, nombres y envases de aperitivos y dulces populares.
Como lo demuestra la lista de casos similares que hemos mencionado anteriormente, no podemos decir que estemos en desacuerdo con esta afirmación, aunque también hemos visto este tipo de imitaciones de productos desde los inicios de la marihuana medicinal. La única diferencia es que, con la creciente legitimidad del cannabis regulado, las grandes empresas como MCI están empezando a prestar atención a lo que ocurre en el mercado.
Un aspecto novedoso del caso Stoney Patch es que MCI alega que Stoney Patch está infringiendo la legislación del estado de California al vender caramelos que se parecen a los caramelos gomosos de la marca SOUR PATCH, ya que estos caramelos se comercializan para atraer a los niños, algo que está prohibido por la Ley de Regulación y Seguridad del Uso Medicinal y para Adultos (MAUCRSA, por sus siglas en inglés):
Haciendo caso omiso de la legislación de California, de las preocupaciones por la seguridad pública y de los derechos de MCI, los demandados han diseñado intencionadamente sus productos de gominolas con THC para copiar la marca SOUR PATCH de gominolas de MCI, establecida desde hace mucho tiempo. Los demandados han adoptado el nombre de marca STONEY PATCH, que puede prestarse a confusión, han copiado el aspecto del producto real de MCI y han copiado el aspecto del envase que se ha asociado durante mucho tiempo con los caramelos SOUR PATCH de MCI. Dichas acciones tienen el efecto de hacer que los productos de gominolas con THC vendidos por los demandados resulten más atractivos para los niños y sea más probable que estos los consuman por error. Además, dichas acciones son contrarias al negocio y la reputación del demandante».
Curiosamente, no está claro si los productos Stoney Patch son realmente fabricados por una empresa de cannabis con licencia de California. Al parecer, MCI ha tenido dificultades para localizar a la entidad que fabrica los productos Stoney Patch, ya que el embalaje de los productos no indica quién es el fabricante y tampoco parece que tengan una página web más allá de su página de Instagram. Al no indicar un fabricante con licencia en el embalaje, el fabricante de los productos Stoney Patch está infringiendo la normativa de fabricación de cannabis de California.
MCI pretende impedir que Stoney Patch se aproveche injustamente de la buena reputación de la marca SOUR PATCH y empañe los derechos de propiedad intelectual de MCI, y solicita una indemnización por daños y perjuicios y medidas cautelares por infracción deliberada de marca registrada, dilución y competencia desleal en virtud de la Ley Lanham y la legislación del estado de California. La demanda cita que Sour Patch Kids se presenta «en una bolsa distintiva que tiene un centro amarillo con toques verdes en los bordes que permiten que el amarillo se vea a través... [con] las palabras SOUR, PATCH y KIDS apiladas una encima de la otra en los colores verde, naranja y rojo, respectivamente... [y] el eslogan «Sour then Sweet» (Ácido y luego dulce)... en la parte superior izquierda». El envase muestra además la apariencia de las gominolas en forma de niños alrededor del exterior del envase. El envase de Stoney Patch es «prácticamente idéntico», alegó Mondelez. Sigue la misma combinación de colores, tiene las palabras STONEY y PATCH apiladas una encima de la otra en verde y naranja, y el eslogan «Sour & Sweet then Stoned» en la parte superior izquierda. En lugar de gominolas en forma de niños alrededor del exterior del envase, hay hojas de marihuana. El producto en sí también es idéntico, salvo que las gominolas con forma de humanoide tienen un solo ojo en lugar de dos. Basándonos en las pruebas presentadas en la demanda, creemos que las alegaciones de MCI son sólidas. Las imágenes del envase presuntamente infractor lo dejan bastante claro:
Probablemente sea un buen momento para recordar que la parodia no es una defensa contra la infracción de marcas registradas en este tipo de contexto comercial. Hay una línea divisoria entre utilizar la marca de otro para hacer comentarios políticos o sociales y utilizar la marca de otro para ganar reconocimiento y aumentar las ventas de tu propio producto. Ya hemos escrito anteriormente sobre empresas de cannabis que han intentado falsificar marcas conocidas y han pagado un alto precio por ello. Hershey's, por ejemplo, inició múltiples demandas contra empresas que comercializaban productos de chocolate con cannabis con nombres como «Mr. Dankbar», «Reefer's Peanut Butter Cups», «Hasheath» y «Ganja Joy», todos ellos destinados a imitar a sus homólogos de Hershey's sin cannabis. Estos casos se resolvieron finalmente fuera de los tribunales.
El problema con este tipo de «parodias» es doble. La primera preocupación es la probabilidad de confusión, y la segunda se refiere a la dilución o el deterioro. Si existe suficiente similitud entre la parodia y la marca original, el tribunal considerará que se ha producido una infracción basada en la probabilidad de confusión. Esto significa que las marcas son lo suficientemente similares como para causar confusión entre los consumidores en cuanto al origen del producto (y confusión entre los niños en cuanto a qué producto es un dulce y cuál es cannabis), y las grandes marcas obviamente no quieren que otras empresas se aprovechen del éxito de sus marcas comerciales.
La segunda cuestión, la dilución o el deterioro, suele ser un medio bastante débil para atacar una parodia de marca registrada. Sin embargo, debido a la ilegalidad de la marihuana a nivel federal, argumentar que una versión con cannabis de un producto popular «deteriora» una marca famosa no es descabellado. MCI, que comercializa sus productos para niños, no quiere que los consumidores piensen en «Stoney Patch» cada vez que compran productos SOUR PATCH.
Un argumento basado en la Primera Enmienda para defender la parodia siempre es más fácil de plantear en un contexto no comercial, en el que la parodia de una marca no se utiliza en relación con ningún producto o servicio. Esto refuerza el argumento de que la parodia solo tiene por objeto expresar una idea y no generar beneficios basados en el reconocimiento de la marca. En segundo lugar, el grado de similitud entre una «parodia» y la marca original marca una gran diferencia. Cuanto más similares sean las marcas, más probable es que el tribunal considere que existe infracción por riesgo de confusión. En tercer lugar, el descrédito es un problema mucho mayor en el contexto de las marcas de marihuana que en la mayoría de los demás sectores, y puede ser una forma de que las empresas consolidadas ataquen las marcas infractoras. Y, por último, incluso si cree que tiene un argumento sólido para defender su marca basándose en la parodia o en la Primera Enmienda, el coste de litigar con empresas como MCI o Hershey's podría muy bien llevarle a la quiebra, incluso en el improbable caso de que ganara el juicio.
Habiendo defendido ya algunos de estos casos, podemos decirle que no vale la pena correr el riesgo. Considere esto como otro recordatorio amable para que se abstenga de utilizar la marca de otras empresas, incluso si cree que lo está haciendo a modo de parodia.
