¿Quién debe ser el propietario de sus marcas: usted o su empresa?

¿A quién deben pertenecer sus marcas?

Al poner en marcha una empresa, registrar una marca en los países en los que opera (incluido el país en el que fabrica) suele ser, y con buen criterio, uno de los primeros pasos que dará como empresario para proteger su marca.

Pero rápidamente surge una pregunta engañosamente sencilla: ¿Quién debe ser el propietario de la marca? ¿Usted como persona física o su entidad corporativa (como una SRL o una sociedad)? Si tiene varias entidades corporativas, ¿a cuál de ellas?

Esta decisión puede tener implicaciones legales, operativas e incluso fiscales, sobre todo cuando su empresa crece, contrata socios o se enfrenta a problemas financieros o legales. Analicemos los pros y los contras de cada enfoque y por qué es fundamental la coherencia entre los documentos legales y el uso en el mundo real.

Opción 1: Titularidad individual de la marca

Algunos empresarios optan por registrar la marca a su nombre personal, aunque sus productos o servicios se vendan a través de una empresa.

Pros:

Control directo: Usted conserva personalmente la propiedad de la marca, aunque la entidad comercial cambie o se disuelva.
Continuidad: Si la empresa se reestructura, se vende o atraviesa dificultades financieras, la propiedad personal de su marca puede protegerla para que no se considere un activo empresarial.
Uso flexible entre empresas: Puede conceder licencias de la marca a diferentes empresas o proyectos que controle sin transferir la propiedad.

Precauciones:

Necesidad de documentación: Si su LLC o corporación está utilizando la marca en el comercio, debe documentar la relación, normalmente a través de un acuerdo de licencia de marca entre usted y la entidad.
Riesgo de incoherencia: Si la solicitud de marca dice que usted es el propietario, pero todo el uso en el mundo real (como su sitio web, envases, redes sociales) apunta a la empresa, su propiedad puede ser cuestionada.
Potencial de confusión en litigios o quiebras: Los tribunales pueden hacer caso omiso de las reclamaciones de propiedad personal si parece que la empresa fue la verdadera usuaria o compradora de la marca.
Pasaporte obligatorio: Los solicitantes de marcas individuales en China deben proporcionar una imagen de la página de datos de su pasaporte a la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA). No se aceptan carnés de conducir ni otras formas de identificación, lo que significa que no es posible presentar una solicitud individual sin un pasaporte válido. Además, la CNIPA no acepta pasaportes de Taiwán o BN(O) como identificación válida.

Buenas prácticas:

Cree un acuerdo de licencia sencillo que permita a la entidad utilizar la marca y especifique que usted conserva la propiedad.
Haga que la empresa emita una resolución reconociendo la licencia y declarando que no reclama la propiedad.

Opción 2: Titularidad corporativa de la marca

Alternativamente, puede registrar la marca a nombre de su LLC o corporación. Por lo general, será la misma entidad a través de la cual realiza sus actividades comerciales. Sin embargo, en algunos casos, puede tener sentido utilizar una entidad separada cuya función principal sea poseer marcas registradas y otra propiedad intelectual. Algunas empresas constituyen una sociedad de cartera independiente sólo para la propiedad intelectual. Esto puede aislar la propiedad intelectual de los pasivos de la empresa y facilitar la concesión de licencias a múltiples empresas, pero requiere una estructuración cuidadosa.

Pros:

Alineación limpia con el uso empresarial: La entidad que vende los productos o servicios es también la propietaria de la marca.
Coherencia en la presentación de marcas: Por lo general, no es necesario explicar la concesión de licencias o el uso por parte de terceros.
Continuidad si le ocurre algo a usted: Dado que una LLC o una sociedad anónima tienen una existencia jurídica independiente, la marca permanece en la entidad si usted se jubila, queda incapacitado o fallece.
Simplicidad en las transacciones comerciales: La marca puede venderse o transferirse como parte de una venta más amplia de la entidad empresarial, lo que simplifica la diligencia debida y la transferencia de activos.
Credibilidad y profesionalidad: el hecho de que una entidad jurídica sea propietaria de la marca puede aumentar la legitimidad percibida de su empresa, especialmente en contextos B2B o de cara a los inversores. Esto es especialmente cierto en países con culturas empresariales más formales.

Precauciones:

Riesgo de incoherencia: Pueden surgir problemas si el uso de la marca se separa de su titularidad. Por ejemplo, una nueva entidad puede empezar a explotar el negocio (tras una reestructuración o por motivos fiscales) mientras que la entidad original conserva la titularidad de la marca. O un particular puede explotar el negocio en la práctica aunque la empresa sea técnicamente propietaria de la marca. Aunque usted no está necesariamente atado a una estructura concreta, es fundamental asegurarse de que cualquier cambio en la titularidad esté debidamente documentado y, si es necesario, registrado ante las autoridades de marcas (como la CNIPA). Si el titular de la marca no es el operador real de la empresa, debe existir un acuerdo formal de licencia o uso.
El mantenimiento de la entidad es esencial: Si su empresa se disuelve administrativamente (por ejemplo, por no presentar informes anuales), la marca podría quedar vulnerable o su titularidad podría no estar clara.
Pérdida de control personal: Si más adelante incorporas socios o inversores, la marca se convierte en un activo empresarial que puede diluirse o transferirse sin tu pleno control.
Exposición a las responsabilidades de la empresa: Los acreedores o los administradores concursales pueden embargar la marca como activo de la empresa.
Exigencia de prueba de existencia: La CNIPA exige a los solicitantes de marcas que demuestren la existencia de la entidad propietaria. Aunque antes bastaba con una captura de pantalla de la base de datos de sociedades de un estado de EE.UU., la CNIPA ha endurecido recientemente las normas de documentación, exigiendo en ocasiones un certificado de vigencia. En algunas jurisdicciones, donde la información corporativa no está disponible en línea, pueden exigirse documentos originales escaneados.

Cuándo funciona mejor cada opción

Elegir la estrategia de propiedad de marcas adecuada es crucial para la protección de la marca a largo plazo y la flexibilidad empresarial. El mejor enfoque depende de su estructura actual y de sus aspiraciones futuras.

Elija la titularidad individual cuando:

Eres un empresario en solitario que planea múltiples empresas (como un consultor que podría lanzar diferentes líneas de servicio)
Su sector tiene un alto riesgo de responsabilidad civil y quiere proteger la marca de posibles acreedores.
Está en la fase inicial de conversaciones con posibles socios y desea mantener el control de la marca durante las negociaciones.
Opera en varios estados o planea una expansión internacional en la que la concesión de licencias por separado proporciona flexibilidad.

Elija la propiedad corporativa cuando:

Tiene o prevé tener socios comerciales que deben compartir la propiedad de la marca
Está buscando inversión y quiere la marca como activo de la empresa a efectos de valoración
Su modelo de negocio implica una importante responsabilidad operativa en la que la protección del patrimonio personal es primordial
Tiene una sola empresa y no tiene planes de emprender varias.

Consideraciones fiscales sobre la titularidad de marcas

También puede haber implicaciones fiscales, dependiendo de cómo se posea y utilice la marca. Por ejemplo:

Si la marca es de propiedad personal y se concede bajo licencia a su empresa, puede estructurar los pagos de cánones de forma que se desplacen los ingresos y se reduzca potencialmente la responsabilidad fiscal. Por ejemplo, Jane es propietaria de una marca y la cede bajo licencia a su SRL. La SRL le paga un canon mensual, lo que desplaza los ingresos imponibles y puede ofrecer oportunidades de planificación, aunque también puede aumentar la complejidad de los informes.
Por otro lado, estos pagos podrían crear una complejidad adicional para la contabilidad y la elaboración de informes.

Siempre es mejor consultar con un contable antes de decidir la estructura de propiedad de una marca a efectos fiscales.

La importancia de la coherencia

Independientemente del modelo de propiedad que elija, es fundamental asegurarse de que:

La solicitud de marca coincide con la realidad, siendo el titular el que utiliza o autoriza el uso de la marca en el comercio.
Las pruebas de uso (que pueden ser necesarias para mantener el registro de la marca o responder a una alegación de falta de uso ) muestran el contexto de propiedad correcto.
Sus contratos, renuncias de responsabilidad en el sitio web y materiales de marketing no crean confusión sobre quién es el propietario de la marca.
A menos que haya razones de peso para hacer lo contrario, consolide la propiedad.

Las representaciones incoherentes pueden dar lugar a denegaciones durante el examen, debilitar sus derechos o abrir la puerta a impugnaciones en litigios o procedimientos de insolvencia.

Consideraciones sobre la titularidad de marcas para empresas internacionales en crecimiento

Si planea expandirse internacionalmente, la estructura de propiedad se vuelve aún más crítica:

Ventajas de la propiedad personal:

Mayor facilidad para licenciar la marca a filiales o distribuidores extranjeros
Mantiene el control centralizado en múltiples jurisdicciones
Más fácil de gestionar si establece entidades en distintos países

Complicaciones de la propiedad corporativa:

Puede requerir complejos acuerdos de licencia entre empresas para operaciones internacionales.
Podría crear ineficiencias fiscales si la entidad propietaria de la marca no se encuentra en una jurisdicción óptima.
Puede complicar el registro de marcas extranjeras si las estructuras de propiedad difieren de un país a otro.

Buenas prácticas:

Si la expansión internacional es probable en un plazo de 3 a 5 años, considere cómo afectará su elección de titularidad a la estrategia global de marcas y consulte pronto con un asesor internacional de PI.

Errores comunes en la titularidad de marcas que pueden costarle caro

El enfoque de "prepararlo y olvidarlo

Registrándose personalmente pero sin crear nunca un contrato de licencia con su empresa. Resultado: La titularidad de la marca puede ser impugnada si la empresa aparece como el usuario real.

Documentación incoherente

Su solicitud de marca dice que es de su propiedad personal, pero el pie de página de su sitio web dice "© 2024 YourCompany LLC". Resultado: Crea confusión que puede debilitar sus derechos o causar problemas de examen de la USPTO.

Ignorar el mantenimiento de entidades

Dejar que su LLC se disuelva administrativamente mientras es propietaria de su marca. Resultado: Una titularidad poco clara cuya resolución puede llevar meses y unos gastos legales considerables.

Problemas de pareja

Añadir socios comerciales después de poseer personalmente una marca sin actualizar la estructura de propiedad. Resultado: Los socios pueden reclamar derechos sobre una marca que han ayudado a crear pero que no poseen legalmente.

Reflexiones finales

No existe una respuesta única a la pregunta de quién debe ser titular de una marca, pero sí hay una respuesta adecuada a sus circunstancias específicas. La clave está en:

Sopese el control, la flexibilidad y la tolerancia al riesgo,
Garantizar la coherencia entre la propiedad y el uso, y
Formalice cualquier división entre propiedad y uso con la documentación adecuada.

Tanto si va a registrar una nueva marca como si va a reevaluar una ya existente, una planificación cuidadosa ahora puede evitarle grandes quebraderos de cabeza más adelante.

Tanto si está registrando una nueva marca como si está reevaluando una existente, una planificación cuidadosa ahora puede evitarle grandes dolores de cabeza más adelante. Si tiene preguntas sobre la estrategia de marcas o la estructura de propiedad, o se siente abrumado por los detalles, nuestro equipo de marcas está aquí para ayudarle a encontrar la configuración adecuada para su marca.