El Sistema de Madrid para las Marcas: Potente, pero no siempre la herramienta adecuada

El Sistema de Madrid para las Marcas: Potente, pero no siempre la herramienta adecuada

El Sistema de Madrid para las marcas es como una motosierra: increíblemente potente en las manos adecuadas, potencialmente destructiva en las equivocadas. He aquí cómo manejarla con seguridad.

Este sistema de registro internacional de marcas permite a los solicitantes extender una solicitud de marca "básica" (normalmente presentada en su país de origen o domicilio) a otros países participantes mediante un proceso centralizado y relativamente ágil, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Bien utilizado, el Protocolo de Madrid puede ser una herramienta poderosa y elegante para la protección internacional de marcas. Utilizado a ciegas, puede crear problemas costosos, lentos y evitables, especialmente en jurisdicciones de procedimiento rígido como China.

Veamos cómo funciona el Sistema de Madrid para el registro de marcas, cuándo destaca y cuándo debe evitarse.

Cómo funciona el Sistema de Madrid y dónde le ahorra dinero

Supongamos que ha presentado una solicitud de marca en EE.UU. para una marca de una clase, y ahora desea ampliar la protección de la marca a Canadá, México y Colombia, todos ellos miembros de Madrid.

Puede presentar una única solicitud internacional a través de la USPTO, que luego se transmite a la OMPI para su tramitación. He aquí cómo serían las tasas oficiales:

Ejemplo de gastos de tramitación del Sistema de Madrid (3 países)

Tipo de cambio: 1 CHF ≈ 1,12 USD a partir de junio de 2025.

Su desembolso total sería de unos 1.605 dólares, suponiendo que no haya denegaciones ni complicaciones. Y lo que es más importante, no es necesario contratar a un abogado local en los países designados a menos que surja algún problema. Este es el principal atractivo del Sistema de Madrid: presentación consolidada, gestión centralizada y ahorro de costes iniciales.

El sistema de registro internacional de Madrid funciona mejor para las empresas que desean registrar marcas en varias jurisdicciones con marcas sencillas y descripciones claras de los productos y servicios.

Cuando desaparece el ahorro inicial de Madrid

Tratamiento de las denegaciones provisionales

Una vez que la OMPI acepta la solicitud, expide un Registro Internacional (RI) y lo remite a las oficinas de marcas de los países designados para su examen sustantivo.

Si no hay objeciones, ya está, y se habrá evitado el tiempo y los gastos de trabajar con abogados en tres países diferentes.

Sin embargo, si un país emite una denegación provisional -por ejemplo, si Canadá dice que su marca es demasiado similar a otra existente- tendrá que contratar a un abogado de marcas local en ese país para responder.

Análisis coste-beneficio para varios países

Aun así, el Sistema de Madrid suele dar lugar a unos costes globales más bajos para las solicitudes de marcas internacionales, especialmente cuando:

• Está declarando en cinco o más países.
• La marca es relativamente sencilla y no controvertida.
• No cabe esperar una actividad policial importante en todos los países.

Aun así, a medida que aumenta el número de países, también lo hace el riesgo de que una jurisdicción problemática genere un desvío desproporcionadamente caro.

El peligro de un "ataque central" a sus marcas internacionales

Aquí es donde la motosierra empieza a traquetear.

Comprender el periodo de dependencia

Durante los cinco primeros años tras la concesión del registro internacional, todo el registro internacional depende de la solicitud o registro "básico" (en nuestro ejemplo, el de EE.UU.). Esto se denomina periodo de dependencia.

Si la USPTO deniega o cancela su solicitud o registro estadounidense durante ese tiempo, todo el registro internacional se derrumba, incluidas todas las designaciones en otros países. Esto se conoce como ataque centralizado.

Su última línea de defensa: Transformación de marcas

Si su registro internacional se cancela debido al fracaso de la solicitud estadounidense, aún puede presentar solicitudes nacionales "transformadas" en los países afectados en un plazo de 3 meses a partir de la cancelación. Estas solicitudes transformadas conservan la fecha de prioridad original, pero:

• Tendrá que contratar a un abogado local en cada país que designe.
• Usted se queda con los productos/servicios tal y como estaban redactados en el registro internacional.
• Se pierde la ventaja del archivo y el control centralizados.

En resumen, se pasa de tener una única estrategia de marca coordinada a luchar contra varios incendios, en varios idiomas y con una flexibilidad limitada.

Por qué rara vez utilizamos el Sistema de Madrid para las marcas de China

La engañosa simplicidad de las solicitudes de Madrid en China

Cuando los clientes preguntan si deben presentar una solicitud de marca en China a través del Sistema de Madrid, nuestra respuesta es casi siempre la misma: es mejor presentarla directamente ante la Oficina de Marcas de China.

Madrid hace que el proceso parezca sencillo: basta con marcar una casilla y listo. Pero esa simplicidad es engañosa. Aunque la presentación de una solicitud de Madrid pueda parecer rápida y rentable a primera vista, los problemas suelen surgir más tarde, y resolverlos puede llevar mucho tiempo, ser costoso y frustrante.

Como uno de los pocos bufetes de abogados de EE.UU. con abogados de PI que dominan el mandarín y que se ocupan regularmente de asuntos de marcas en China, hemos visto cómo esto se repite. Las empresas e incluso otros abogados acuden con frecuencia a nosotros después de que una solicitud de Madrid para China no les haya proporcionado la protección que pensaban obtener.

Desafíos de los registros de Madrid en China

Al presentar la solicitud directamente en China, su abogado de marcas puede adaptar su solicitud a las subclases específicas más relevantes para su marca. Pero con una solicitud presentada en Madrid, los examinadores chinos asignan las subclases por sí mismos, sin consultar. El resultado puede ser una protección excesiva o insuficiente, con graves consecuencias para la ejecución.

Incluso las marcas registradas con éxito en el marco del Sistema de Madrid pueden encontrar obstáculos en China. Las autoridades, como las aduanas o las oficinas locales de ejecución, suelen exigir un certificado de marca o un registro oficial emitido en China antes de tomar medidas. En el caso de los registros internacionales a través del Sistema de Madrid, la documentación inicial procede de la OMPI, no de la CNIPA. Solicitar una confirmación o un extracto chino puede llevar semanas o incluso meses, lo que puede resultar fatal en casos urgentes, como la represión de las falsificaciones.

(Este mismo problema puede plantearse también en otros países, no sólo en China).

Para la mayoría de los clientes, lo mejor es presentar la solicitud directamente en la Oficina de Marcas de China. Madrid puede seguir teniendo sentido en casos limitados, como cuando se presenta una solicitud en muchos países y se tiene una lista de productos sencilla y bien definida. Pero, en general, China y Madrid no encajan bien.

Problemas en otros países

Otro problema se plantea en los países que sólo permiten solicitudes de una sola clase, como México, donde un RI que abarque varias clases da lugar a varios registros distintos. Un RI que abarque cinco clases de marcas dará lugar a cinco registros de marca distintos, cada uno de los cuales deberá mantenerse (incluso, en el caso de México, mediante la presentación de Declaraciones de Uso). Aunque las solicitudes nacionales seguirán dando lugar a un registro separado para cada clase, separar cada clase desde el principio puede ayudar a evitar confusiones.

En este sentido, la OMPI no informa a los titulares de RI de los requisitos de declaración de uso en México y otros países que tienen requisitos similares, como Filipinas.

Cómo manejar la motosierra Madrid con seguridad: Buenas Prácticas

Planificación estratégica para la gestión internacional de carteras de marcas

No hay forma de que el Sistema de Madrid esté completamente libre de riesgos, pero se pueden minimizar los problemas con una planificación inteligente:

• Trabaje con expertos en marcas internacionales: Asóciese con abogados que conozcan tanto el Sistema de Madrid como los matices de las leyes locales de marcas en múltiples jurisdicciones. Esta experiencia le ayudará a evitar errores comunes y a sortear las complejidades que pueden hacer fracasar las solicitudes de marcas internacionales.
• Utilice un enfoque gradual: Comience por unas pocas jurisdicciones clave en las que Madrid funcione bien y, a continuación, amplíe su cartera de marcas internacionales en función de los resultados y de la evolución de sus necesidades empresariales. Esto reduce el riesgo inicial y permite corregir el rumbo.
• Presente una solicitud nacional en los países de importancia fundamental: Si una jurisdicción es fundamental para su estrategia empresarial o para sus esfuerzos de defensa de la marca, no deje su protección de marca en manos de una "casilla de verificación" en el Sistema de Madrid. La presentación directa a nivel nacional le ofrece más control y mejores resultados.
• Adapte las descripciones de sus productos y servicios: Lo que funciona perfectamente en EE.UU. puede no traducirse bien o interpretarse favorablemente en otros países. Trabaje con abogados de marcas experimentados para realizar ajustes locales -incluso dentro de una solicitud de Madrid- que pueden mejorar significativamente sus probabilidades de éxito en diferentes sistemas de marcas.

El Sistema de Madrid - Una gran herramienta, SI se usa con cuidado

El Sistema de Madrid es un mecanismo potente y eficaz para la protección internacional de marcas. Si se utiliza de forma estratégica, puede reducir los costes totales de las marcas, simplificar su administración y acelerar el desarrollo de su marca en otros países.

Sin embargo, es evidente que no se trata de una solución única para el registro mundial de marcas. Los riesgos de ataques centrales, la rigidez de los procedimientos y los desajustes locales -especialmente en países como China- hacen que los registros de marcas del Sistema de Madrid deban abordarse con cautela y no asumirse por defecto.

Si está considerando la posibilidad de presentar una solicitud en el marco del Sistema de Madrid, o no está seguro de si hacerlo a nivel nacional, podemos ayudarle a evaluar la estrategia adecuada para la presencia mundial de su marca. Póngase en contacto con nuestro equipo de derecho internacional de marcas para evitar errores costosos y estructurar sus solicitudes de marcas globales para el éxito de la aplicación a largo plazo. Para más información sobre el Sistema de Madrid, consulte Registro internacional de marcas: Guía paso a paso del Sistema de Madrid (2025).