Aunque las marcas de cannabis deben ser conscientes de las cuestiones específicas de las marcas de cannabis, también deben prestar atención a los aspectos básicos de las marcas. En enero, analizamos tres cuestiones clave en materia de marcas: carácter distintivo, riesgo de confusión y bases de aplicación. Hoy continuamos nuestra exploración de los aspectos básicos de las marcas, analizando la importancia de elegir cuidadosamente los productos y servicios, con el fin de cumplir los requisitos de uso en el comercio.
Cómo mostrar el uso en el comercio
En nuestro anterior post sobre el tema, explicamos que una marca no será registrada por la USPTO hasta que se utilice en el comercio. Para demostrar el uso en el comercio, el solicitante de la marca debe presentar un espécimen, definido por la USPTO como "una muestra de su marca tal y como se utiliza en el comercio". Esto se aplica a todas las marcas, independientemente de que sean marcas de cannabis, marcas de software o marcas de cestas de mimbre.
En el caso de los productos, la forma más común de muestra es una fotografía del producto que lleva la marca. Los sitios web son especímenes populares para los servicios.
Tener en cuenta desde el principio los requisitos de uso en el comercio
Como muchos lectores de este blog sabrán, la USPTO no registrará marcas de productos y servicios que sean ilegales a nivel federal. Esto incluye, por supuesto, la marihuana, que es una sustancia controlada, pero también muchos productos de CBD que infringen la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA).
Para las marcas de cannabis que deseen obtener cierta protección de marca, una estrategia consiste en solicitar el registro de sus marcas para productos y servicios legales. En algunos casos, esta estrategia de registro de marcas es coherente con la estrategia empresarial general. Por ejemplo, muchas marcas consideran el comercio como una importante fuente de ingresos, en cuyo caso tiene todo el sentido del mundo registrar la marca para, según el caso, prendas de vestir, gafas de sol, encendedores, etcétera.
El universo de productos y servicios legales es muy amplio, lo que ofrece a las marcas una gran variedad de opciones. Sin embargo, al describir los productos y servicios en sus solicitudes, las marcas no deben perder de vista el requisito final de demostrar el uso en el comercio para cada clase de productos y servicios. Al seleccionar los productos y servicios, las marcas también deben pensar en los aspectos prácticos de su producción y oferta, con el fin de demostrar su uso en el comercio.
"Escuelas de seguridad" para mostrar el uso en el comercio
En un mundo ideal, la necesidad de demostrar el uso en el comercio no impulsaría las actividades comerciales de ninguna marca; en su lugar, las muestras deberían ser el subproducto natural de las operaciones habituales. Sin embargo, la realidad es que muchas marcas se encuentran sin muestras cuando reciben una Notificación de Autorización (NOA) de la USPTO. Se trata de un riesgo especial cuando existe una desconexión entre la actividad principal de una marca y sus solicitudes de marca, algo inevitable cuando esa actividad principal es ilegal a nivel federal.
Es cierto que en el momento en que obtienen una NOA, las marcas disponen aún de tres años para presentar sus muestras. Sin embargo, durante ese tiempo su marca permanece sin registrar. Además, para una marca muy activa, tres años pueden pasar rápidamente.
Por estas razones, las marcas deben pensar estratégicamente en los productos y servicios descritos en sus solicitudes de marca. Las marcas también deben asegurarse de que las solicitudes cubren al menos algunos productos y servicios que pueden, con un alto grado de certeza, poner en marcha en los próximos 3-4 años, teniendo en cuenta que podría requerir un desvío de su actividad principal.
Piense en estos bienes y servicios como escuelas de seguridad para la marca. Quizá no sean los que impulsaron la creación de la marca en primer lugar. Puede que no representen una parte significativa de los ingresos de la marca. Pero aún así pueden desempeñar un papel clave en la protección de la propiedad intelectual de la marca.
