Parece que cada semana surge un nuevo caso de infracción de marca registrada en el sector del cannabis, y a menudo me veo utilizando a las empresas de cannabis supuestamente infractoras como ejemplos de lo que NO hay que hacer a la hora de elegir o gestionar una marca. Pero esta vez, parece que la empresa de cannabis en cuestión, Green Thumb Industries Inc., podría estar en lo cierto en esta disputa.
En el caso que nos ocupa, Edible Arrangements LLC (titular de numerosos registros de marcas federales, entre los que se incluyen SWIZZLE BANANAS, FUN IN THE SUN-TINI, BOOTASTIC BOUQUET y, la más relevante para este caso, EDIBLE ARRANGEMENTS) alega que la marca INCREDIBLES de Green Thumb Industries Inc. infringe su marca EDIBLE ARRANGEMENTS. Véanse los dos logotipos a continuación:
Según Edible Arrangements, «el uso que hacen los demandados del nombre “Incredibles” es sorprendentemente similar a las marcas “Edible” de Edible». Citan similitudes como el hecho de que ambas marcas utilizan letras minúsculas, un espaciado uniforme y están escritas en colores primarios para resaltar la palabra «edible».
Estas alegaciones son interesantes, y me parece que Edible Arrangements tendrá por delante una dura batalla para demostrar que estas dos marcas son tan similares en su aspecto que pueden dar lugar a confusión (dejando de lado el hecho de que, en realidad, ninguna de las dos marcas está escrita en colores primarios, ya que el verde es un color secundario). La evaluación de si una marca es demasiado similar a otra se basa en el concepto de«riesgo de confusión», según el cual una marca se asemeja tanto a una marca registrada que es probable que cause confusión en el consumidor. Esta evaluación se realiza aplicando una serie de factores, conocidos como los factores de Du Pont :
- La similitud o diferencia entre las marcas en su conjunto en cuanto a su aspecto, sonido, connotación e impresión comercial;
- La relación entre los productos o servicios descritos en la solicitud y en el registro o registros;
- La similitud o diferencia entre los canales de comercialización ya establecidos y que es probable que continúen;
- Las condiciones en las que se realizan las ventas y los compradores a los que se dirigen, es decir, las compras «impulsivas» frente a las compras meditadas y sofisticadas;
- El número y la naturaleza de las marcas similares que se utilizan en productos similares; y
- La existencia de un acuerdo de consentimiento válido entre el solicitante y el titular de la marca registrada anteriormente.
A la hora de registrar una marca para tu negocio, estos son los factores que debes tener en cuenta a la hora de determinar la viabilidad de tu solicitud de registro, teniendo en cuenta los registros existentes de marcas similares. Estos factores también resultan útiles para evaluar la solidez de las alegaciones de Edible Arrangements contra el titular de la marca INCREDIBLES. Existen argumentos de peso para sostener que estas dos marcas no son tan similares en cuanto a apariencia, sonido, connotación o impresión comercial. Además, los productos en cuestión (productos de cannabis frente a «arrangements comestibles») no están tan relacionados. Según un portavoz de Green Thumb Industries, «ni siquiera quienes hayan consumido una generosa ración de nuestra deliciosa barra Mile High Mint de Incredibles confundirían un negocio de entrega de ramos de fruta precortada con una marca de productos comestibles de cannabis».
Edible Arrangements afirma que ha ampliado su actividad a la venta de productos de CBD en sus tiendas minoristas y que, por lo tanto, el cannabis se encuentra dentro de su ámbito natural de expansión. Sin embargo, los consumidores de cannabis son exigentes, y parece poco probable que crean que el origen de sus productos de cannabis provenga del «negocio de entrega de ramos de fruta precortada».
En la demanda, Edible Arrangements alega infracciones tanto de la legislación federal como de la estatal de Illinois, entre las que se incluyen la competencia desleal según el derecho consuetudinario de Illinois, las prácticas comerciales engañosas según la legislación estatal de Illinois y la infracción de marcas comerciales y de servicio a nivel federal y estatal, y solicita una indemnización por daños y perjuicios y medidas cautelares. Curiosamente, Edible Arrangements también sostiene que Green Thumb Industries no debería poder tener su propia marca comercial para vender sus productos comestibles de cannabis, ya que la fabricación y venta de dichos productos es ilegal en virtud de la Ley federal de Sustancias Controladas. Obviamente, ya hemos hablado anteriormente de los retos a los que se enfrentan las empresas de cannabis a la hora de proteger sus marcas comerciales.
Estaremos atentos para ver si nuestras predicciones sobre la viabilidad de este caso son acertadas o si todo acaba resolviéndose mediante un acuerdo, como ha ocurrido con tantas otras disputas sobre marcas registradas relacionadas con el cannabis.
