La defensa ingeniosa que fracasó
El demandado en un caso de infracción de marca registrada alegó que no podía ser demandado ante un tribunal federal porque su negocio de cannabis se dedicaba a actividades ilegales según la legislación federal. Esta estrategia, aparentemente ingeniosa, fracasó estrepitosamente en el tribunal federal de Colorado, lo que supone la última resolución dentro de una tendencia creciente en la que los jueces federales siguen admitiendo a trámite litigios relacionados con el cannabis, a pesar del principio, vigente desde hace siglos, de que los tribunales carecen de competencia sobre disputas civiles que impliquen conductas ilegales.
La resolución confirma que las empresas que obtengan registros federales de marcas en sectores «relacionados con el cannabis» tienen muchas posibilidades de proteger con éxito dichas marcas frente a competidores que operen sin registros, en la mayoría de los casos porque estos últimos participan directamente en el comercio del cannabis y no se limitan a estar simplemente relacionados con él.
La doctrina de la ilegalidad y el comercio del cannabis
La doctrina de la ilegalidad prohíbe a los tribunales servir de foro u otorgar reparaciones a las partes que infringen la ley. La primera aplicación documentada de la doctrina ex turpi causa se remonta al caso de 1725 Everett contra Williams, más conocido como «el caso del salteador de caminos», en el que un tribunal inglés desestimó una disputa entre dos ladrones sobre el reparto del botín de un robo y, a continuación, entregó a ambos litigantes al sheriff.
En el contexto del cannabis, esta doctrina ha creado importantes obstáculos. Los tribunales federales han desestimado históricamente los litigios comerciales relacionados con el cannabis, lo que ha obligado a las partes a recurrir a los sistemas judiciales estatales. El problema se ve agravado por la política federal en materia de marcas registradas: la Oficina de Patentes y Marcas Registradas deniega el registro de marcas para bienes y servicios ilegales a nivel federal, lo que excluye de hecho a las empresas del sector del cannabis de la protección federal de marcas registradas para productos que contengan cantidades psicoactivas de THC.
A pesar de estos obstáculos, los jueces federales se muestran cada vez más dispuestos a hacerse cargo de los casos relacionados con el cannabis, lo que supone un reconocimiento pragmático del complejo panorama jurídico en el que la legalización estatal entra en conflicto con la prohibición federal.
Análisis del caso: BBK Tobacco & Foods contra J&C Corp.
En el casoBBK Tobacco & Foods LLP contra J&C Corp., Tribunal de Distrito de EE. UU. de Colorado, n.º de expediente 24-cv-01466 (26 de agosto de 2025), el demandado regentaba un negocio de cannabis en el que utilizaba las marcas «Juicy» y «Raw» para productos que contenían THC. El demandante era titular de registros federales de marcas idénticas utilizadas en papel de liar de cáñamo.
La estrategia del acusado
El argumento del demandado fue ingenioso: dado que la legislación federal prohíbe la protección de marcas registradas para actividades comerciales ilegales, y dado que el demandante no pudo obtener la protección de marca registrada para productos relacionados con el THC, cualquier demanda por infracción debe desestimarse por motivos de derecho. El demandado argumentó, en esencia, que admitir la demanda ampliaría indebidamente los derechos del demandante más allá de lo que permite la legislación federal en materia de marcas registradas.
La respuesta del tribunal
El juez federal desestimó rápidamente esta defensa, centrándose en el análisis tradicional de la infracción de marcas registradas. En primer lugar, el tribunal señaló que muchos de los productos del demandado que utilizaban las marcas objeto de litigio no estaban prohibidos a nivel federal: los accesorios para fumar siguen siendo legales independientemente del uso al que estén destinados.
Y lo que es más importante, el tribunal aplicó el análisis habitual de la «probabilidad de confusión». El juez destacó: «Ambas empresas venden y comercializan productos que se sitúan en la zona limítrofe entre la marihuana y el tabaco, así como productos que podrían cruzarse fácilmente de un ámbito a otro, y probablemente lo hagan». Este solapamiento genera una probabilidad sustancial de confusión entre los consumidores, sobre todo porque estos no prestan especial atención a la hora de adquirir dichos productos.
Implicaciones estratégicas
Esta decisión tiene importantes repercusiones para las empresas del ecosistema del cannabis. Las empresas que cuentan con registros federales de marcas para productos relacionados con el cannabis —productos de cáñamo, accesorios para fumadores, marcas de estilo de vida— disponen ahora de fundamentos más sólidos para proteger dichas marcas frente a los competidores directos del sector del cannabis.
La resolución sugiere que los tribunales federales irán más allá de la mera ilegalidad y se centrarán en los principios tradicionales en materia de marcas registradas cuando las marcas y los mercados se solapen de forma sustancial. Esto ofrece una valiosa protección a las empresas que han invertido en la creación de marcas protegidas a nivel federal en mercados adyacentes al cannabis, cuya comercialización es ilegal a nivel federal, como es el caso de los productos de cáñamo.
Con la mirada puesta en el futuro
Esta resolución supone un paso más en el cambiante panorama de los litigios federales relacionados con el cannabis. Aunque la resolución del caso BBK se ha dictado en primera instancia y no es vinculante para otros tribunales federales, refleja una tendencia según la cual los jueces no desestiman de forma automática las demandas civiles relacionadas con el cannabis, ni siquiera cuando la reparación solicitada por el demandante consiste en la indemnización por daños y perjuicios derivados de una conducta ilegal a nivel federal.
Los jueces federales han reconocido en varias sentencias recientes la realidad práctica de que, en la actualidad, la marihuana con fines medicinales o recreativos está permitida por la legislación estatal en 34 estados, y que el Gobierno federal no está aplicando de forma activa la Ley de Sustancias Controladas («CSA») en lo que respecta al cannabis. Sin embargo, los tribunales siguen estando limitados por la prohibición absoluta que establece la CSA sobre la posesión, la fabricación y la distribución de cannabis con alto contenido en THC, así como por la declaración de la ley de que no existe derecho de propiedad sobre el dinero entregado «a cambio de una sustancia controlada». Esto ha llevado a los jueces federales de quiebras a denegar a muchos solicitantes del sector del cannabis la protección prevista en la Ley de Quiebras. No obstante, si algún aspecto de un litigio civil implica una conducta legal a nivel federal, o si la insolvencia incluye al menos algunos fondos o activos que podrían considerarse no contaminados por una infracción de la CSA, hoy en día es más probable que se abran las puertas de los tribunales federales que hace tan solo unos años.
