Este sería un buen momento para revisar las vías de protección de marca disponibles para los propietarios de negocios de cannabis, y para hablar de la marca de celebridades.
Existen tres formas principales por las que el propietario de una marca puede establecer derechos de marca:
- Utilizando la marca en relación con sus productos o servicios (legalmente) en el comercio;
- Registrando la marca en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO); y
- Registrando la marca en un registro de marcas estatal adecuado.
Los derechos de marca se conceden "primero en el tiempo" y "primero en derecho". Cualquiera que utilice una palabra, símbolo o dispositivo para asociar una fuente de bienes o servicios en el comercio tiene el principio de unos derechos de marca potencialmente sólidos y protegibles. A los derechos concedidos por el uso, y sin ningún tipo de registro, los denominamos marcas de "derecho común".
Derechos de marca de derecho común
Cualquier marca de cannabis que utilice una marca en el comercio para vender sus productos de cannabis probablemente tenga derechos de marca de derecho común sobre la marca en las regiones geográficas en las que vende sus productos. Lo bueno de esto es que el derecho de marcas protege la marca de una marca desde la fecha de su primer uso en el comercio, incluso sin registro. El inconveniente es que esta protección sólo se extiende a las zonas en las que usted ha utilizado realmente su marca. Por lo tanto, si sólo vende su producto en el estado de Washington, una marca registrada protegida por el derecho consuetudinario no impediría que alguien utilizara una marca idéntica para vender su marca de cannabis en Oregón. Esto puede crear una confusión potencial y limitar el crecimiento y la expansión de su marca a varios estados en caso de que su nombre se haga popular en otro lugar antes de que usted se expanda y llegue a ese nuevo mercado.
Derechos de marca registrada
En general, registrar una marca a nivel federal en la USPTO es la mejor forma de protegerla a nivel nacional, incluso en zonas en las que aún no se ha vendido el producto. Sin embargo, como el cannabis sigue siendo ilegal según la legislación federal, y como uno de los requisitos para registrar una marca federal es que el solicitante haya hecho un "uso legal" de la marca en el comercio, la USPTO se ha negado continuamente a registrar marcas para su uso en el cannabis y en cualquier otro bien o servicio que infrinja la Ley de Sustancias Controladas (CSA) o la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA). En virtud de estas normativas federales, es ilegal vender u ofrecer a la venta productos que contengan cannabinoides que sean sustancias controladas ilegales en virtud de la CSA y de la FDCA, incluso productos alimenticios como las gominolas que contienen CBD.
Cómo sortean las empresas de cannabis el embargo del registro de marcas
Entonces, ¿cómo pueden las empresas de cannabis proteger sus marcas a nivel nacional, cuando la protección federal de marcas no está disponible para las marcas utilizadas en productos y servicios ilegales a nivel federal?
Registros de productos no prohibidos
Anteriormente, muchos abogados especializados en cannabis recomendaban obtener el registro para productos o servicios auxiliares que no infringieran la CSA o la FDCA, o para aquellas clasificaciones que fueran técnicamente legales aunque sus productos pudieran utilizarse ilegalmente. Por ejemplo, si fabrica una bebida con infusión de cannabis Y produce y vende una versión sin infusión de esa bebida, puede ser posible conseguir un registro de marca federal que cubra sus bebidas sin infusión. O del mismo modo, si vende productos con cannabinoides legales, puede ser posible obtener un registro de marca federal para esos productos no prohibidos.
Sin embargo, recientemente, la USPTO ha examinado todos los usos de la marca en el comercio, incluidos los que no se especifican en la solicitud de marca, examinando las pruebas extrínsecas. Este examen incluye ver cómo se venden sus productos, qué productos se venden con su marca y cuál es la verdadera intención de sus productos. Si los abogados examinadores de la USPTO encuentran su marca en productos ilegales, o encuentran pruebas de que sus productos están realmente destinados a fines ilegales, es probable que denieguen el registro. Un ejemplo de ello son los dispositivos de dab para fumar e-juice que se presentan como productos del tabaco, pero que en realidad se utilizan para dabbing infusiones de cannabis. Recientemente, la USPTO ha utilizado pruebas extrínsecas para determinar la verdadera intención del producto y denegar el registro. La USPTO también examinará su sitio web y material promocional para determinar si está utilizando la marca en productos ilegales. Todo esto significa que obtener un registro federal de marca se ha convertido en una hazaña difícil, y aunque usted puede alegar un uso lícito en la solicitud, la USPTO buscará si también tiene usos ilícitos con la marca.
Múltiples registros estatales
Otra estrategia que aconsejamos a nuestros clientes del sector del cannabis es el registro de marcas estatales en tantos estados como sea posible, es decir, dondequiera que se utilice la marca.
Aunque la protección ofrecida por una marca estatal se limita geográficamente al estado del registro, sigue proporcionando una protección geográfica y unos recursos legales más amplios que los derechos del derecho consuetudinario. Dado que los derechos de common law pueden limitarse a las áreas geográficas más pequeñas en las que se utiliza la marca, lo que significa que si usted sólo hace negocios en Seattle, sus derechos de marca de common law sólo podrían protegerle dentro de la ciudad de Seattle, un registro de marca estatal le proporciona una protección más amplia en todo el estado. Y si quiere hacer uso de los posibles recursos legales de que disponen los titulares de marcas en los casos de infracción, tendrá que registrar su marca.
Derechos de publicidad como enfoque alternativo
Otra forma de protección de la marca, aparte de la marca registrada, está disponible para las celebridades bajo conceptos de "derechos de publicidad" en su nombre y semejanza. Este derecho de publicidad otorga a los individuos el derecho a controlar el uso comercial de sus identidades. Las empresas no pueden explotar el nombre o la imagen de un famoso sin su consentimiento, y los famosos son libres de utilizar o licenciar sus identidades como deseen.
Numerosos famosos se han subido al carro de las marcas de cannabis, entre ellos la familia Marley, Snoop Dogg, Willy Nelson, Whoopi Goldberg y Melissa Etheridge, junto con muchas otras celebridades menos conocidas que han utilizado su nombre para promocionar productos auxiliares del cannabis. Véase: Consideraciones sobre marcas comerciales para tus acuerdos de licencia de cannabis con famosos. Aunque los registros de marca están en juego para muchas de estas marcas, los derechos de publicidad de las celebridades están en el centro de cada uno de estos acuerdos de marca. Dado que es la legislación estatal y no la federal la que regula el derecho de publicidad, no está sujeto a las mismas restricciones basadas en la legalidad de uso que las marcas comerciales federales. Esto hace que la aplicación en caso de infracción sea mucho más fácil para los famosos en virtud de los principios del derecho de publicidad.
Por supuesto, incluso sin los obstáculos del registro federal de marcas, utilizar el nombre y la imagen de uno mismo para vender cannabis no está exento de cierto riesgo conceptual, porque siguen siendo productos ilegales a nivel federal. Sin embargo, dada la proliferación del cannabis con marcas de famosos, parece ser un riesgo que muchas celebridades están dispuestas a correr para introducirse en el mercado del cannabis.
El respaldo de los famosos puede ser una verdadera ventaja en un sector en el que la legislación federal ha convertido la protección de la marca en una cuestión jurídica tan compleja. Los famosos son figuras conocidas en todo el país, con capacidad para hacer valer sus derechos de publicidad en todos los estados que los contemplan. Enganchar su marca a un nombre conocido proporciona el tipo de protección y reconocimiento nacional que se aproxima a un registro federal.
