海外制造时保护您的模具和工具 -Harris Sliwoski LLP

掌控您的模具

许多企业错误地认为，他们将拥有在海外生产的产品所使用的模具/工具及相关知识产权。但若缺乏明确的合同约定，您很可能无法获得这些权利，甚至当供应商大幅提价且产品质量低劣时，您也可能发现自己无法更换产品供应商。

本文阐述了您可能如何失去对模具和知识产权的控制权，以及为防止这种情况发生，您能够且应当采取的措施。

保持对模具/工具的控制权

从事海外外包制造的企业必须不惜一切代价保留对模具/工具的控制权。为实现这一目标，我们的国际制造律师在起草模具/工具条款时（无论是作为更大合同（如制造协议或产品开发协议）的一部分，还是作为独立的模具/工具所有权合同），始终聚焦于两大核心问题。

首先， 我们需要明确的是：客户拥有模具/工具的所有权，这一点毋庸置疑。 我们的合同通常规定，海外工厂（无论位于台湾、泰国、墨西哥、西班牙、波兰、中国或其他地区）只能使用这些模具生产我方客户的产品，不得为任何第三方生产产品。其次，我们在合同中明确约定：当客户选择将生产转移至其他工厂时，有权将模具/工具搬迁至新生产地点。谈判这些条款通常相当困难，因为制造商往往有强烈动机将模具作为"人质"，阻止海外买家将生产转移至新工厂。成功的唯一途径是签订独立的模具所有权协议，或在书面制造协议或产品开发协议中加入模具所有权条款。

其次，我们通过合同条款确保客户拥有模具中蕴含的所有知识产权。在某些产品中，模具所承载的形态实际上就是产品的全部价值。以制造涡轮机或喷气发动机所需的复杂部件为例：完成所有工程设计和测试后，最终仅需通过一个或多个模具进行铸造即可获得该部件。在此情境下，模具承载着零件全部的知识产权，因此掌控模具知识产权的一方实质上掌控着产品。更重要的是，若无人拥有模具的知识产权，模具便等同于开源状态。当模具与产品均无知识产权归属时，制造商便可自由生产您的产品。

随着海外制造日益复杂，产品模具也随之变得更加精密。在许多情况下，模具承载着产品大部分甚至全部的知识产权。以下两个案例对此进行了说明：首先，某些产品的内部机制完全基于开源硬件，因此包裹该机制的外壳便成为产品最核心的可保护知识产权。知识产权完全体现在用于制造产品外壳的模具中。外壳的"外观与触感"成为产品的核心标识，若未受保护，设计外壳的外国公司将不拥有任何产品相关知识产权。一旦模具中的知识产权缺失，海外工厂便可随意复制您的产品。

模具制造车间

从事合同制造的工厂早已洞悉这一切，使得模具保护日益困难。在为客户制定合同模具条款时，我们的国际制造律师不能再仅关注模具所有权问题，还必须同时关注模具所含知识产权的所有权。新型模具知识产权问题通常出现在两种情形中：(a)第三方模具制造商；(b)外包工厂自身。

国际制造中的模具问题
模具制造车间常见的问题往往源于流程变更却未被察觉。按标准流程，承接产品制造的合同工厂通常也负责配套模具的制作。过去，模具与产品几乎总由同一工厂生产。但如今，产品制造工厂将模具制造外包给第三方的情况已日益普遍。在许多情况下，模具的设计工作也一并外包给了该第三方。

这意味着，当模具规格和制造责任被转交给第三方模具制造商时，您与工厂签订的旨在控制模具所有权及产品知识产权的模具协议将受到损害。考虑到模具制造的经济规律，您的模具制造商通常不会擅自将您的模具设计用于自身目的，但 他们常会将您的模具复制品出售给有意仿制您产品的工厂。

此类产品克隆在中国已形成蓬勃发展的产业，在其他以代工制造闻名的国家也存在类似现象，只是程度稍轻。外国产品设计师常困惑于为何自家产品尚未全面投产，其精良仿制品却已抢先上市。究其根源，多因众多模具制造商热衷于兜售"最新"模具牟利。你委托代工的工厂其实有动力保留模具自用——一旦模具外流，竞争对手就会复制你的产品。这种情况对代工厂的伤害，与你自身遭受的损失同样严重。详见《视中国工厂为最强劲对手》及《中国制造与抢占市场先机的谬误》。

制造您产品的工厂

自建工厂的核心问题与模具制造车间面临的困境如出一辙：最终设计方案的知识产权归属权将由谁掌握？对于产品而言，关键在于产品设计权的归属；对于模具而言，核心在于模具设计权的归属。

当模具本身就是产品时，这便成为一个不容忽视的核心问题。

我们的国际争议解决律师通常发现，在为成功产品完成一系列模具制作后，会出现以下三个基本问题：

1.海外产品制造商宣布大幅提高产品价格。这往往令产品采购方感到意外，因为他们原本预期随着产量增加，单件产品价格会下降。

2.海外产品制造商无法满足日益增长的生产需求。这往往令外国买家感到意外，因为该制造商曾向其保证拥有充足产能，可应对任何数量的订单。

3.生产需求的增长导致制造商的质量水平下降至不可接受的程度。这往往令外国买家感到意外，因为他们原本预期质量会随着时间推移而提升。

针对上述任何一项问题，外国买家均会通知其制造商，表明其计划将生产转移至其他制造商。过去，此阶段出现的问题主要集中于实体模具的所有权，而该问题通常可通过相对简单的模具所有权协议解决。若模具所有权协议能解决相关问题，这已属老生常谈。

然而，过去几年间，工厂方提出了一些（如下所示）论点，使得情况变得复杂得多：

1.工厂表示："您确实支付了模具的制造费用，但该费用仅涵盖材料成本和工时。此外，我们还投入大量时间和资金完成了模具制造所需的CAD图纸及相关规格设计，并耗费工程资源将模具整合至生产流程中。在您接收模具前，必须补偿这些成本。我们不收取利润差价，但您必须支付实际支出成本。"随后工厂开具金额过高的账单，若不支付便扣押模具。这种做法在中国外包制造领域几乎成为惯例，在其他国家（尤其是中资工厂集中的地区）也时有发生。因此必须签订书面合同，明确规定付款涵盖模具相关所有费用，当买方要求接收模具时不得再要求额外支付。

必须签订书面合同，明确款项涵盖与模具相关的所有费用

2.工厂表示：“模具确属贵方所有，贵方可随时取回。但模具的设计工作均由我方完成，因此模具所体现的设计权归我方所有。我们将授予贵方许可，允许贵方使用模具在其他工厂进行生产，但该许可存在限制。你不得复制模具，但我们有权复制模具用于自身生产，并向第三方工厂出售模具复制品。”

3.工厂表示：“模具的设计工作均由我们完成，因此设计权归我们所有。我们已为模具注册了设计专利，因为在专利法意义上我们是发明人。您支付模具费用并不影响我们的权利，因为我们是发明人，且设计专利赋予我们保护权。 "你们可以拥有实体模具，但若想在其他工厂使用这些模具进行生产，必须向我们支付专利使用费。"随后开出的使用费价格高得离谱，使得在第三方工厂生产产品在经济上完全不可行。

产品被扣押

更诚信的工厂会在谈判过程中明确说明情况：外商支付模具制造费用，但该款项并不赋予外商对模具的任何所有权。工厂负责设计工作，模具归工厂所有。工厂同意仅使用模具为外商生产产品，但外商无权将模具转移至其他工厂。部分工厂会表示您可在新工厂自由制作新模具，但另一些则会主张模具设计的所有权，禁止您在新工厂复制模具。换言之，工厂从一开始就明确意图通过限制产品生产渠道，将外国买家置于被动局面。随着关税、税费及高昂运费迫使企业纷纷寻求转移生产，我们律师事务所接到大量求助电话——众多企业虽面临价格暴涨的困境，却因生产转移受阻而束手无策。我们虽有多种应对策略，但最有效且最经济的方案莫过于通过完善合同条款，从源头上杜绝此类纠纷的发生。

与第三方模具制造商合作时的模具知识产权问题

模具制造车间常见的问题往往源于流程变更却未被察觉。按常规流程，生产产品的工厂应负责制造该产品的模具。过去，模具与产品几乎总由同一工厂生产。但如今，产品工厂将模具制造外包给第三方的情况已相当普遍。在许多情况下，模具的设计工作也一并外包给了该第三方。

这意味着，当模具制造的规格和责任由第三方模具制造商承担时，您与工厂签订的模具协议——即控制模具所有权及产品知识产权的协议——将受到损害。考虑到模具制造的经济性，模具制造商不太可能将模具设计用于自身目的。真正的根本风险在于，模具制造商可能会将您的模具副本出售给其他有意克隆您产品的工厂。

此类仿制行为在中国乃至全球范围内已形成蓬勃发展的产业。随着制造业从中国转移至越南、柬埔寨、马来西亚、墨西哥、泰国、印度等国，我们目睹了大量案例：某国制造的模具最终流入中国，被用于产品仿制。我们还发现大量案例：产品模具在中国制造，用于越南等地生产的商品，而外国公司未能在两国同时保护其知识产权——这种双重保护几乎是必不可少的。

外国产品设计师常疑惑：为何自家产品的精良仿品总能在量产前抢先上市？真相是：模具制造商正通过兜售"最新"模具进行着蓬勃的交易。虽然人们惯常将产品泄露归咎于生产工厂，但这种指责往往有失公允。您的产品工厂通常有动力保留模具供自身使用，因为一旦模具外流，竞争对手就会使用它。这种情况发生时，工厂所受的损害与您相当，因为其产品产量很可能下降甚至终止。

尽管通过第三方模具制造商丢失模具风险极高，但鲜有外国产品设计师会严格管控模具制造商，亚洲工厂更是几乎无人为此付出努力。亚洲工厂与模具制造商之间极少签订明确处理此问题的书面合同。外国产品设计师不仅通常不与模具制造商签订任何形式的合同，甚至往往连模具制造商的身份都不清楚。他们 通常直接假定产品工厂就是模具工厂。

第三方模具制造 v

由于许多产品设计主要作为商业秘密受到保护，若在未签订书面协议的情况下将设计方案透露给第三方模具制造商，将导致产品机密性丧失，从而丧失商业秘密保护。第三方模具生产在知识产权保护中留下巨大漏洞，而这一漏洞本可通过一套简单的合同条款来弥补。

尽管通过第三方模具制造商丢失模具风险极高，但鲜有外国产品设计师意识到这一风险，更少有人知晓合同中应包含哪些条款来防止这种泄露。这些设计师通常连模具制造商的真实身份都不清楚，往往默认产品生产工厂会同时承担模具制造。这种认知缺失在知识产权保护上留下巨大漏洞，而通过一套相对简单的合同体系，完全能够也应当填补这一漏洞。

还需考虑专利保护问题。在全球任何地方申请专利，都必须证明该物品系本人发明。若模具设计外包给第三方模具制造商，实际发明者身份可能变得模糊：是提出基本构想的外国产品设计师？是绘制初步图纸的产品制造商？还是完成详细图纸并制作最终工作模型的模具制造商？抑或三方均有权分享专利权益？本律所国际诉讼律师经手过太多此类界限模糊的案例。在三方协作模式下，通常结论是模具不存在任何知识产权归属——既无专利权亦无商业秘密。这往往意味着产品本身同样缺乏知识产权支撑，最终导致产品商业化进程陷入困境。

对于产品而言，问题在于谁拥有该产品的设计权。对于模具而言，问题在于谁拥有模具中的设计权。当模具本身就是产品时，这便成为一个不容忽视的核心问题。

然而，在这种三方结构（买方、模具制造商和产品制造商）下，通常的答案是：模具不存在任何知识产权归属——既无专利权，也无商业秘密。这往往意味着产品本身也不存在知识产权归属。这对外国产品公司而言，可能是一场灾难。

如何保护您的模具和工具

企业往往在签署合同后才来我们律所寻求帮助，而这些合同实质上将他们的产品和知识产权拱手让给了外国制造商。参见《出于好意将知识产权拱手让给中国》和《如何在不知不觉中拱手让出知识产权》。这类产品和知识产权的"馈赠"通常源于外国买家未能理解所签署的内容——往往因为合同使用他们不熟悉的外语且未获翻译。有时即便合同使用母语，企业仍未能理解条款内容。不少客户向我们坦言，他们原以为签署的是"标准合同"。此类失误极其普遍，几乎每周都有企业因合同陷阱而联系我们国际法律团队寻求帮助。

在签署合同前寻求法律援助

产品设计师和采购人员需要学会如何保护自己的模具及模具设计。最简便的方式是通过具有法律约束力的书面合同来提供保障。海外产品设计师和采购人员在决定将生产转移至其他地区之前，或在面临价格上涨压力被迫转移之前，必须妥善处理上述问题。最基础的关键在于：识别工厂是否意图将模具作为"人质"，并通过成本效益分析判断继续合作或撤资的合理性。我们的国际制造法律师会明确告知您——通常选择撤资才是明智之举。