中国商标的12个行动项目

我们的国际知识产权律师喜欢清单,以下是我们最常向在中国开展业务且至少有一个品牌的客户推荐的有关中国商标的 12 项建议。其中大多数事项也同样适用于大多数其他国家。

1.在中国注册您正在使用的产品/服务商标。

在中国知识产权领域,这几乎是不费吹灰之力的事情。但是,我们几乎每周都会听到一些人告诉我们,他们发现有人在中国注册了他们的商标:中国是商标注册在先的司法管辖区,对商标抢注没有强有力的执法。外国商标注册在中国没有任何意义,因为每个国家都有自己的商标体系。无论你认为你的商标有多知名,它在中国的知名度都不足以让它在没有注册的情况下获得保护。最重要的是,如果你不注册自己的商标,别人就会帮你注册--然后你将面临一个令人不快的选择,要么付钱给他们,要么为中国选择一个新的品牌名称。试想一下:如果你住在圣安德烈亚斯断层上,而地震保险又非常便宜,你会不买保险吗?

2.在更多类别/子类别中注册商标。

无论好坏,中国的商标保护仅限于特定商标注册的小类。除少数例外情况外,如果你在某一子类中注册了某一商品的商标,那么该注册商标也将涵盖该子类中的所有其他商品,但不包括任何其他子类中的其他商品。由于中国没有肯定使用的要求,因此注册商标有可能涵盖您在中国实际使用的商品和服务之外的商品和服务。它可以是你希望有朝一日在中国使用的商品/服务,也可以是你不想让其他人在中国使用你的名字的商品/服务。大多数公司都会进行成本效益分析,并选择几个需要保护的优先类别。如果你生产泳装,你可能不会太在意有人使用你的品牌名称销售机油或显微镜。但如果你是一家财大气粗的公司,并且/或者从心底里讨厌看到别人使用你的商标,那就考虑一下星巴克的做法:在所有 45 个类别和所有相关子类别上注册你的商标

3.注册比目前使用的更多的商标。

这里的逻辑与之前的决议类似。中国在注册(或维护)商标时不要求提供使用证明,因此您可以注册从未在任何类别中使用过(也可能永远不会使用)的商标。这些商标可能是你希望有朝一日在中国使用的商标,也可能是你不想让其他人在中国使用的商标。通常,后一类商标包括中国商标局(CTMO)认为与您的商标不冲突,但您认为不妥的商标。

4.监控您的商标。

商标局并不是一个最善于沟通的机构。如果没有人对你的商标提出质疑(例如,基于使用或有效性),你在注册后的 10 年内都不会收到他们的通知,这还是假设你对商标进行了续展的情况下。如果第三方试图注册一个与你的商标相似的商标,而且是在同一个小类上,你也不会收到他们的通知。如果第三方试图注册与你在美国注册的商标完全相同的商标,你也不会收到他们的通知。在这两种情况下,你都可能有理由成功提出异议,但这取决于第三方的身份。(但异议的窗口期相对较短--自公告之日起三个月内--很难对一个你直到太晚才听说的商标提出异议。你也可以尝试在商标注册后对其进行无效宣告,但此时你是在与一个商标进行后卫作战,除非你成功宣告其无效,否则该商标将一直有效。当然,最好的解决办法是在第三方提出申请之前自己提出申请。但如果做不到这一点,就要定期监控 CTMO 数据库和《商标公告》,以发现潜在的冲突。

5.对擅自占地者提出取消使用权的申请。

您的 "商标是否已在中国被抢注?有些抢注者根本不打算在商业活动中使用其注册商标,他们唯一的目的就是将商标卖给出价最高的人。好消息是,在注册三年后,所有商标都有可能因不使用而被撤销。如果你有耐心等待三年(或者最近才发现有这样一个商标),这可能是一个不错的选择。第一步,你应该在互联网上进行彻底搜索,看看该商标是否被使用。这并非万无一失,但鉴于电子商务在中国的主导地位,如果有人在中国合法使用商标,互联网上一定会有这种使用的迹象。如果搜索结果无误,可对抢注者提出不使用撤销,同时提交自己的新商标申请。(注销商标并不会转移被注销商标的所有权;它只是使商标失效)。

6.为您的商标取一个中文名称并注册。

如果你关心你在中国的品牌,仅仅注册英文版本是不够的。您还需要保护您的中文品牌--即使您还没有中文品牌。一旦你的英文品牌在中国受到关注,它就会被当地媒体和消费者冠以中文名称。一旦出现这种情况,就会有人把这个中文名称注册为商标,这样你就不仅丧失了使用中文品牌名称的权利,也丧失了最初选择中文品牌名称的能力。多年来,从辉瑞到爱马仕再到奔富,这样的故事已经上演过多次。

但是,知道自己需要一个中文名与实际选择一个中文名是不同的。正如我几个月前所写的那样

中文名称的选择非常棘手,仅仅精通中文并不能使一个人成为中文品牌专家,就像精通英语并不能使一个美国人成为英语品牌专家一样。我们经常看到一些公司将这一重要决定权交给 "在中国的人",结果可想而知。是的,这比让一个非母语人士通过谷歌翻译来选择中文品牌名称要好,但这并不能说明什么。我们与几家专门从事这项工作的品牌推广公司合作。

7.注册相似的中文名称。

正如我们所写,外国公司的中文品牌名称通常属于以下类别之一:

  1. 名称中每个单词的直译。微软就是这样做的:微软,中文为 "微 "和 "软"。
  2. 音译,即汉字近似于英文名称的读音。谷歌就是这样做的:谷歌的做法是:"gu "和 "ge "发音的汉字。
  3. 一个具有积极意义的新名称,与英语中的先行词没有明显的联系。辉瑞公司就是这样做的:辉瑞,汉字 "辉"、"瑞 "谐音,寓意 "辉煌、吉祥"(或多或少)。
  4. 以上几种方式的结合。这就是星巴克的做法:星巴克的 "星 "字和 "巴"、"克 "发音的汉字。

无论使用哪种方法,由于中文有很多同音字(即同音字),因此很容易想出发音完全相同但使用不同汉字的其他中文品牌名称。如果再加上读音相似(但不完全相同)的汉字,可能性就更大了。对于造假者来说,音似商标已经足够了。

中国商标局(CTMO)可能会阻止与您的注册商标仅相差一个字符且涵盖相同商品/服务的中文品牌名称。但这远不能保证他们一定会这么做。更好的办法是找出与你的商标足够相似、你不希望它们被第三方注册的中文商标名称,并在别人注册之前自己注册它们。

8.让您的中国商业伙伴签署一份正式协议。

出于各种原因,让您的中国业务合作伙伴签署(即签字并加盖公司印章)一份正式协议是个好主意,无论该协议是 OEM 协议、NNN 协议、许可协议还是其他协议。这样的协议可以确定业务关系的基本条款,明确双方的期望,并在出现问题时为诉讼提供依据。就商标而言,当你发现你的前中国商业伙伴申请了 "你的 "商标时,一份已签署并盖章的协议可能就是胜负的分水岭。

我们的协议总是有单独的知识产权条款,禁止中方采取任何行动干涉贵方的知识产权(例如,申请 "贵方 "商标或反对/试图使贵方现有商标无效)。这些条款如果得到中国实体的正式同意,执行起来就相对容易,而且往往可以从一开始就防止虚假商标申请。如果你确实需要在法庭上或中国商标局对你的前供应商采取行动,拥有一份你的中国商业伙伴同意尊重你的知识产权的签字盖章协议原件,将是对你有利的有力证据。

毋庸置疑,执行这些协议的时机是在合作关系开始时,在大家都满意的时候,而不是在中国供应商被证明不称职或更糟,而你们已经不再有合作关系的时候。

9.保留与中国商业伙伴往来的所有文件副本。

许多公司在中国开展业务时,仍然仅凭用英文书写的采购订单和发送到中方业务伙伴个人电子邮箱的英文电子邮件。这种安排对中方来说是理想的,而对外方来说则是可怕的,因为它造成了条款和中方身份的极大模糊性,从而将中方的责任降到了最低。如果你连中国公司的真名都不知道,就很难追究他们的责任。

在商标方面,当一家外国公司得知其前中国商业伙伴申请了 "他们的 "商标时,这个问题最常出现。(典型的通用场景:中国制造商出现质量问题;外国买方拒绝为有缺陷的商品付款;质量问题越来越严重;外国买方完全停止采购;中国制造商委托 Sinosure 公司追讨欠款,并为外国买方的商标提出商标申请)。

实际上,中国对外国公司在中国的商业伙伴的恶意商标申请进行了有效的监管。但是,为了让商标评审委员会裁定抢注 "你的 "商标的中国制造商败诉,你首先需要证明商业关系的存在。如上一决议所述,最简单的方法是签署一份盖章协议。如果做不到这一点,你就需要通过间接证据来证明这种关系,你所拥有的原始文件越多越好。最好的证据是由你的商业伙伴出具并盖有其公司印章的文件(如他们为商务签证而出具的邀请函),或由第三方出具的可明确识别外国买家和中方的文件(如货运或海关文件)。大多数情况下,外国买家并不会太在意中方的文件(也许是因为中方太轻率),因此你手头的文件越多,就越有可能获得真正有用的文件。

10.保留在中国使用商标的证据

与美国不同,中国在注册或维护商标时不要求提供在商业中使用的确凿证据。但你仍然需要收集和保存你在中国使用商标的证据。在中国,每个商标都有可能在注册日期三年后被撤销。随着商标注册申请的大量增加,越来越多的现有注册被作为新申请的障碍,这只会增加你的商标被撤销的机会。

商标注册管理办公室不会自行撤销未使用的商标;只有第三方才会对您的注册提出未使用撤销。但这种情况时有发生,在这种情况下,你需要提供证据,证明你的商标在过去三年中曾在中国使用在所涵盖的商品/服务上,否则你的商标注册将被撤销。

证据可以有多种形式。如果你在中国积极销售产品,那么证据应该很容易获得:广告、包装、网站截图以及其他公开的市场和销售记录。如果你只是在中国生产,那么你就需要提供第三方文件,以清楚地证明你在中国的受保护产品上使用了商标:发票、装运单据、质量检验、海关出口报关单等。照片(例如,来自你的工厂的照片)有助于提供背景情况,但仅凭照片通常不足以证明使用情况。在这一领域,仅凭英文采购订单和发往个人电子邮件账户的电子邮件来证明业务关系也会给你带来麻烦,因为这两者都不可能成为商标使用的充分证据。

11.确保商标标识的版权登记

版权法保护的是创造性作品,许多仅为标准字符标记(又称文字标记)的商标因过于简短而不符合创造性作品的条件。然而,几乎所有以标识形式表现的商标在中国都可以受到版权保护。一些从业者将中国商标注册和版权注册合称为 "超级商标"。其理论依据是,由于版权不受尼斯分类系统的管辖,版权注册适用于所有商品和服务,因此意味着除了你之外,任何人都不能在任何方面使用你的商标。

虽然并不总是那么容易成功,而且版权侵权的补救措施也不如商标侵权那么有力,但版权登记在试图撤下阿里巴巴上的假冒品牌产品列表时肯定是有用的。

12.记录您在海关的商标

每年,中国海关在查验假冒伪劣商品方面都会有所进步。考虑到世界上大部分商品(无论真假)都来自中国,这是一项艰巨的任务。包括美国在内的大多数国家只检查进口商品的假冒伪劣。中国对这两方面都进行了检查,这一点值得称赞。

但他们并不是什么都查,实际上,他们自己几乎什么都不查。除非你的品牌像耐克一样知名,否则中国海关的普通检查员根本不知道商品是否为正品。

实际上,要想让中国海关重视,唯一的办法就是在中国进行有效的商标注册,然后在海关进行商标注册备案。