Hace unas semanas, Twitter se hizo eco de la noticia de que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) había concedido el registro federal de la marca «PSILOCYBIN». La marca fue registrada por la empresa Black Pandas LLC y se aplica a los siguientes servicios de la clase 041:
«Elaboración y difusión de materiales educativos de terceros sobre plantas y hongos psicoactivos, sustancias químicas y temas relacionados en los ámbitos de la espiritualidad, la religión, la política, el arte y la ciencia; publicación de artículos, libros, folletos y boletines informativos sobre plantas y hongos psicoactivos, sustancias químicas y temas relacionados en los ámbitos de la espiritualidad, la religión, la política, el arte y la ciencia».
En primer lugar, es importante señalar que el registro NO otorga al titular derechos exclusivos para utilizar la palabra «psilocibina» en todos los productos y servicios, y en particular no en productos que puedan describirse como «psilocibina». Uno de los requisitos para la protección de una marca comercial a nivel federal en EE. UU. es que la marca sea «distintiva». En pocas palabras, esto significa que una marca no puede ser «meramente descriptiva» de los productos o servicios a los que se aplica. Así, por ejemplo, nadie podría proteger la palabra «psilocibina» para su uso en setas, ya que sería meramente descriptiva. Sería contrario al orden público limitar la capacidad de otras empresas y particulares para describir los productos que venden (tenga en cuenta que estoy dejando de lado las cuestiones de legalidad que entran en juego aquí, que son casi idénticas a las a las que se enfrentan las empresas de cannabis que intentan obtener la protección federal de marcas registradas).
Entonces, ¿qué ha pasado aquí con el registro de PSILOCYBIN? En un primer momento, la abogada encargada del examen del expediente desestimó la solicitud en virtud del artículo 2(e)(1) de la Ley de Marcas, lo que significa que consideró que la marca era meramente descriptiva de los servicios del solicitante, afirmando lo siguiente:
«En este caso, el término «PSILOCYBIN» es un compuesto psicodélico natural producido por diversas setas. Los servicios del solicitante incluyen material relacionado con las «plantas psicoactivas» y temas afines; por lo tanto, el término «PSILOCYBIN» es descriptivo del objeto de los servicios del solicitante. Los consumidores que vean esta marca —en el contexto de dichos servicios— comprenderán de inmediato su carácter descriptivo».
Sin embargo, en este caso, solo se denegó el registro de la marca en el Registro Principal. El examinador ofreció al solicitante la oportunidad de modificar su solicitud para solicitar el registro en el Registro Suplementario, siempre y cuando pudiera modificarla para demostrar el uso comercial.
Muchos solicitantes de marcas desconocen la existencia del Registro Suplementario, y mucho menos saben en qué consiste. El Registro Suplementario es «un segundo registro de marcas en el que pueden inscribirse marcas que aún no reúnen los requisitos para su inscripción en el Registro Principal, pero que, con el tiempo, pueden llegar a convertirse en un indicador de origen. Las marcas inscritas en el Registro Suplementario, al igual que las inscritas en el Registro Principal, están protegidas frente a marcas conflictivas en solicitudes presentadas posteriormente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO). Sin embargo, las inscripciones en el Registro Suplementario no gozan de las mismas ventajas legales ni presunciones que las inscripciones en el Registro Principal».
Esto significa que, en un litigio sobre marcas, el titular de una marca inscrita en el Registro Suplementario no goza de la presunción de titularidad federal. Es mucho más difícil ganar una demanda por infracción con un registro en el Registro Suplementario.
Tras cinco años de uso continuado, el solicitante de una marca que, de otro modo, sería rechazada por ser meramente descriptiva, puede solicitar su inscripción en el Registro Principal si cuenta con pruebas adicionales de «carácter distintivo adquirido», entre las que pueden figurar pruebas de notoriedad, una amplia publicidad de la marca y declaraciones de terceros. Un buen ejemplo de marca que logró inscribirse en el Registro Principal mediante este proceso es SKATEBOARDER, que es una revista de skateboard. La marca se habría considerado meramente descriptiva y habría sido rechazada, pero el solicitante pudo demostrar una notoriedad suficiente a lo largo del tiempo para acreditar el carácter distintivo adquirido.
Queda por ver si la marca «PSILOCYBIN» llegará o no a inscribirse en el Registro Principal. Cuantas más empresas empiecen a utilizar la palabra «psilocibina» en sus publicaciones y servicios en línea, menos probable será que el titular de esta marca pueda demostrar el carácter distintivo adquirido dentro de cinco años.
