La sentencia firme dictada recientemente en el caso WM. Wrigley Jr. Company contra Roberto Conde y otros no es más que una advertencia y un claro recordatorio para las empresas del sector del cannabis: la parodia NO constituye una defensa frente a la infracción de marcas registradas en este tipo de contexto comercial.
Las partes
Todos conocemos a Wrigley: es un gigante de la industria alimentaria y ofrece una amplia gama de productos, como chicles, caramelos de menta y golosinas, entre los que se incluyen Skittles, Starburst y Lifesavers. Wrigley es titular de numerosas marcas registradas y, en lo que aquí nos ocupa, es propietaria y ha utilizado las famosas marcas SKITTLES y STARBURST.
La sentencia, que se basa en un acuerdo judicial entre las partes, se dicta contra Steven Mata, una persona física que reside y desarrolla su actividad comercial en el condado de Orange. Mata opera bajo el nombre comercial de OC420, una empresa dedicada a la venta al por menor de productos comestibles de cannabis.
Mata comercializó y vendió productos como «Skittles medicinales», «Gominolas Cannaburst medicinales» y un «Lote de comestibles Munchies». El envase está claramente pensado para imitar el de los Skittles y los Starburst, ya que adopta y utiliza las marcas denominativas de la misma manera y presenta un diseño gráfico que también es casi idéntico al de los dulces originales.
El problema
Hay una diferencia entre utilizar la marca de otra persona para hacer comentarios políticos o sociales y utilizarla para ganar notoriedad y aumentar las ventas de tu propio producto. Ya hemos hablado anteriormente de empresas del sector del cannabis que han intentado imitar marcas muy conocidas y han pagado un alto precio por ello.
Hershey’s, por ejemplo, tomó partido contra el sector al interponer, a lo largo de varios años, múltiples demandas contra empresas que comercializaban productos de chocolate con cannabis bajo nombres como «Mr. Dankbar», «Reefer’s Peanut Butter Cups», «Hasheath» y «Ganja Joy», todos ellos destinados a imitar los populares productos de chocolate de la marca. Estos casos acabaron resolviéndose mediante acuerdos extrajudiciales.
La sentencia
La sentencia establece que la conducta de Mata constituyó:
- Infracción de marca registrada;
- Dilución de la marca;
- Competencia desleal y prácticas engañosas;
- la dilución con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código de Negocios y Profesiones de California; y
- Falsificación.
El tribunal dictó una orden judicial contra cualquier nueva falsificación, infracción, dilución y competencia desleal. Mata también deberá retirar del mercado todos los productos, envases y material publicitario que ya se encuentren en circulación, y entregarlos a los abogados de Wrigley para su destrucción. Por último, Mata deberá rendir cuentas de todos los beneficios obtenidos con los productos y «devolverlos» (entregarlos) a Wrigley, además de pagar una indemnización por daños y perjuicios de 2 millones de dólares por cada marca falsificada, así como los intereses previos al fallo, las costas de Wrigley y los honorarios de sus abogados por la tramitación del caso.
Uf. Esta es una de las sentencias más severas que hemos visto en mucho tiempo, y eso se debe a que la conducta de Mata fue maliciosa y deliberada. (Nota al margen: esto también significa que, si Mata se declarara en quiebra, esta sentencia no sería susceptible de exoneración). Así que, por favor, no te veas en una situación similar y asegúrate de contar con buenos abogados especializados en propiedad intelectual para proteger tu marca desde el principio.
Y si te interesan casos similares, aquí tienes algunos artículos anteriores sobre otros casos prácticos:
- Estudio de caso sobre litigios por infracción de marcas registradas: Uncle Bud’s
- Litigio sobre marcas registradas: Se acabó la hora feliz
- Wrigley emprende acciones legales contra quienes infringen la marca registrada «Canna»
- Recordatorio: La defensa por parodia ante la infracción de marcas registradas es complicada.
