Tras nuestro reciente seminario web sobre propiedad intelectual, hemos recibido algunas solicitudes de ejemplos reales sobre cómo se desarrollan los litigios por infracción de marcas registradas en los tribunales. Por suerte (o por desgracia, según cómo se mire), cada día se presentan casos de litigios por infracción de marcas registradas en todo el país, y este, presentado esta semana por CBH International, LLC, es un excelente ejemplo.
Las partes en el litigio por infracción de la marca registrada de CBH
La demandante, CBH International, es titular de la marca comercial «UNCLE BUD’S», que ha registrado a nivel federal para su uso en relación con sus productos de cáñamo industrial, como productos tópicos con CBD, gominolas, etc. CBH alega que sus productos no contienen THC ni ingredientes psicoactivos. Unos niveles de THC superiores al 0,3 % invalidarían la marca comercial federal, ya que la marihuana sigue clasificada como sustancia de la Lista 1.
La demandada, Uncle Bud’s Grow Shop Corp., regenta una tienda minorista en Johnstown, Nueva York, que ofrece productos y servicios relacionados con el cannabis, como sistemas hidropónicos, fertilizantes y lámparas de cultivo. Además de utilizar «Uncle Bud’s» como nombre comercial, también comercializa artículos como gorras y fundas isotérmicas para latas de cerveza que llevan la marca «Uncle Bud’s».
Las acusaciones en el litigio por infracción de marca registrada
Una demanda por infracción de marca registrada consta de cinco elementos:
- En primer lugar, una marca válida y susceptible de protección. Una marca válida es cualquier palabra, nombre, símbolo o combinación de estos elementos que sea distintiva y que una persona utilice para identificar y distinguir sus productos. En este caso, es probable que CBH no tenga ningún problema para cumplir este requisito, sobre todo porque su registro federal también genera la presunción de que la marca es válida y susceptible de protección.
- En segundo lugar, la titularidad del demandante. Por lo general, solo el titular de un registro de marca puede interponer una demanda por infracción de marca. Correcto.
- En tercer lugar, la infracción de una marca comercial por parte del demandado. Quiero señalar especialmente que no es necesario que la marca del demandado sea idéntica. Por lo tanto, el hecho de que el logotipo de «Uncle Bud’s Grow Shop» sea diferente al de CBH, etc., no constituye una defensa válida.
- En cuarto lugar, el riesgo de confusión. Este cuarto factor es en el que suelen centrarse los tribunales, ya que el objetivo fundamental de esta rama del Derecho es evitar la confusión del consumidor. La existencia de riesgo de confusión se evalúa mediante la aplicación de un criterio basado en múltiples factores. Dicho criterio varía ligeramente según la jurisdicción, pero estos son los factores generales que se tienen en cuenta:
- Puntos fuertes o débiles de la marca del demandante: en este caso, diría que CBH se encuentra en una situación bastante favorable, ya que su marca goza de reconocimiento a nivel nacional, sus productos se venden a través de diversos minoristas, tanto online como físicos, y han sido destacados por varios medios de comunicación.
- El uso de la marca por parte del demandado, en comparación con el del demandante —dado que ambas partes utilizan la marca para distinguir sus productos en el sector del cannabis—, diría que este factor probablemente también se inclina a favor de CBH.
- Similitud entre las marcas del demandante y del demandado: ambas partes comercializan sus productos bajo la denominación «Uncle Bud’s».
Otros factores relacionados con la infracción de marcas registradas que suelen tenerse en cuenta, pero que CBH no alega en su demanda, son:
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- Confusión real: CBH no cita ningún ejemplo de confusión real por parte de los consumidores, por lo que este factor no juega a su favor. Diría que, cuando un demandante es capaz de citar ejemplos reales de confusión entre los consumidores, eso suele ser, como se suele decir, el golpe de gracia; y eso tiene sentido si se tiene en cuenta cuál es el objetivo de la legislación sobre marcas: evitar la confusión de los consumidores.
- La intención del demandado: en ocasiones, los demandados admiten sin darse cuenta que «tenían la intención» de infringir la marca registrada cuando reconocen que conocían la marca del demandante y deseaban imitarla.
- Los canales de marketing y publicidad en los que se utilizan: si ambas partes utilizan los mismos canales, ya sean online o físicos, esto jugará a favor del demandante. Este factor se ha convertido cada vez más en algo «obvio», ya que el amplio uso de las redes sociales, entre otros, ha hecho que sea posible llegar a un público muy amplio en cualquier caso.
- El grado de cuidado del comprador: se refiere al nivel de cuidado que pondrán los consumidores a la hora de elegir productos en este ámbito. Por poner un ejemplo extremo, alguien que esté buscando qué vitaminas tomar probablemente será un poco más cuidadoso y exigente que alguien que esté buscando qué bolsas de basura utilizar.
- Posibilidad de ampliación de la línea de productos: cuando el demandante tenga la intención de entrar en el sector de actividad del demandado, este factor jugará a favor del demandante.
- Y en quinto lugar, el perjuicio o los daños y perjuicios. Cabe señalar que no es necesario que se produzca un perjuicio real, ya que la propia infracción de la marca constituye el perjuicio. No obstante, en este caso, CBH puede solicitar la indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos, tales como el lucro cesante, la dilución de sus esfuerzos de comercialización, etc.
Por supuesto, este análisis se basa únicamente en la demanda de CBH, por lo que informaremos cuando Uncle Bud’s Grow Shop presente su contestación y exponga sus argumentos. Mientras tanto, aquí tienes otros casos de litigios por infracción de marcas registradas sobre los que hemos escrito anteriormente:
