随着越来越多的美国企业和个人寻求在海外市场销售商品与服务,获得这些市场的商标保护至关重要。 降低海外商标保护成本的途径之一是利用马德里体系。随着阿联酋今年早些时候加入《马德里议定书》(该议定书与独立的《马德里协定》共同构成马德里体系),该体系现已覆盖125个国家,包括美国、中国和欧盟。
1.成本节约
美国企业和个人无需在每个需要商标保护的国家分别提交国家申请,而是可向日内瓦的世界知识产权组织(WIPO)申请国际注册(IR),随后将该国际注册延伸至一个或多个马德里体系成员国。 通过马德里体系申请可避免直接向特定成员国商标局提交国家申请所产生的各项费用(包括当地代理律师费用),取而代之的是该体系更低的整体费用。国际注册权利人只需向WIPO缴纳单一续展费,即可覆盖所有指定国家的续展事宜,无需在各国分别支付续展费用。 同样的集中管理和成本节约也适用于商标转让、合并及更名等情形。
2. 获取红外线
要获得国际注册(IR),申请人必须是马德里体系成员国之一的国民、在该国定居,或在该国拥有真实有效的商业机构。 国际注册申请须基于申请人在本国已有的基础申请或注册,且申请内容须与基础申请或注册保持一致(商品及服务项目的范围可适当缩小,但不得超出基础申请或注册所涵盖的范围)。 提交申请时还须指定一项或多项国际注册将延伸至的国家。后续可随时追加其他国家。
例如,一家在美国注册的公司可基于其正在美国申请或注册的相同商标,向美国专利商标局(USPTO)提交国际注册申请,并指定日本和墨西哥为应扩展国际注册的国家。 若申请符合形式要求,USPTO将把申请转交世界知识产权组织(WIPO)。经WIPO确认申请满足所有适用程序要求后,该申请将转送至日本和墨西哥的国家商标局,后者将在18个月内(特殊情况下可延长)决定是否批准该申请在本国获得保护。
通过使用该体系,申请人可免于在墨西哥和日本分别聘请(并支付费用)当地律师提交国家申请。但需注意,若某国商标局对马德里体系申请提出异议,申请人通常仍需聘请当地律师,以期向该国商标局解决相关异议。
3.使用商标的义务
国际注册商标在完成注册后,须遵守各指定国关于商标使用的国家规定。在多数国家,商标必须在注册之日起五年内投入使用。此后,商标使用不得中断超过五年连续期限。
4.侵犯国际注册商标的行为
在特定国家获准的国际注册,享有与该国国内商标注册同等的保护。判断国际注册是否被侵权时,适用与国内商标注册相同的规则,且任何强制执行国际注册的行为均须在国家层面寻求。在特定马德里体系国家因商标侵权获得的救济,仅限于该国境内。
5.投资者关系(IR)需以基地(总部)注册为前提,持续五年。
国际注册在五年内依赖于基础注册(母国注册)。因此,在此期间对基础申请或注册所作的任何变更,也将适用于所有国家的国际注册。例如,若基础注册在此期间因故被撤销,国际注册将失效。 但若基础注册被注销,国际注册所有人可将该注册转换为各指定国的国家申请,同时保留原始申请的提交日期(即优先权日)。基于上述规定,国际注册所有人应采取措施确保基础注册在五年有效期内持续有效。
6.投资者关系文件的有效期
IR的有效期为十年,且可无限期连续续期十年。
7.您的国际品牌战略
通过使用马德里体系,商标权人可免于聘请当地代理人提交国家商标申请,并在商标获准注册后维持其国家注册状态。然而,获取国际注册后将其延伸至一个或多个国家的流程仍涉及一定成本,因此商标权人通常需要将国际注册延伸至至少3-4个国家,方能实现相较于在相同国家提交国家申请的成本节约。
商标权人还须注意,国际注册将在五年内依赖基础(母国)注册,且其他途径可能更适合商标权人的具体情况。权人还应留意,国际注册不得转让给非马德里体系成员国国民、非该国居民或未在该国设立真实有效商业机构的第三方。






