Para las empresas que desean acceder al mercado chino, una licencia de propiedad intelectual suele ser la mejor opción. Sin embargo, las empresas deben actuar con inteligencia. En concreto, deben resistirse a la tentación de reutilizar acuerdos de licencia utilizados en otros contextos y, en su lugar, utilizar acuerdos redactados específicamente para su uso en China, teniendo en cuenta las condiciones específicas de este país.
1. Exigir un pago por adelantado.
Tiene sentido exigir a los licenciatarios chinos que realicen un pago por adelantado. Un pago por adelantado demuestra la buena fe del licenciatario y también le motiva a monetizar la propiedad intelectual del licenciante (teniendo en cuenta que, en ocasiones, las empresas chinas utilizan los acuerdos de licencia como una artimaña para neutralizar a un competidor). Y lo que es aún más importante, un pago por adelantado demuestra que la parte china es realmente capaz de realizar los pagos. Esto puede parecer trivial, pero a menudo los acuerdos fracasan porque el banco de la parte china tiene problemas con el contenido del acuerdo de licencia. Además, el pago debe proceder de la empresa que ha firmado el acuerdo. Si el pago procede de una persona física (como el director general del licenciatario) o de una empresa relacionada, es probable que la empresa china solo esté jugando (al igual que cuando un proveedor pide a un cliente que le pague en una cuenta personal o en la de una empresa cualquiera).
2. Registrar el acuerdo ante las autoridades chinas pertinentes.
Todos los acuerdos de licencia en China deben registrarse y, en muchos casos, el registro es obligatorio. Además, los bancos chinos casi siempre exigen que los acuerdos de licencia se registren ante la autoridad competente en materia de propiedad intelectual (como la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China) antes de aprobar los pagos. Y cualquier acuerdo de licencia de patente, marca comercial o derechos de autor debe registrarse antes de poder inscribirse en la Aduana china, un paso necesario para que la Aduana esté atenta a las falsificaciones y evite que se incauten los productos del licenciatario.
En general, lo mejor es encargar a la parte china todos los registros (¡NO confundir con dejar que registren su propiedad intelectual!) y que la licencia no entre en vigor hasta que hayan proporcionado la prueba del registro. Sin embargo, tenga en cuenta que la Ley de Marcas de China exige que el licenciante registre el acuerdo de licencia. En cualquier caso, el contrato de licencia debe estipular que la licencia no será efectiva hasta que se presente la prueba del registro. Este requisito va de la mano con la exigencia de pagos por adelantado y sirve como una buena prueba de si el contrato se ha registrado correctamente. El registro tarda al menos unos días, por lo que si un licenciante recibe el pago el mismo día en que se firma el acuerdo, es evidente que el acuerdo no se ha registrado y que el licenciatario no está actuando con honestidad. Aunque quieran que la parte china se encargue de todos los registros de licencias (excepto las licencias de marcas), corresponde a los licenciantes extranjeros asegurarse de que esto se haya hecho realmente.
3. Limitar el territorio a China.
No se trata de un requisito absoluto, pero a menudo tiene sentido desde el punto de vista práctico: los licenciatarios chinos suelen solicitar derechos para numerosos países de la ASEAN, pero por lo general es conveniente que demuestren su valía en China antes de concederles derechos para Malasia, Vietnam o cualquier otro lugar. Además, aunque China no prohíba legalmente las ventas en el mercado gris, usted puede prohibir contractualmente a su licenciatario que venda fuera del territorio mediante una cláusula contractual bien redactada. Asegúrese de que su acuerdo sea claro en cuanto a lo que constituye China, ya que lo que el mundo considera que constituye China no es necesariamente lo que China considera que es China.
4. Incluir lenguaje firme sobre confidencialidad y protección de la propiedad intelectual.
Los acuerdos de licencia deben dejar claro que la propiedad intelectual pertenece al licenciante, no al licenciatario, y que este último no está autorizado a hacer un uso indebido de la propiedad intelectual ni a realizar ninguna acción que interfiera con la titularidad del licenciante sobre la misma. Además, tras la rescisión del acuerdo, toda la propiedad intelectual volverá al licenciante. Es fundamental utilizar el lenguaje adecuado para proteger a los licenciantes extranjeros de futuras impugnaciones de sus registros de marcas comerciales tres años después por motivos de falta de uso.
5. Asegúrese de que es el propietario de la propiedad intelectual correspondiente.
Esto debería ser obvio: una parte no puede conceder una licencia sobre algo que no le pertenece. Pero lo decimos porque, con frecuencia, nos piden que ayudemos a empresas a conceder licencias de su propiedad intelectual en China cuando en realidad no son propietarias de dicha propiedad intelectual en ese país. En el caso de las patentes y las marcas comerciales, la propiedad en Estados Unidos o Europa tiene poca o ninguna relevancia para la propiedad en China; la forma de poseer propiedad intelectual en China es registrarla. Incluir este requisito en el acuerdo de licencia impone una obligación al licenciante, pero es una obligación que debería estar encantado de asumir.
6. Asegúrese de que el acuerdo esté redactado en chino, se rija por la legislación china y exija la resolución de disputas en los tribunales chinos.
Por todas las razones habituales.
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