Nuevas normas para la anulación de marcas chinas no utilizadas
Los propietarios de marcas extranjeras han confiado durante mucho tiempo en las cancelaciones por falta de uso (NUC, por sus siglas en inglés) como una poderosa herramienta para despejar el camino hacia el registro de marcas en China, especialmente en los casos en los que una parte no relacionada había registrado previamente la marca en cuestión de mala fe. En virtud del artículo 49.2 de la Ley de Marcas china, cualquier parte puede solicitar la cancelación de una marca registrada que no se haya utilizado durante tres años consecutivos sin motivo justificado. Este sistema -comúnmente conocido como 撤三(chè sān)- se consideraba antes relativamente accesible, pero los últimos acontecimientos apuntan a un endurecimiento significativo de las normas.
Mayor escrutinio sustantivo de las anulaciones de marcas en China
Históricamente, una vez presentada una solicitud de NUC, la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de China (CNIPA) notificaba al solicitante de registro, sobre quien recaía la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca o justificar su no uso. En caso contrario, se procedía a la cancelación.
Sin embargo, la CNIPA está señalando ahora un alejamiento de este enfoque, y se espera cada vez más que el solicitante aporte pruebas afirmativas o razonamientos que demuestren que no se ha producido un uso genuino de la marca. Estas pruebas pueden incluir búsquedas fallidas en plataformas en línea o investigaciones de mercado en persona. Esta evolución refleja un deseo cada vez mayor de acabar con las solicitudes frívolas y mantener la integridad del sistema de cancelación, aunque en la práctica puede suponer una ayuda para los solicitantes de registro de marcas de mala fe, incluidos aquellos que no desean defender de forma proactiva su registro mal obtenido ante la CNIPA.
Dicho esto, también se ha elevado el listón para los solicitantes de registro. El uso simbólico, el uso nominal y el uso meramente para mantener el registro ya no son suficientes. Las pruebas deben demostrar un uso comercial real, continuo y público, como se indica tanto en las directrices de la CNIPA como en las decisiones de tribunales como el Tribunal de PI de Pekín. Como se indica en el material de formación oficial de la CNIPA, debe haber un uso genuino en el mercado comercial que cumpla la función de la marca de identificar la fuente.
Mi bufete ha comprobado de primera mano la eficacia del proceso tradicional de cancelación por falta de uso en China. En numerosos casos en los que intentamos despejar el camino para las marcas de nuestros clientes, nuestra diligencia debida previa a la presentación de la solicitud reveló a menudo una falta de uso comercial genuino por parte de la parte registrada. Este conocimiento nos permitió emprender estratégicamente acciones de NUC, y logramos una tasa de éxito extremadamente alta, a menudo porque la parte impugnada, consciente de su incapacidad para demostrar el uso, ni siquiera impugnaba la petición. Sin embargo, la evolución del panorama en China, con su creciente énfasis en la carga de la prueba del solicitante, sugiere que estas victorias relativamente rápidas, sencillas y baratas pueden llegar a ser menos comunes. Seguirá siendo crucial llevar a cabo una investigación previa exhaustiva, pero es probable que el proceso en sí se vuelva más exigente, incluso en casos aparentemente claros de falta de uso.
Aspectos clave de las nuevas normas chinas sobre cancelación de marcas
1. Es mucho lo que está en juego en el registro inicial de una marca en China
Dado que los NUC son cada vez más difíciles de ganar, el coste de no conseguir una marca a tiempo en China ha aumentado mucho. Si su solicitud está bloqueada por un registro anterior, la cancelación de ese registro requerirá ahora más tiempo, esfuerzo y, a menudo, gastos. Aunque los NUC seguirán siendo una opción para los propietarios de marcas injustamente privados del registro de su marca en China, será una vía más exigente y complicada.
Este cambio hacia la exigencia de más pruebas por adelantado en las peticiones de la NUC podría plantear importantes retos a las PYME extranjeras. A diferencia de las grandes empresas, suelen tener recursos más limitados, lo que hace que las investigaciones exhaustivas en línea y físicas en China sean una empresa costosa y compleja desde el punto de vista logístico. Este aumento de la carga podría dificultarles la impugnación de registros de mala fe, lo que podría obstaculizar su entrada en el mercado chino a pesar de tener derechos legítimos de marca.
2. Los solicitantes de anulación de marcas en China deben hacer más trabajo de campo
La nueva expectativa es que los solicitantes de NUC deben tomar medidas proactivas para demostrar que la marca que impugnan no está en uso. Esto puede incluir:
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Búsquedas en línea en las principales plataformas de comercio electrónico, como Taobao y JD.com.
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Investigaciones físicas en establecimientos minoristas.
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Examinar si el solicitante de registro tiene una licencia comercial válida y si sus actividades se ajustan al ámbito autorizado por las autoridades de registro de empresas en China.
En resumen, el proceso está pasando de ser una formalidad sobre el papel a una misión de investigación más sustantiva, posiblemente más acorde con la práctica en países como Estados Unidos.
3. Los solicitantes de marcas en China deben estar preparados para demostrar su uso real
Por el lado de la defensa, los solicitantes de registro deben mantener registros detallados y creíbles del uso de la marca -idealmente un archivo bien organizado con presentaciones anuales de:
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Envases de productos y facturas.
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Material de marketing.
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Contratos de venta.
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Capturas de pantalla de listados o anuncios en medios de comunicación.
Todos ellos deben estar claramente fechados y demostrar su uso en China continental. También es esencial asegurarse de que la marca aparece en los productos/servicios para los que se registró. Además, la marca debe aparecer en su forma registrada, lo que supone un reto potencial para las marcas que deciden cambiar de marca a mitad del periodo de validez de su registro.
Reflexiones finales sobre las nuevas normas chinas de cancelación de marcas
A medida que los NUC dejan de ser una estrategia a la que recurrir para convertirse en un esfuerzo de mayor envergadura, tanto los solicitantes como los solicitantes de registro de marcas deben recalibrar su enfoque. Para las marcas que hacen negocios en China, el mensaje es claro: regístrese pronto, utilice su marca de forma significativa y documéntelo todo.
No hacerlo puede significar no sólo la pérdida de una marca, sino también de una oportunidad de mercado. Es más importante que nunca asegurarse los derechos sobre sus marcas en China antes de que un ocupante ilegal u otro agente de mala fe se le adelante. Como hemos dicho antes en relación con las marcas en China, "Más, más, más¡"!
