Nuevas normas para la cancelación de marcas registradas en China por falta de uso
Los titulares de marcas extranjeras llevan mucho tiempo recurriendo a las solicitudes de cancelación por falta de uso (NUC) como una herramienta eficaz para allanar el camino hacia el registro de marcas en China, especialmente en los casos en que un tercero no relacionado haya registrado previamente la marca en cuestión de mala fe. En virtud del artículo 49(2) de la Ley de Marcas de China, cualquier parte puede solicitar la cancelación de una marca registrada que no se haya utilizado durante tres años consecutivos sin motivo justificado. Este sistema —conocido comúnmente como 撤三 (chè sān)— se consideraba en su día relativamente accesible, pero los últimos acontecimientos apuntan a un endurecimiento significativo de los criterios.
Mayor rigor en el examen del fondo de los procedimientos de cancelación de marcas en China
Históricamente, una vez presentada una solicitud de NUC, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) notificaba al titular del registro, quien a su vez tenía la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca o justificar su falta de uso. El incumplimiento de esta obligación solía dar lugar a la cancelación del registro.
Sin embargo, la CNIPA está dando señales de un cambio de rumbo respecto a este enfoque, ya que cada vez se espera más que el solicitante aporte pruebas o argumentos que demuestren que no se ha producido un uso efectivo de la marca. Estas pruebas pueden incluir búsquedas infructuosas en plataformas en línea o estudios de mercado realizados in situ. Esta evolución refleja un deseo creciente de tomar medidas contra las solicitudes frívolas y defender la integridad del sistema de cancelación, aunque en la práctica puede suponer una ayuda para los titulares de marcas de mala fe, incluidos aquellos que no tienen intención de defender de forma proactiva su registro obtenido indebidamente ante la CNIPA.
Dicho esto, también se han endurecido los requisitos para los titulares de registros. El uso simbólico, el uso nominal y el uso con el mero fin de mantener el registro ya no son suficientes. Las pruebas deben demostrar un uso comercial real, continuo y público, tal y como se describe tanto en las directrices de la CNIPA como en las resoluciones de tribunales como el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín. Tal y como se señala en los materiales de formación oficiales de la CNIPA, debe existir un «uso real en el ámbito comercial» —un uso genuino en el mercado comercial que cumpla la función de la marca de identificar el origen—.
Mi bufete de abogados ha podido comprobar de primera mano la eficacia del proceso tradicional de cancelación por falta de uso en China. En numerosos casos en los que hemos tratado de allanar el camino para las marcas de nuestros clientes, nuestra diligencia debida previa a la presentación a menudo ha revelado una falta de uso comercial genuino por parte del titular del registro. Esta información nos ha permitido emprender acciones de cancelación por falta de uso de forma estratégica, y hemos logrado una tasa de éxito extremadamente alta, a menudo porque la parte demandada, consciente de su incapacidad para demostrar el uso, ni siquiera impugnaba la solicitud. Sin embargo, el panorama cambiante en China, con su mayor énfasis en la carga de la prueba del solicitante, sugiere que estas victorias relativamente rápidas, sencillas y económicas pueden volverse menos comunes. Una investigación exhaustiva previa seguirá siendo crucial, pero es probable que el proceso en sí se vuelva más exigente, incluso en casos aparentemente claros de falta de uso.
Puntos clave sobre las nuevas normas de cancelación de marcas registradas en China
1. Hay mucho más en juego en el registro inicial de marcas en China
Dado que cada vez es más difícil obtener una NUC, el coste de no haber registrado la marca a tiempo en China se ha disparado. Si tu solicitud se ve bloqueada por un registro anterior, anular dicho registro requerirá ahora más tiempo, esfuerzo y, a menudo, más gastos. Aunque las NUC seguirán siendo una opción para los titulares de marcas a los que se les haya denegado injustamente el registro de su marca en China, será un camino más exigente y complicado.
Este cambio, que exige aportar más pruebas desde el principio en las solicitudes ante la NUC, podría plantear importantes dificultades a las pymes extranjeras. A diferencia de las grandes empresas, estas suelen disponer de recursos más limitados, lo que hace que llevar a cabo investigaciones exhaustivas, tanto en línea como presenciales, en China resulte una tarea costosa y logísticamente compleja. Esta mayor carga podría, sin quererlo, dificultarles la tarea de impugnar los registros realizados de mala fe, lo que podría obstaculizar su entrada en el mercado chino a pesar de contar con derechos legítimos sobre marcas registradas.
2. Los solicitantes de la cancelación de marcas en China deben realizar más trámites
La nueva norma establece que los solicitantes de NUC deben tomar medidas proactivas para demostrar que la marca que impugnan no está en uso. Esto puede incluir:
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Búsquedas en línea en las principales plataformas de comercio electrónico, como Taobao y JD.com.
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Inspecciones físicas en establecimientos minoristas.
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Comprobación de si el titular del registro dispone de una licencia comercial válida y de si sus actividades se ajustan al ámbito autorizado por las autoridades de registro mercantil de China.
En resumen, el proceso está pasando de ser un mero trámite burocrático a convertirse en una misión de investigación más sustantiva, lo que podría decirse que se ajusta más a la práctica habitual en países como Estados Unidos.
3. Los titulares de marcas registradas en China deben estar preparados para demostrar su uso efectivo
En lo que respecta a la defensa, los titulares de marcas deben mantener registros detallados y fiables del uso de la marca; lo ideal es disponer de un expediente bien organizado que incluya la presentación anual de:
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Embalajes de productos y facturas.
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Materiales de marketing.
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Contratos de compraventa.
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Capturas de pantalla de anuncios o publicidad en medios de comunicación.
Todos ellos deben estar claramente fechados y demostrar su uso en China continental. También es fundamental garantizar que la marca aparezca en los productos o servicios para los que se registró. Además, la marca debe aparecer tal y como figura en el registro, lo que puede suponer un reto para las marcas que decidan renovar su imagen de marca durante el período de validez de su registro.
Reflexiones finales sobre las nuevas normas de cancelación de marcas registradas en China
A medida que los NUC pasan de ser una estrategia habitual a convertirse en una apuesta de mayor riesgo, tanto los solicitantes como los titulares de marcas deben replantearse su enfoque. Para las marcas que operan en China, el mensaje es claro: regístrense cuanto antes, utilicen su marca de forma adecuada y lo documenten todo.
No hacerlo podría suponer no solo la pérdida de una marca registrada, sino también la pérdida de una oportunidad de mercado. Ahora es más importante que nunca asegurar los derechos sobre sus marcas registradas en China antes de que un usurpador u otro agente de mala fe se le adelante. Como ya hemos dicho antes en lo que respecta a las marcas registradas en China: «¡Más, más, más».
