中国商标和非使用撤销:风险变得更高

非使用中国商标撤销的新标准

长期以来,外国品牌所有者一直依赖不使用撤销(NUC)作为在中国进行商标注册的有力工具,特别是在无关方之前恶意注册相关商标的情况下。根据中国《商标法》第四十九条第二款的规定,任何一方均可申请撤销无正当理由连续三年未使用的注册商标。这一制度--俗称撤三(chè sān)--曾一度被认为是相对容易的,但最近的发展表明标准正在大幅收紧。

加强对中国商标撤销的实质性审查

从历史上看,一旦提出 NUC 申请,中国国家知识产权局(CNIPA)就会通知注册人,注册人随后有举证责任证明商标的使用或未使用的正当性。否则,通常会被注销。

然而,CNIPA 目前正在改变这种做法,越来越多地要求申请人提供确凿证据或推理,证明没有发生真正使用商标的情况。这些证据可以包括未通过的网络平台搜索或亲自进行的市场调查。这一演变反映了人们越来越希望打击无意义的申请,维护注销制度的公正性--尽管在实践中,这可能会给那些不怀好意的商标注册人提供帮助,包括那些无意在 CNIPA 前主动为其不劳而获的注册进行辩护的人。

尽管如此,对注册人的要求也提高了。象征性使用、名义使用和仅为维持注册而使用已不再足够。证据必须证明真实、持续和公开的商业使用,正如 CNIPA 指导方针和北京知识产权法院等法院的判决所概述的那样。正如 CNIPA 官方培训材料所指出的,必须有 "商业领域中的实际使用"--在商业市场中的真正使用,以实现商标识别来源的功能。

我所在的律师事务所亲眼目睹了中国传统的不使用撤销程序的有效性。在我们为客户的商标扫清道路的众多案件中,我们在申请前的尽职调查往往会发现注册方缺乏真正的商业使用。这种洞察力使我们能够战略性地采取非注册商标撤销行动,而且我们取得了极高的成功率,这往往是因为被异议方意识到他们无法证明使用,甚至不会对申请提出异议。然而,随着中国法律对申请人举证责任的日益重视,这种相对快速、直接和低成本的胜诉可能会越来越少。彻底的前期调查仍将至关重要,但程序本身可能会变得更加苛刻,即使在看似明确的未使用案件中也是如此。

关于中国新商标撤销标准的重要启示

1.中国商标初始注册的风险更高

随着 NUC 越来越难获胜,在中国未能及早获得商标的代价也随之增加--很多。如果你的申请因在先注册而受阻,撤销在先注册需要花费更多的时间和精力,通常还需要花费更多的费用。对于被错误地剥夺了在华商标注册权的品牌所有者来说,NUC 仍将是一个选择,但这将是一个要求更高、更加充满挑战的途径。

这种要求在全国工商联的申请中提供更多前期证据的转变可能会给外国中小企业带来重大挑战。与大型企业不同,它们的资源往往更为有限,因此在中国进行广泛的在线和实际调查成本高昂,且后勤工作复杂。这种负担的增加可能会无意中增加它们质疑恶意注册的难度,从而有可能阻碍它们在拥有合法商标权的情况下进入中国市场。

2.中国商标撤销申请人必须做更多工作

新的要求是,NUC 申请人必须采取积极措施,证明他们质疑的商标未被使用。这可能包括

  • 淘宝网和 JD.com 等主要电子商务平台的在线搜索。

  • 零售点的实际调查。

  • 审查注册人是否持有有效的营业执照,其活动是否符合中国工商登记机关授权的范围。

简而言之,这一进程正从纸上谈兵的形式转变为更具实质性的实况调查任务,可以说更符合美国等国家的做法。

3.中国商标注册人必须准备好证明实际使用

在抗辩方面,注册人必须保存详细、可信的商标使用记录--最好是一份条理清晰的档案,每年提交一次:

  • 产品包装和发票。

  • 营销材料。

  • 销售合同。

  • 列表或媒体广告的截图。

所有这些都应有明确的日期,并显示在中国大陆境内使用。确保商标出现在注册商品/服务上也很重要。此外,商标必须以其注册的形式出现,这对于在注册有效期中途决定重塑品牌的品牌来说是一个潜在的挑战。

关于中国新商标撤销标准的最后思考

随着非注册商标从一种可选策略转变为一种更高风险的努力,商标申请人和注册人都必须重新调整他们的方法。对于在中国开展业务的品牌来说,信息是明确的:尽早注册,有意义地使用商标,并记录一切。

如果做不到这一点,失去的可能不仅仅是商标,还有市场机会。现在比以往任何时候都更有必要在僭用者或其他恶意行为者抢先一步之前确保您在中国的商标权。在谈到中国商标时,我们曾经说过:"更多,更多,更多"!

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