Este post escrito por Fred Rocafort, abogado de Harris Sliwoski, fue publicado originalmente el 20 de julio de 2023 en el sitio web The Trademark Lawyer y se vuelve a publicar aquí con su permiso.
El fabricante de caramelos Wrigley y Terphogz, LLC han llegado a un acuerdo en un pleito de gran repercusión sobre el uso por Terphogz de la marca ZKITTLEZ en productos de cannabis y otras mercancías como ropa(WM. Wrigley Jr. Co. contra Terphogz, LLC, nº 21-CV-02357 (N.D. Ill. 3 de julio de 2023)). Wrigley alegó que Terphogz infringía sus marcas SKITTLES, incluido su eslogan TASTE THE RAINBOW y su logotipo S. Como parte del acuerdo transaccional, Terphogz ha aceptado cesar inmediatamente todo uso de las marcas ZKITTLEZ, incluidas TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP y ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design.
La demanda de Wrigley, presentada en 2021, alegaba infracción de marca, falsa denominación de origen, competencia desleal, dilución de marca con arreglo a la legislación federal y de Illinois, y violación de la Ley Federal de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación, así como de la Ley Uniforme de Prácticas Comerciales Engañosas de Illinois. También se citaba en la demanda a cinco empresas que supuestamente revendían productos con las marcas ZKITTLEZ. En virtud del acuerdo entre las partes, el tribunal prohibió a Terphogz utilizar las marcas ZKITTLEZ.
Este caso es sólo uno de los muchos relacionados con el uso de marcas famosas de dulces o aperitivos en productos derivados del cannabis. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) han enviado recientemente cartas conjuntas de cese y desistimiento a seis empresas que "comercializan productos comestibles que contienen Delta-8 tetrahidrocannabinol (THC) en envases casi idénticos a los de muchos aperitivos y dulces que comen los niños, including Doritos tortilla chips, Cheetos cheese-flavored snacks, and Nerds Candy"(Comunicado de prensa, FTC, FTC Sends Cease and Desist Letters with FDA to Companies Selling Edible Products Containing Delta-8 THC in Packaging Nearly Identical to Food Children Eat, 5 de julio de 2023). En 2022, Ferrara, fabricante de Nerds, demandó aAkimov LLC por el uso de las marcas NERDS y TROLLI en productos relacionados con el cannabis(Ferrara Candy Co. contra Akimov LLC, nº 22-CV-80768-RAR (S.D. Fla. 27 de octubre de 2022)). Como en el caso Wrigley, el tribunal prohibió al demandado utilizar las marcas de Ferrara.
A pesar de los resultados similares, existen diferencias significativas entre los hechos de Wrigley y Ferrara. En Ferrara, algunos de los productos del demandado llevaban marcas idénticas a las registradas por Ferrara. Los productos de Akimov incluían "THC-0 Apple Rings" que mostraban de forma destacada la marca TROLLI y una "Medicated Nerds Rope". En cambio, Terphogz no utilizaba ninguna marca SKITTLES en sus productos. Además, los productos infractores en Ferrara eran "productos de caramelo con infusión de THC"; Terphogz no vendía ningún caramelo con infusión de cannabis (ni, de hecho, ningún caramelo) que llevara las marcas ZKITTLEZ.
El uso por Akimov de las marcas NERDS y TROLLI presenta graves riesgos tanto para Ferrara como para los consumidores. Para Ferrara, las ventas de los productos infractores podrían suponer una pérdida de ingresos y problemas de reputación. Al mismo tiempo, existe un claro potencial de confusión por parte de los consumidores, especialmente si se tiene en cuenta que los productos Nerds y Trolli genuinos atraen a los niños. Como Ferrara señaló en su demanda, sus productos de caramelo se comercializan "como un capricho divertido y agradable para niños de todas las edades", por lo que "nunca aprobaría ni autorizaría el uso de las marcas de Ferrara y la imagen comercial de Ferrara en relación con productos que pudieran ser perjudiciales para los niños".
En cambio, Wrigley presenta una situación más matizada. Aunque la alusión a la marca Skittles es clara, no es lo mismo utilizar una marca con un juego de palabras como ZKITTLEZ que utilizar una marca idéntica sin autorización. Puede argumentarse razonablemente que no existe riesgo de confusión entre SKITTLES y ZKITTLEZ. De hecho, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) admitió la solicitud de Terphogz de registrar la marca ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (número de serie de solicitud 88703451) en relación con prendas de vestir, a pesar de que Wrigley había registrado previamente la marca SKITTLES para prendas de vestir (Wrigley ha presentado desde entonces una oposición al registro de la marca de Terphogz ante la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)).
Dejando a un lado las diferencias entre los dos casos, se desprende un mensaje claro para las empresas de cannabis que se planteen utilizar marcas inspiradas en marcas establecidas: ¡No lo hagan! Aunque este es un buen consejo para cualquier empresa, el sector del cannabis debe esperar un mayor escrutinio de sus actividades. Puede que a las marcas no les importen los nombres que se inspiran en sus marcas si se utilizan en productos corrientes, pero podrían oponerse si se trata de cannabis.
