En los últimos dos años, nuestro bufete ha observado un aumento considerable de los litigios en materia de marcas registradas relacionados con el cannabis, y hemos gestionado muchos de estos conflictos en nombre de nuestros clientes, tanto de forma independiente como en el marco de disputas entre socios. A continuación, te presentamos algunos de los conflictos en materia de marcas registradas de los que nos hemos ocupado recientemente (los archivos de nuestro blog están repletos de entradas de este tipo, por si te interesa):
- La marca «Harvest» es un motivo de controversia constante en el mercado del cannabis de EE. UU.
- Toys “R” Us gana la demanda por «depreciación del fondo de comercio» contra el dispensario canadiense Herbs “R” Us
- Últimas noticias sobre el litigio por la marca registrada «Hemp»: National Grange demanda a Hemp Grange, con sede en Oregón
- Otra disputa sobre una marca registrada relacionada con el cannabis, otro acuerdo extrajudicial
La última demanda fue presentada el 10 de julio de 2020 por la empresa Carrick-Harvest, LLC, con sede en Colorado y que opera bajo el nombre comercial de Veritas Fine Cannabis («Veritas Fine Cannabis»), contra los demandados Veritas Farms, Inc. y 271 Lake Davis Holdings, LLC, que opera bajo el nombre comercial de Veritas Farms («Veritas Farms»), con sede en Nevada. La demanda alega infracción de marca registrada, designación falsa de origen, competencia desleal, ciberocupación y una acción declarativa derivada del uso por parte de Veritas Farms de la marca VERITAS en relación con sus productos de cannabis.
Lo que hace que este litigio resulte interesante, y también complicado, es que se trata de una empresa de cannabis con licencia en un estado (Colorado) que denuncia la infracción de una marca registrada por parte de otra empresa de cannabis con licencia en un estado diferente (Nevada). Quienes hayan seguido nuestro blog probablemente sabrán que obtener la protección federal de una marca registrada es una tarea difícil para las empresas de cannabis, debido a que el «uso lícito en el comercio» es un requisito para el registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO).
Ante esta dificultad, las empresas del sector del cannabis han adoptado una estrategia doble para proteger sus activos de marca, que incluye la obtención de protección federal de marcas registradas para productos y servicios complementarios que no infrinjan la Ley federal de Sustancias Controladas («CSA»), así como la protección estatal de marcas registradas que cubra el cannabis, los productos derivados del cannabis y cualquier otro artículo que sea legal según la legislación estatal, pero ilegal a nivel federal. Por lo tanto, el mejor escenario posible para una empresa de cannabis legal a nivel estatal es el siguiente:
- Cuenta con registros de marcas comerciales estatales en cada uno de los estados en los que opera legalmente, lo que proporciona protección a los productos de cannabis únicamente dentro de las fronteras de dicho estado; y
- Cuenta con registros federales de marcas para productos y servicios complementarios que le otorgan protección a nivel nacional, pero que no abarcan los productos derivados del cannabis.
Así pues, cuando un operador del sector del cannabis de un estado quiere demandar a otro operador del mismo sector de otro estado por utilizar una marca comercial idéntica o confusamente similar, como ocurre en este caso, el demandante debe basarse en registros federales de marcas que no abarcan el cannabis y en registros estatales de marcas que no son aplicables en el estado en el que opera el demandado. Es una situación complicada.
En este caso, el demandante tiene varias solicitudes de marcas registradas federales en trámite (no registros), que abarcan aspectos como «ofrecer un sitio web con noticias de actualidad e información sobre el cannabis, productos con infusión de cannabis y artículos para fumadores», «proporcionar información agrícola sobre el cannabis y sus variedades; ofrecer un sitio web con información relativa a los beneficios terapéuticos del cannabis; ofrecer un sitio web con noticias e información agrícola sobre el cannabis y el cannabis», «encendedores para fumadores, ceniceros» y «la puesta a disposición de un sitio web que contenga noticias e información sobre productos de consumo relacionados con el cannabis, productos con infusión de cannabis y artículos para fumadores», todos ellos legales a nivel federal, pero ninguno de los cuales es cannabis. (Como nota al margen, algo que no queda claro es por qué estas solicitudes se presentaron con la intención de uso, cuando el demandante afirma haber estado utilizando su marca en el comercio desde 2016).
El demandante alega en este caso una infracción de marca registrada por parte del demandado, basándose en la comercialización por parte de este de los productos y servicios enumerados anteriormente, así como en la afirmación de que los productos de cannabis del demandado se encuentran dentro de la «zona de expansión natural» del demandante. Esto significa que, teniendo en cuenta los productos y servicios para los que el demandante cuenta actualmente con protección de marca registrada a nivel federal, sería lógico suponer que el demandante ampliaría su oferta de productos —y, por lo tanto, la protección de su marca registrada— a los mismos productos (de cannabis) que ofrece el demandado.
El concepto de «zona de expansión natural» es uno en el que prácticamente todas las empresas del sector del cannabis que cuentan con protección federal de marcas registradas esperan poder basarse, pero este argumento no tiene una victoria clara. Casos como este ilustran lo fundamental que es para el sector disponer de un mecanismo eficaz para proteger la propiedad intelectual. La falta de acceso a la protección federal de marcas registradas supone un enorme riesgo, y estaremos atentos para ver si finalmente se dicta una resolución sobre estas cuestiones.
