En un caso que hemos seguido de cerca, un juez de un tribunal de distrito de California ha desestimado recientemente una moción presentada por la empresa de cannabis Capna Intellectual. La moción tenía por objeto desestimar la demanda por dilución presentada por el gigante tabacalero ITG Brands en relación con su marca «KOOL». La marca de ITG utiliza «KOOL OOs», mientras que la de Capna utiliza «BLOOM OOs».
A modo de recordatorio, en diciembre de 2020, ITG había enviado a Capna una carta de cese y desistimiento que «se limitaba expresamente al uso por parte de [Capna] de las letras “OO” entrelazadas, que son un elemento central de las marcas KOOL, y no se refería al uso por parte de [Capna] de la marca BLOOM en sí misma». En otras palabras, ITG se oponía al hecho de que ambas marcas contuvieran las «OO» entrelazadas. Capna no respondió, por lo que ITG interpuso una demanda en enero de 2021. Unos meses más tarde, Capna solicitó la desestimación de la tercera alegación de ITG por dilución de la marca.
Para empezar, la dilución de una marca se refiere a «la merma del valor de una marca cuando se utiliza para identificar productos distintos». Para que prospere una demanda por dilución de marca, su titular debe demostrar:
- La marca es famosa,
- El demandado está haciendo un uso comercial de una marca en el mercado,
- El uso por parte del demandado comenzó después de que la marca adquiriera notoriedad, y
- El uso de la marca por parte del demandado «puede dar lugar a una dilución por difuminación o a una dilución por desprestigio de la marca famosa, independientemente de que exista o no confusión real o probable, competencia o perjuicio económico real». 15 U.S.C. § 1125(c)(1).
En su solicitud de desestimación, Capna alegó que las marcas KOOL de ITG no pueden sufrir dilución porque no son famosas y porque su marca no era lo suficientemente similar.
El Tribunal no dudó en desestimar el primer argumento de Capna. A efectos de una demanda por dilución, «una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el público consumidor general de los Estados Unidos como una designación del origen de los productos o servicios del titular de la marca». 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A). A la hora de determinar si una marca es famosa, los tribunales «podrán tener en cuenta todos los factores pertinentes», entre los que se incluyen:
- La duración, el alcance y la cobertura geográfica de la publicidad y la promoción de la marca,
- La cantidad, el volumen y la extensión geográfica de las ventas de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca,
- El grado de reconocimiento real de la marca, y
- Si la marca estaba registrada.
El Tribunal recordó a Capna que plantear dudas sobre los hechos no era suficiente para desestimar la demanda de ITG en la fase de alegaciones, y dio crédito a la afirmación de ITG de que los signos distintivos de KOOL son notoriamente conocidos.
Al abordar el segundo argumento de Capna, según el cual los OO de KOOL y los de BLOOM son manifiestamente diferentes, el Tribunal reiteró:
«El hecho de que la marca del demandado genere un riesgo de dilución es una cuestión de hecho». … «La dilución por confusión» es la asociación derivada de la similitud entre una marca […] y una marca famosa que menoscaba el carácter distintivo de esta última. «La dilución por desprestigio» es la asociación derivada de la similitud entre una marca […] y una marca famosa que perjudica la reputación de esta última.
Capna alegó que las palabras «KOOL» y «BLOOM» son totalmente diferentes, y que ITGB utiliza envases verdes y azules, mientras que Capna utiliza envases rojos. El Tribunal reconoció que Capna había planteado un argumento interesante: que ITG estaba confundiendo erróneamente las «OOs» con las «KOOL OOs» para respaldar su argumento de que el uso de las «OOs» por parte de Capna constituía una dilución de la marca. El Tribunal admitió que «podría resultar que las marcas KOOL fueran famosas, mientras que las «KOOL OOs» no lo fueran». Sin embargo, el Tribunal finalmente no se mostró de acuerdo:
Aunque «KOOL» y «BLOOM» son, evidentemente, palabras diferentes, y aunque ITGB utilice envases verdes y azules mientras que Capna utiliza envases rojos, esos elementos no constituyen los únicos fundamentos de la alegación de ITGB. Más bien, ITGB cuestiona el uso que hace Capna de las letras «OO» entrelazadas dentro y junto al nombre «BLOOM», así como el grado de similitud que presentan las letras «OO» de «BLOOM» y las de «KOOL» cuando se utilizan en relación con productos afines. Dado que tanto ITGB como Capna comercializan productos para fumadores, es plausible que los consumidores puedan creer erróneamente que los cigarrillos KOOL y los productos de cannabis BLOOM proceden de la misma fuente, basándose en el uso compartido de las letras «OO» entrelazadas, prácticamente idénticas, situadas en el centro de los respectivos logotipos de cada marca. «Una familia de marcas es un grupo de marcas que presentan una característica común reconocible, en el que las marcas se componen y utilizan de tal manera que el público asocia [...] la característica común de la familia con el titular de la marca». Por lo tanto, ITGB alega adecuadamente una similitud entre las marcas KOOL y la marca BLOOM que es suficiente para fundamentar una reclamación por dilución.
Las solicitudes de desestimación son difíciles de rebatir, pero este dictamen sirve como un buen recordatorio de que no estás a salvo de las demandas por infracción y dilución de marcas registradas solo porque existan ciertas diferencias entre tus marcas. Asegúrate de consultar con abogados especializados en marcas registradas para evitar demandas como estas.
