在一桩我们一直密切关注的案件中，加利福尼亚州地区法院的一名法官近日驳回了大麻公司Capna Intellectual提出的一项动议。该动议旨在驳回烟草巨头ITG Brands针对其“KOOL”品牌提出的品牌稀释主张。ITG的品牌标识使用“KOOL OOs”，而Capna的品牌标识则使用“BLOOM OOs”。
回顾一下，2020年12月，ITG曾向Capna发送了一封停止侵权通知函，该函“明确仅针对[Capna]对相互交错的‘OO’图案的使用——该图案是KOOL商标的核心要素——而非针对[Capna]对BLOOM商标本身的使用。” 换言之，ITG提出异议的原因在于两个商标均包含相互交错的“OO”图案。Capna未予回应，因此ITG于2021年1月提起诉讼。几个月后，Capna申请驳回ITG关于商标淡化指控的第三项诉请。
先说明一下——商标淡化是指“当商标被用于标识不同产品时，其价值逐渐被削弱”。要就商标淡化主张胜诉，商标权人必须证明：
- 该商标很有名，
- 被告正在商业活动中将某商标用于商业用途，
- 被告对该商标的使用是在该商标声名鹊起之后才开始的，而且
- 被告对该商标的使用“可能导致该著名商标因模糊化或声誉受损而产生淡化，无论是否存在实际或可能的混淆、竞争或实际经济损害。”《美国法典》第15编第1125(c)(1)条。
卡普纳（Capna）在驳回诉讼的动议中辩称，ITG的KOOL OO商标不会被稀释，因为该商标并不具有知名度，且双方商标之间不具有充分的相似性。
法院毫不犹豫地驳回了卡普纳的第一个论点。 就稀释主张而言，“如果某商标被美国普通消费者广泛认可为该商标所有者所提供商品或服务来源的标识，则该商标即为著名商标。”《美国法典》第15编第1125(c)(2)(A)条。在判定某商标是否为著名商标时，法院“可考虑所有相关因素”，包括：
- 该商标的广告和宣传的持续时间、范围及地理覆盖范围，
- 该商标所涉商品或服务的销售额、销量及销售地域范围，
- 该商标的实际知名度程度，以及
- 该商标是否已注册。
法院提醒卡普纳，仅提出事实上的疑点不足以在诉状阶段驳回ITG的诉求，并采信了ITG关于“KOOL”商标具有知名度的陈述。
针对卡普纳提出的第二项论点——即KOOL OO与BLOOM OO显然不同——法院重申：
“被告的商标是否可能导致淡化，是一个事实问题。”……“模糊性淡化”是指因某商标……与知名商标之间的相似性而产生的关联，该关联损害了知名商标的显著性。“贬损性淡化”是指因某商标……与知名商标之间的相似性而产生的关联，该关联损害了知名商标的声誉。
卡普纳辩称，“KOOL”和“BLOOM”是完全不同的词汇，且ITGB使用绿色和蓝色包装，而卡普纳使用红色包装。法院承认卡普纳提出了一个值得关注的论点——即ITG错误地将“OOs”与“KOOL OOs”混为一谈，以此支持其关于卡普纳使用“OOs”构成商标淡化这一主张。 法院承认，“事实可能证明，KOOL商标是著名的，而KOOL OOs则并非如此。”然而，法院最终对此持不同意见：
尽管“KOOL”和“BLOOM”显然是不同的词汇，且ITGB可能采用绿色和蓝色包装而Capna采用红色包装，但这些要素并非ITGB主张的唯一依据。相反，ITGB质疑的是Capna在“BLOOM”名称内部及旁边使用相互交错的“OO”图案，以及在相关商品上使用时，“BLOOM”的“OO”图案与“KOOL”的“OO”图案在外观上的高度相似性。 鉴于ITGB和Capna均销售烟草制品，消费者很可能基于各品牌标志中央均使用了几乎相同的相互交错的“OO”图案这一共同特征，而误认为KOOL香烟和BLOOM大麻产品源自同一来源。 “商标家族是指具有可识别共同特征的一组商标，这些商标的构成和使用方式使得公众将……该家族的共同特征与商标权人联系起来。”因此，ITGB充分主张了KOOL商标与BLOOM商标之间的相似性，足以支持其稀释主张。
驳回诉讼的动议虽难以驳回，但本裁决书有力地提醒我们：仅因商标存在某些差异，并不意味着就能免于商标侵权和淡化指控。请务必咨询经验丰富的商标律师，以避免此类诉讼。
